Có rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam - chủ sở hữu của các nhãn hiệu/thương hiệu Việt Nam đã đăng ký với USPTO – do không đặc biệt chú ý đến vấn đề này nên trong thời gian qua đã có hàng loạt các nhãn hiệu đã đăng ký đã bị hủy bỏ hiệu lực một cách hết đáng tiếc vì lý do không nộp  Bằng Chứng Sử Dụng đúng hạn cho USPTO.

Nhận biết các dạng nộp Bằng Chứng Sử Dụng

Có 2 cách có thể giành quyền độc quyền nhãn hiệu ở Hoa Kỳ là nộp đơn đăng ký trực tiếp với USPTO (hay còn gọi là “Đăng ký quốc gia”) hoặc nộp đơn đăng ký quốc tế chỉ định Hoa Kỳ (hay còn gọi là đăng ký quốc tế theo Madrid Protocol) do vậy về cơ bản quy tắc nộp Bằng Chứng Sử Dụng ở Hoa Kỳ sẽ được áp dụng cho các dạng sau:

• Nộp Bằng Chứng Sử Dụng theo Điều 8 Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ (còn gọi là Section 8 Declaration) áp dụng cho trường hợp đăng ký nhãn hiệu được cấp dưới dạng Đăng ký quốc gia và có Căn Cứ Nộp Đơn dựa trên một trong các điều 1(a), 1(b), 44(d) hoặc 44(e); hoặc
• Nộp Bằng Chứng Sử Dụng theo Điều 71 Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ (còn gọi là Section 71 Declaration) áp dụng cho trường hợp đăng ký nhãn hiệu được cấp dưới dạng Đăng ký quốc tế và có Căn Cứ Nộp Đơn dựa trên 66(a)một trong các điều 1(a), 1(b), 44(d) hoặc 44(e);

Phân biệt các Căn Cứ Nộp Đơn

Có tổng cộng 5 Căn Cứ Nộp Đơn mà chủ nhãn hiệu bị bắt buộc phải lựa chọn một trong số chúng khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ, cụ thể gồm:

(a)  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), nghĩa là nhãn hiệu được xác định là đã sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ nộp đơn này thì Quý Công ty phải cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên nhãn hiệu đó gắn liền với sản phẩm đăng ký tại lãnh thổ Hoa Kỳ;

(b)  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), nghĩa là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nó chưa được sử dụng tại Hoa Kỳ. Nếu sử dụng căn cứ nộp đơn này thì USPTO sẽ chỉ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu sau khi USPTO ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) và sau khi Chủ đơn nộp Tuyên bố bắt đầu sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; hoặc

(c)  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(d), nghĩa là Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép người nộp đơn dựa vào đơnxin đăng ký chính nhãn hiệu này nộp ở nước ngoài (chưa được bảo hộ) để nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu lựa chọn căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ đình chỉ việc xét nghiệm đơn ở Hoa Kỳ và chỉ cấp văn bằng bảo hộ sau khi người nộp đơn cung cấp bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.

(d)  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(e) của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ được hiểu là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nhãn hiệu này đã được cấp đăng ký ở Việt Nam. Điểm đặc biệt của căn cứ nộp đơn này là USPTO chỉ cấp đăng ký cho nhãn hiệu này (mà không yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng) khi và chỉ khi Quý Công ty cung cấp bản dịch và bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam. 

(e)  Trong trường hợp nhãn hiệu dự định được nộp dưới dạng đăng ký quốc tế thì đơn đăng ký nhãn hiệu này đều phải sử dụng chung một căn cứ nộp đơn duy nhất là theo Điều §66(a), hay còn gọi là dựa theo đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Căn cứ nộp đơn theo điều §66(a) được đánh giá là có lợi nhất đối với chủ nhãn hiệu ở chỗ nhãn hiệu nộp ở Hoa Kỳ sẽ được cấp đăng ký (giả định không tìm thấy căn cứ từ chối do xung đột với quyền của nhãn hiệu có trước) mà USPTO  không yêu cầu Quý Công ty phải cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hoặc bản sao và bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

Bảng tóm lược Căn Cứ Nộp Đơn và nộp Bằng Chứng Sử Dụng tương ứng

Xác định thời điểm phải nộp Bằng Chứng Sử Dụng và Gia hạn hiệu lực qua ví dụ minh họa

Thông tin khác cần lưu ý 

• Các bằng chứng sử dụng sau khi được nộp sẽ được một bộ phận nghiệp vụ riêng của USPTO (Post-registration division) thẩm định và đánh giá trước khi USPTO ra thông báo liệu có chấp thuận Tuyên Bố Sử Dụng hay không
•  Vì nhãn hiệu “Minh Phu & hình” nêu trên là nhãn hiệu dựa trên Đăng ký quốc tế số 928683 chỉ định Mỹ, vì vậy, việc  nộp Tuyên Bố Sử Dụng năm thứ 9 đối với nhãn hiệu này cần phải tuân thủ thêm cả 2 điều kiện sau: 

a.   Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đối với Đăng ký quốc tế số 928683 (ít nhất là đối với Mỹ) đã được nộp cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) trước ngày  12/02/2017; và 

b.   Tuyên Bố Sử Dụng năm thứ 9 phải được nộp cho USPTO trong vòng 01 năm vào giữa năm thứ 9 và năm thứ 10 hoặc trong thời gian từ ngày 03/06/2017 đến trước ngày 03/06/2018.

Để xem Phần 2 của bài viết, Quý Khách hàng vui lòng bấm vào ĐÂY