LI-XĂNG NHÃN HIỆU VÀ RỦI RO NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI “NGOÀI Ý MUỐN”

Nguyễn Huy Hoàng, Luật sư Thành viên, BROSS & Partners

Email: hoang@bross.vn

Li-xăng nhãn hiệu (hay chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) và nhượng quyền thương mại (“NQTM”) là hai trong số các hoạt động mà doanh nghiệp có thể thực hiện nhằm khai thác tài sản trí tuệ và mở rộng phạm vi kinh doanh.

Bởi tính chất tương tự và có phần chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM, nên thực tế có không ít tiền lệ NQTM “ngoài ý muốn”, dẫn đến các doanh nghiệp phải gánh chịu những hậu quả bất lợi mà điển hình nhất là (i) bị phạt hành chính do không tuân thủ các quy định về NQTM và (ii) các chi phí li-xăng nhãn hiệu bị cơ quan thuế loại ra khỏi các chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, NQTM “ngoài ý muốn” (tiếng Anh: accidental franchise hay inadvertent franchise) được hiểu là việc các bên ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhưng vô tình các điều khoản trong hợp đồng và/hoặc thực tế thực hiện hợp đồng chứa đựng các yếu tố của giao dịch NQTM.

Bài viết này sẽ trình bày về (i) sự chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM, và (ii) những hậu quả pháp lý bất lợi có thể xảy ra cho các bên do NQTM “ngoài ý muốn” theo pháp luật Việt Nam. Trong một chừng mực nhất định, bài viết cũng gợi mở cho việc liên tưởng đến những trường hợp NQTM “ngoài ý muốn” khác có thể xảy ra, liên quan đến các hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng hợp tác kinh doanh, v.v... bất kể tên gọi là gì.

1. Li-xăng nhãn hiệu và quyền kiểm soát của bên cấp li-xăng

Theo Luật Sở hữu Trí tuệ 2005, li-xăng nhãn hiệu được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Thông thường, nhãn hiệu được li-xăng là những nhãn hiệu gắn với những dòng hàng hoá, dịch vụ mà chủ sở hữu đã tạo dựng được danh tiếng và khẳng định được chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng. Ngoài ra, kèm theo việc li-xăng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu đó sẽ chuyển giao quy trình, công nghệ sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ gắn với nhãn hiệu được li-xăng. Như một nhu cầu tất yếu, để bảo vệ uy tín, danh tiếng, và kết quả kinh doanh của mình, bên cấp li-xăng thường đưa vào hợp đồng li-xăng các biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ mà bên nhận li-xăng cung cấp gắn với nhãn hiệu được li-xăng. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành dường như chưa làm rõ đâu là giới hạn của việc bên cấp li-xăng kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên nhận li-xăng cung cấp. Chính ranh giới không rõ ràng trên sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro NTQM “ngoài ý muốn” như được trình bày tiếp theo.

2. Sự chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM

Theo Luật Thương mại 2005, NQTM là hoạt động thương mại, theo đó, bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với điều kiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (i) được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định, (ii) được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; và (iii) bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Có thể thấy, NQTM có phạm vi rộng hơn và thông thường chứa đựng nội dung li-xăng nhãn hiệu. Ngược lại, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (hay thậm chí là bất kỳ hợp đồng thương mại nào), nếu có đủ các yếu tố theo quy định của Luật Thương mại, sẽ được xác định là hợp đồng NQTM. Thực tế, để bảo vệ uy tín và danh tiếng của mình, không khó bắt gặp việc bên cấp li-xăng đưa vào hợp đồng li-xăng các điều khoản mang tính chất giống với giao dịch NQTM, chẳng hạn như bên cấp li-xăng có quyền kiểm tra, giám sát, đào tạo, hướng dẫn, và yêu cầu bên nhận li-xăng phải tuân thủ các quy trình, quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn hàng hoá/dịch vụ/nhân sự, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, v.v... do bên cấp li-xăng quy định. Với các điều khoản như vậy, vô hình trung, hợp đồng li-xăng sẽ đồng thời là NQTM và đó chính là NQTM “ngoài ý muốn”.

3. Hậu quả pháp lý của NQTM “ngoài ý muốn”

Theo pháp luật hiện hành, bên nhượng quyền và bên nhận quyền trong giao dịch NQTM phải tuân thủ các quy định về nhượng quyền thương mại theo Luật Thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành như điều kiện NQTM, đăng ký với Bộ Công thương Việt Nam trong trường hợp NQTM từ nước ngoài ngoài vào Việt Nam, nghĩa vụ cung cấp thông tin, v.v... Trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền với các mức độ khác nhau từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (đối với cá nhân vi phạm) hoặc từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (đối với tổ chức vi phạm). Ngoài ra, và quan trọng hơn, toàn bộ các khoản lợi, bao gồm lợi nhuận từ việc kinh doanh theo hợp đồng li-xăng cũng như phí li-xăng phát sinh từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cho tới thời điểm bị xử phạt có thể bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu[1].

Từ góc độ luật thuế, trường hợp hợp đồng giữa các bên được xác định là hợp đồng NQTM từ nước ngoài, nhưng bên nhượng quyền chưa đăng ký hoạt động NQTM với Bộ Công thương Việt Nam, thì các chi phí li-xăng nhãn hiệu mà bên nhận quyền phải chi trả có thể bị cơ quan thuế loại ra khỏi các chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một điều đáng lưu tâm nữa là trong trường hợp xảy ra tranh chấp, nếu hợp đồng giữa các bên được xác định là hợp đồng NQTM và các bên chưa đáp ứng các quy định về NQTM liên quan, thì hợp đồng có thể bị coi là vô hiệu.

Từ các trình bày trên, chúng tôi cho rằng rủi ro NQTM “ngoài ý muốn” đối với các bên có quan hệ li-xăng nhãn hiệu là hiện hữu và đáng quan tâm. Bởi tính chất chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM, doanh nghiệp cần cẩn trọng khi ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hoặc bất kỳ loại hợp đồng nào có thể có các đặc trưng của NQTM để tránh tình trạng NQTM “ngoài ý muốn”.

[1] Điều 75.6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Bài viết được đăng trên website Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, ngày 21/09/2021.

Để xem nội dung bài viết trên website của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Quý khách vui lòng bấm vào đây

BROSS & Partners là công ty luật Việt Nam được đề xuất bởi Legal 500 Asia Pacific, Chamber Asia Pacific, AsiaLaw, IFLR1000, Benchmark Litigation, có kinh nghiệm và năng lực tư vấn và giải quyết tranh chấp liên quan đến Đầu tư, Doanh nghiệp và Thương mại, Mua bán & Sáp nhập, Bất động sản và Xây dựng, Tài chính – Ngân hàng, Chứng khoán, Thị trường Vốn và Sở hữu Trí tuệ.

Trường hợp Quý vị cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: hoang@bross.vn; Mobile: +84 903 556 119; WhatsApp: +84 903 556 119; Zalo: +84 903 556 119.