Luật sư Nguyễn Khánh Linh

BROSS & PARTNERS

Email: linh.nguyen@bross.vn

Nhãn hiệu mùi (Scent Trademark)

Mùi hương cũng là một dấu hiệu vì nó truyền tải thông tin qua đường khứu giác. Mùi hương là loại dấu hiệu được đánh giá có khả năng tạo ra sự phân biệt tốt nhất trong các loại nhãn hiệu vì nó có thể tác động được tới hầu hết người tiêu dùng bao gồm cả người khiếm thị (không nhận tác động bởi nhãn hiệu hữu hình) và người khiếm thính (không tác động bằng nhãn hiệu âm thanh). Các báo cáo khoa học cho thấy khả năng ghi nhớ mùi hương là một trong những loại trí nhớ mạnh nhất và đáng tin cậy nhất của con người[1]. Vì vậy, các mùi hương đặc biệt có thể giúp người tiêu dùng định vị một số sản phẩm thông qua khứu giác, ngay cả khi họ không nhớ tên sản phẩm. Và ngay cả khi người tiêu dùng không có khả năng mô tả bản chất của mùi bằng từ ngữ thì mùi hương có thể giúp xác định sản phẩm đơn giản bằng cách kích thích tiềm thức ghi nhận qua khứu giác của họ[2]

Tuy vậy, do gặp hạn chế về khả năng sử dụng, đặc biệt trong quảng cáo, lan truyền và tiếp cận người tiêu dùng nên nhãn hiệu mùi được bảo hộ hiện nay chỉ có số lượng khiêm tốn. Mặc dù nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận bảo hộ nhãn hiệu mùi trong định nghĩa tổng thể về nhãn hiệu, nhưng không có bất kỳ hướng dẫn chi tiết về việc bảo hộ ngay từ đầu. Một số ít quốc gia có hướng dẫn chi tiết như Hoa Kỳ, Australia, EU… đều xuất phát từ thực tiễn các vụ từ chối bảo hộ của cơ quan nhãn hiệu và các khiếu nại của người nộp đơn.

Về điều kiện bảo hộ mùi hương, có rất ít đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi trên thế giới có thể vượt qua giai đoạn thẩm định hình thức (EU, UK) và vượt qua cả thẩm định hình thức và nội dung (US, Australia, New Zealand…) để được cấp bảo hộ. US hiện đang dẫn đầu về số lượng bảo hộ với khoảng hơn 10 nhãn hiệu mùi hương[3] kể từ năm 1990, Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) từng chấp thuận bảo hộ 02 nhãn hiệu nhưng hiện tại chỉ còn 1 nhãn hiệu mùi có hiệu lực[4], cơ quan nhãn hiệu UK (UKIPO) chấp thuận bảo hộ 2 nhãn hiệu mùi hương[5], cơ quan nhãn hiệu Australia (IP Australia) sau khi từ chối bảo hộ tới 05 nhãn hiệu mùi từ năm 1996 nhưng đến nay vẫn chỉ có duy nhất 1 nhãn hiệu mùi được chấp thuận bảo hộ vào năm 2009... Vì các quốc gia nêu trên đều theo hệ thống Thông luật nên việc xem xét khả năng một yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu mùi thường bị ảnh hưởng bởi các phán quyết có trước của các cơ quan nhãn hiệu đối với các đơn hoặc đăng ký nhãn hiệu có trước đó.

Nhãn hiệu mùi đầu tiên được bảo hộ tại Hoa Kỳ là nhãn hiệu “mùi hoa đại” cho sản phẩm sợi và chỉ thêu từ 1990[6] của Clarke. Tuy nhiên, ban đầu nhãn hiệu này bị thẩm định viên USPTO từ chối vì người nộp đơn không chứng minh được mùi “hoa đại” có thể chỉ ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn cho người tiêu dùng, và mùi hương chỉ là chức năng của sản phẩm nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh để khách hàng có thể tận hưởng miễn phí mùi hương này. Tuy nhiên, chủ đơn đã kháng cáo và nộp tài liệu chứng minh rằng không có công ty nào trước đó từng sản xuất loại sợi hoặc chỉ thêu có mùi thơm và các quảng cáo của chủ đơn cho thấy lợi thế của sản phẩm chính là mùi thơm và các khách hàng, đại lý và nhà phân phối sợi và chỉ thêu có mùi thơm của họ đã nhận ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn trên mùi của những hàng hóa này. Sau đó Cơ quan Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu Hoa Kỳ (TTAB) đã ra phán quyết công nhận rằng một mùi hương cũng có thể là một chỉ dẫn thương mại và vì vậy, có thể đăng ký bảo hộ.

Như vậy là, trong trường hợp này, mùi hương hoàn toàn không phải là một thuộc tính vốn có hoặc đặc tính tự nhiên của hàng hóa mà là một tính năng riêng được tạo ra bởi chủ đơn. Điều thú vị về quyết định của TTAB trong vụ này là trong một chú thích, TTAB đã thu hẹp vụ khiếu nại và không đề cập tới khả năng đăng ký của nhãn hiệu mùi hoặc mùi hương của sản phẩm được đăng ký là có chức năng mô tả như các loại nước hoa, sản phẩm colognes hoặc các sản phẩm gia dụng có mùi thơm khác “đây không phải là vụ việc liên quan đến vấn đề mô tả bằng một thuật ngữ nhằm xác định mùi hương đặc trưng của sản phẩm”. Trong những trường hợp này, nếu được coi là một thuật ngữ, nó không thể được đăng ký bảo hộ theo Mục 2 (e) (1) của Luật Nhãn hiệu nếu nó mô tả mùi hương hoặc tính năng quan trọng khác của sản phẩm. Vì vậy, cả thông luật (common law) và Luật nhãn hiệu đều chấp nhận rằng nhãn hiệu mùi nếu đã giành được “ý nghĩa thứ hai” (secondary meaning) từ người sử dụng thì có thể đăng ký theo Luật Nhãn hiệu. Từ đó, Hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhãn hiệu đã xác nhận nguyên tắc trên trong phiên bản mới nhất: Mùi hương của sản phẩm có thể được đăng ký nếu không phải là chức năng của hàng hóa[7]. Vì vậy, khác với nhãn hiệu âm thanh được bảo hộ trên cơ sở đăng bạ chính (Principle register)[8], toàn bộ nhãn hiệu mùi hương được bảo hộ tại Hoa Kỳ đều chỉ được bảo hộ dưới dạng đăng bạ phụ (Supplemental Register)[9], có nghĩa quá trình thẩm định nhãn hiệu mùi hương sẽ chủ yếu xem xét trên các bằng chứng sử dụng thực tế mà chủ đơn đã cung cấp.

Ngược lại, các mùi tự nhiên khó chỉ ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn lại được cơ quan nhãn hiệu UKIPO chấp thuận bảo hộ như nhãn hiệu mùi bia đắng của Unicorn Products số văn bằng GB 2001416 cho sản phẩm trò chơi phi tiêu[10] và nhãn hiệu mùi hoa hồng của Sumitomo Rubber Co. cho lốp xe số văn bằng số GB 2000234[11]. Mặc dù vậy, UKIPO lại từ chối Nhãn hiệu mùi quế cho sản phẩm nội thất của John Lewis of Hungerford Plc[12] với lý do quế là một mùi không ổn định, khó xác định mặc dù chủ đơn được áp dụng tiền lệ thiếu thiếu tài liệu mô tả bằng đồ họa trong các đăng ký thành công trước đó và đơn đăng ký nhãn hiệu mùi cho nước hoa Chanel No. 5 lại bị từ chối vào năm 1994, vì đó bị coi là mang bản chất của sản phẩm[13].

Khác với USPTO và UKIPO, đối với EUIPO, vấn đề chức năng mùi hương trong nhãn hiệu hay khả năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại không phải là khó khăn chính để thẩm định nhãn hiệu mùi vì Luật Nhãn hiệu EU chỉ thẩm định hình thức mà không thẩm định nội dung[14]. EUIPO đã chấp nhận bảo hộ cả mùi hương phổ biến như nhãn hiệu mùi cỏ tươi mới cắt cho sản phẩm bóng tennis của Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing[15] chỉ cần bản mô tả với cụm từ “mùi cỏ tươi mới cắt” mà không cần bản đồ họa như mọi khi vì cho rằng mùi này đã quen thuộc với con người[16] năm 1999. Ngoại lệ này được áp dụng thêm với nhãn hiệu mùi của quả mâm xôi cho nhiên liệu động cơ của của Myles Limited[17] năm 2001. Tuy nhiên, toàn bộ các nhãn hiệu mùi sau đó dù là mùi hương tự nhiên đều bị Tòa án công lý Châu Âu (ECJ) từ chối bảo hộ với một lý do duy nhất là không có bản đồ họa theo Điều 4 TMR Luật Nhãn hiệu EU gồm: nhãn hiệu mùi dâu tây cho sản phẩm nhóm 3, 16, 18 và 29 của Eden Sarl năm 2005[18], nhãn hiệu mùi hương cho sản phẩm mỹ phẩm số R186/2000-4 năm 2005[19], vụ nhãn hiệu mùi chanh của El Olor năm 2005[20].

Trước ngày 01/10/2017, Luật nhãn hiệu EU yêu cầu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có bản mô tả đồ họa. Tuy nhiên, yêu cầu về mô tả đồ họa của nhãn hiệu mùi hương thường khó hơn cách thức mô tả bằng công thức hóa học, bằng chữ viết, hoặc bằng cách gửi mẫu mùi hoặc kết hợp các yếu tố đó vì hầu như không có phương tiện đồ họa nào đại diện cho mùi hương một cách chính xác để thể hiện. Khác với mã màu quốc tế hoặc ký hiệu âm nhạc, một dấu hiệu mùi hương khó được xác định một cách khách quan và chính xác thông qua việc gán tên hoặc mã cụ thể cho từng mùi. Do đó, khó khăn lớn nhất của bảo hộ nhãn hiệu mùi tại EU lại chính là cách thức thể hiện đồ họa. Trong vụ án số C-273/00, [2002] ECR I-11737 ngày 12/12/2002 của Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, ECJ đã ra phán quyết, trừ khi dấu hiệu có thể được biểu thị bằng đồ họa bằng phương tiện hình ảnh, đường nét hoặc ký tự, trong một cách rõ ràng, chính xác, khép kín, dễ tiếp cận, dễ hiểu, bền và khách quan, thì dấu hiệu đó có thể đủ điều kiện đăng ký. ECJ đã phán quyết rằng người nộp đơn đã nộp theo hồ sơ một mẫu mùi, một bản mô tả và công thức hóa học và như vậy không đáp ứng các tiêu chí bảo hộ do không thể hiện dưới dạng đồ họa. ECJ cho rằng một công thức hóa học chỉ đại diện cho chất chứ không phải là mùi hương và không thỏa mãn các tiêu chí theo luật bằng một văn bản mô tả chính xác đến mức nó sẽ không cho phép nhầm lẫn[21].

Vụ việc gây trên cãi nêu trên là một trong số các nguyên nhân dẫn đến việc xóa bỏ yêu cầu về cung cấp bản mô tả bằng đồ họa của Luật nhãn hiệu EU2015 và thể hiện một bước quan trọng đối với việc phát triển quyền SHTT theo các thách thức và yêu cầu của môi trường kinh doanh hiện tại[22]. Nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để đăng ký không chỉ nhãn hiệu mùi hương mà cả các nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu chuyển động. Mặc dù về mặt pháp lý, có thể điều này sẽ đặt ra những thách thức đáng kể cho các nhà khoa học, những người sẽ phát triển các công nghệ đại diện mới mà mùi hương có thể sớm được mã hóa thành thông tin trong các tệp điện tử, có thể tái tạo một cách trung thực thông qua các phương tiện công nghệ.

Cụ thể là, EUIPO thay đổi yêu cầu rằng chủ đơn có thể thể hiện nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức phù hợp nào bằng cách sử dụng công nghệ có sẵn, và do đó không nhất thiết phải bằng phương tiện đồ họa, với điều kiện là “phần thể hiện phải “rõ ràng, chính xác, ổn định (công thức hóa học), dễ tiếp cận (dữ liệu Internet), dễ hiểu, ổn định và khách quan” (được gọi là 07 tiêu chí Sieckmann). Có thể thấy, những thay đổi lớn nhất mà EUIPO mang lại trong thủ tục nộp đơn nhãn hiệu EU chính là loại bỏ biểu thị đồ họa và về cơ bản thay thế nó bằng Tiêu chí Sieckmann[23].

Vụ Sieckmann đã làm thay đổi không chỉ Luật nhãn hiệu EU mà là cơ sở xây dừng bản hướng dẫn bảo hộ nhãn hiệu mùi ở Australia. Trước đó, IPA đã từ chối tới 05 nhãn hiệu mùi từ 1997 đến 2005 và cấp nhãn hiệu đầu tiên vào 2009 là nhãn hiệu mùi khuynh diệp cho sản phẩm gậy đánh golf của E-Concierge Australia Pty Ltd số 1241420[24]. Dựa trên 07 tiêu chí Sieckmann, Australia đã xây dựng quy định chi tiết hơn về các trường hợp loại trừ bảo hộ nhãn hiệu mùi như (1) mùi tự nhiên của hàng hóa (những sản phẩm có sẵn mùi như mỹ phẩm, thực phẩm, mùi gỗ cho sản phẩm gỗ, mùi cao su cho lốp xe), (2) mùi dùng để che giấu mùi tự nhiên của hàng hóa (mùi xả chanh cho nước bồn cầu); (3) mùi phổ biến (ví dụ dâu thông, mùi cây sả, mùi chanh, mùi hoa hồng, oải hương ...); (4) mùi phải khác biệt với chính hàng hóa đó, nó không phải đặc tính tự nhiên cũng không phải đặc tính dự kiến của hàng hóa mà là thứ gì đó được thêm vào để xác định hàng hóa của người nộp đơn từ những sản phẩm khác trong cùng thị trường (ví dụ mùi hoa đại cho sợi chỉ thêu, hay các loại nước hoa quả cho dầu động cơ tổng hợp). Mùi hương là thứ gì đó bất thường được thêm vào hàng hóa để hỗ trợ xác định chúng thông qua các phương tiện khứu giác từ các sản phẩm tương tự của các thương nhân khác[25].

Ngày nay, công nghệ phát triển thiết bị điện tử có thể tái tạo lại các mùi hương khác nhau theo hướng dẫn của máy tính. Việc phiên bản đại diện cho mùi hương đăng ký có thể sớm được thể hiện dưới dạng tệp điện tử. Đây là một giải pháp tốt có thể tuân thủ tất cả 07 tiêu chí Sieckmann, bao gồm cả khả năng dễ dàng truy cập bởi tất cả công chúng. Theo đó, các tập tin mùi hương có thể được công bố, tra cứu và sao chép lại theo ý muốn. Sự phát triển và tốc độ áp dụng loại công nghệ này sẽ tạo thuận lợi cho quá trình đăng ký và công bố các đơn nhãn hiệu mùi. Một nhãn hiệu mùi hương sau sự phát triển công nghệ có thể sẽ trở nên tiếp cận dễ dàng như một nhãn hiệu thông thường.

Ngoài ra, việc cung cấp bằng chứng sử dụng để chống lại việc hủy hiệu lực cũng sẽ không còn bất khả thi như hiện nay, do không có cách thức ghi nhận lại việc sử dụng. Vì vậy, việc thực thi quyền đối với nhãn hiệu mùi cũng là một vấn đề lớn khi khó có thể lưu giữ bằng chứng sử dụng của đối thủ khi phát hiện ngoài việc bắt quả tang. Ngay cả khi có được bằng chứng về xâm phạm nhãn hiệu mùi, các cơ quan thực thi cũng sẽ gặp lúng túng không kém phần xác lập quyền so với việc thực thi quyền các nhãn hiệu dạng khác. Do đó, nhãn hiệu mùi chỉ có thể thực sự phát huy tác dụng của nó khi công nghệ thực sự phát triển.

Chuẩn bị bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi ở Việt Nam

Với thực tiễn bảo hộ nhiều thập kỷ qua của một số quốc gia trên thế giới, có thể thấy rằng để đặt ra một quy định chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi không khó nhưng việc triển khai xác lập quyền bảo hộ các nhãn hiệu này trên thực tế, đặc biệt là nhãn hiệu mùi sẽ là khó khăn lớn cho Việt Nam. Nhất là khi cơ sở vật chất hiện tại của cơ quan thẩm định chưa được đáp ứng được yêu cầu thẩm định các loại nhãn hiệu có cách thể hiện phức tạp như nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi.

Về điều kiên bảo hộ, bước đầu tiên có thể thực hiện là sửa đổi điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Điều 72 Luật SHTT, theo đó, cho phép nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện “là dấu hiệu nhìn thấy được và dấu hiệu không nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc hoặc các hình thức khác”.  Bên cạnh đó, có thể bổ sung khái niệm về nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi tại Điều 4 Luật SHTT để làm rõ hình thức bảo hộ của các nhãn hiệu này. Tại các quốc gia thành viên của CPTPP, hiện tại chỉ có Australia và Japan là có hướng dẫn khá chi tiết, các quốc gia còn lại chỉ có quy định chung trong Luật.

Về tài liệu nộp đơn, nhãn hiệu âm thanh hoàn toàn có thể được nộp thông qua các vật mang dữ liệu như các bản nhạc trên giấy, bản đồ họa, file nén điện tử…Các tài liệu này có thể thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau giúp thẩm định viên, người nộp đơn, và các bên thứ ba khác có thể tiếp cận dễ dàng. Tuy nhiên, tài liệu yêu cầu để bảo hộ nhãn hiệu mùi hương lại cần sự linh hoạt hơn để tránh đi vào vết xe đổ từ những vụ kiện tụng kéo dài gây tranh cãi về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương giữa người nộp đơn và ECJ. Các vụ tranh chấp trong quá trình xác lập quyền giữa người nộp đơn và các cơ quan khiếu nại là một kinh nghiệm tốt để xây dựng những bản hướng dẫn, chẳng hạn các tài liệu mô tả có thể được áp dụng linh hoạt nhưng đảm bảo được các tiêu chí Siekman. Những tài liệu nộp đơn thông thoáng của Hoa Kỳ thúc đẩy số lượng nộp đơn nhãn hiệu mùi và nhãn hiệu âm thanh tại nước này có số lượng nhiều nhất trên thế giới.

Mặc dù vậy, việc mọi người có thể tiếp cận với các nhãn hiệu mùi qua Internet hiện nay là điều bất khả. Điều này dẫn tới các khó khăn trong việc thúc đẩy các chủ đơn nộp đơn nhãn hiệu mùi hương, khó khăn trong việc duy trì nhãn hiệu, cung cấp bằng chứng sử dụng và thực thi quyền khi bị xâm phạm. Do đó, các cơ quan nhãn hiệu và các chủ đơn nhãn hiệu thấy rằng chỉ có công nghệ hiện đại mới khắc phục được những khó khăn trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mùi gồm việc (i) tạo ra công nghệ ứng dụng rộng rãi trên các máy tính thiết bị phát ra mùi tích hợp và (ii) xây dựng hệ thống phân loại quốc tế cho các loại mùi với các mẫu mùi có đủ tính ổn định và độ bền mà mọi người có thể truy cập  trực tuyến.

Cuối cùng, để hỗ trợ thủ tục đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu chứa các dấu hiệu không nhìn thấy được nói chung cần có sự đồng bộ về hệ thống dữ liệu. Trong đó, toàn bộ các thông tin dữ liệu đăng ký bảo hộ của các quốc gia chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi cần được triển khai trực tuyến. Các tài liệu trực tuyến sẽ được sử dụng để đăng tải lại trên Công báo SHCN trực tuyến cũng như hệ thống dữ liệu tra cứu mà bất kỳ ai có Internet đều có thể tiếp cận được.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.