2 cơ chế phản đối cấp bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới

và cơ chế phản đối nhãn hiệu không giống ai của Việt Nam

Email: vinh@bross.vn

Nhìn nhanh cơ chế phản đối cấp bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới qua điều tra của INTA

Phản đối cấp bảo hộ nhãn hiệu[1] là một thủ tục pháp lý có mặt trong luật nhãn hiệu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới mà cùng có ý nghĩa pháp lý chung là cho phép cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan đăng ký nhãn hiệu yêu cầu không cấp đăng ký cho nhãn hiệu xin đăng ký của bên bị phản đối (người nộp đơn) vì lý do mà bên phản đối cho rằng nếu nhãn hiệu được đăng ký sẽ dẫn tới trái luật hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên phản đối.

Theo INTA[2], có 2 cơ chế pháp lý phản đối cấp nhãn hiệu đang tồn tại phổ biến trên thế giới là cơ chế phản đối trước khi nhãn hiệu được đăng ký (pre-registration opposition proceeding) và cơ chế phản đối sau khi nhãn hiệu được đăng ký (post-registration opposition proceeding), đặc trưng ở chỗ nhãn hiệu xin đăng ký được xét nghiệm xong bởi Cơ quan nhãn hiệu về cả căn cứ từ chối tuyệt đối và căn cứ từ chối tương đối[3]. Một nghiên cứu của INTA cho biết thông qua đánh giá 111 lãnh thổ thấy rằng 99 lãnh thổ cho phép nộp đơn phản đối, trong số này chỉ có 10 quốc gia (Denmark, Finland, Germany, Iceland, Japan, Norway, OAPI, Poland, Sweden and Switzerland) là chỉ cho phép phản đối sau khi đăng ký. Trong khi đó một số quốc gia khác như Đức và Liên minh Châu âu (Nhãn hiệu cộng đồng) có sự tồn tại của hệ thống phản đối trước đăng ký nhưng mỗi nước thành viên thuộc liên minh Châu Âu lại cho phép phản đối sau đăng ký trong hệ thống luật quốc gia của họ dẫn đến hệ quả là người ta thường sử dụng cả 2 hệ thống phản đối.

Cũng theo INTA, cả 2 cơ chế phản đối nêu trên đều có ưu và nhược điểm. Ưu điểm của cơ chế phản đối trước khi đăng ký là đem lại cơ hội sớm cho các chủ nhãn hiệu bảo vệ quyền của mình bằng cách phản đối các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự được nộp bởi người khác nhưng nhược điểm của nó là thủ tục phản đối có thể làm kéo dài thời gian xét nghiệm đơn hoặc cũng có thể dễ bị lạm dụng bởi bên thứ ba như là chiến thuật làm chậm quá trình cấp văn bằng cho người nộp đơn. Đối với cơ chế phản đối sau khi cấp đăng ký, ưu điểm là đơn được xét nghiệm nhanh hơn, cho phép chủ nhãn hiệu có thể bắt đầu xử lý hành vi xâm phạm sớm nhưng nhược điểm là có thể làm tăng tình trạng giả mạo chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực do chủ sở hữu ít có cơ hội phản đối nhãn hiệu trước khi cấp.

Cơ chế phản đối nhãn hiệu của Việt Nam không giống ai?

Không có cụm từ “phản đối” trong Luật Sở hữu trí tuệ. Thay vì thế phản đối mang tên gọi là ý kiến của người thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ nêu tại điều 112[4] quy định cho phép bên thứ ba có ý kiến về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ của tất cả các loại đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp mà quyền độc quyền của chúng chỉ phát sinh dựa trên cơ sở phải đăng ký[5]. Như vậy, xét về bản chất ý kiến của người thứ ba hay phản đối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cùng có ý nghĩa pháp lý duy nhất là quyền mà luật cho phép bên thứ ba nộp văn bản yêu cầu không cấp đăng ký cho nhãn hiệu bị phản đối mà bên phản đối cho rằng nếu nhãn hiệu được đăng ký sẽ dẫn tới xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ hoặc trái với tiêu chuẩn bảo hộ được pháp luật quy định.

Thủ tục phản đối đơn nhãn hiệu chủ yếu được đề cập trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN đã trải qua 4 lần sửa đổi theo các Thông tư 13/2010/ TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN, Thông tư 05/2013/TT-BKHCN, và Thông tư 16/2016/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là “Thông tư 01/2007”).

Theo Thông tư 01/2007, kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp (xem mẫu trang bìa Công báo sở hữu công nghiệp bên dưới) đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền có ý kiến bằng văn bản gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ về quyền đăng ký, quyền ưu tiên, điều kiện bảo hộ và về những vấn đề khác liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 112 của Luật Sở hữu trí tuệ. Người phản đối cấp văn bằng bảo hộ phải nộp phí giải quyết ý kiến phản đối đơn về sở hữu công nghiệp theo quy định. Văn bản nêu ý kiến của người thứ ba được coi là một nguồn thông tin cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn (hoặc còn gọi là chủ đơn) và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người thứ ba và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó. Sau thời hạn nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn. Người thứ ba cũng được thông báo về kết quả thẩm định đơn tương ứng.

Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ không phải thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn, nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do.

Trong trường hợp ý kiến của người thứ ba liên quan đến quyền đăng ký, nếu xét thấy không thể xác định ý kiến đó là có cơ sở hay không, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để người thứ ba nộp đơn khởi kiện ra Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo mà người thứ ba không gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ bản sao thông báo thụ lý vụ án của Toà án thì Cục Sở hữu trí tuệ coi như người thứ ba rút bỏ ý kiến và tiếp tục xử lý đơn như không có ý kiến của người thứ ba. Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ nhận được bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án của người thứ ba trong thời hạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng việc xử lý đơn để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Toà án. Sau khi nhận được kết quả giải quyết của Toà án, việc xử lý đơn sẽ được tiến hành phù hợp với kết quả đó.

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người thứ ba và người nộp đơn để làm rõ hơn vấn đề có ý kiến phản đối nếu xét thấy cần thiết và có yêu cầu của cả hai bên.

Thời hạn dành cho người nộp đơn trả lời ý kiến phản đối của người thứ ba không tính vào thời hạn dành cho Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Tuy nhiên, vì quyền nộp đơn phản đối theo Điều 112 quy định từ thời điểm Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ do đó sẽ làm xuất hiện thêm tình huống nộp đơn phản đối xảy ra sau thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu nộp phí cấp văn bằng bảo hộ nhưng trước thời điểm Cục sở hữu trí tuệ ban hành quyết định cấp văn bằng bảo hộ (quyết định này chỉ lưu nội bộ chứ không gửi kèm theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gửi cho chủ đơn). Trường hợp có phản đối nêu trên thì Cục Sở hữu trí tuệ buộc phải quay trở lại thủ tục thẩm định đơn đăng ký, tức là thẩm định lại đơn đăng ký dù đã được kết luận trước đó là đủ tiêu chuẩn bảo hộ nhằm tuân thủ quy định của pháp luật nói rằng trong trường hợp có phản đối về dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng được thẩm định lại về những vấn đề bị phản đối[6]

Tuy vậy, theo Thông tư 01/2007 việc thẩm định lại đơn mang tính chất có điều kiện, nghĩa là không phải mọi trường hợp nộp đơn phản đối sau khi đã có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ đều được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận. Cụ thể, đơn phản đối phải đáp ứng 3 điều kiện mới được chấp nhận:

1. Có ý kiến bằng văn bản của chủ đơn nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong giai đoạn từ ngày ra thông báo dự định cấp/dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ đến trước ngày ra quyết định cấp/thông báo chính thức từ chối cấp văn bằng bảo hộ liên quan; hoặc có ý kiến bằng văn bản của người thứ ba phản đối dự định cấp văn bằng bảo hộ cùng với lý do xác đáng về việc đã không thể phản đối sớm hơn;
2. Ý kiến bằng văn bản nêu ở điểm (a) phải là ý kiến có cơ sở xác đáng, kèm theo các chứng cứ hoặc chỉ dẫn tới các nguồn thông tin đáng tin cậy;
3. Lý lẽ, chứng cứ chứng minh ý kiến nêu tại điểm (a) trên đây phải khác với lý lẽ, chứng cứ (nếu có) đã được đưa ra trong giai đoạn trước đó, hoặc tuy lý lẽ, chứng cứ đó là không khác nhưng chưa được Cục Sở hữu trí tuệ trả lời.

Thời hạn thẩm định lại đơn tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể đối với nhãn hiệu không quá 06 tháng. Đối với những vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết cần phải được xác minh hoặc cần trưng cầu ý kiến chuyên gia thì thời hạn thẩm định lại có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ, tức là không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn. Cũng cần lưu ý thêm rằng việc thẩm định lại đơn chỉ được thực hiện một lần đối với chủ đơn và đối với mỗi người thứ ba.

Phạm vi công việc thẩm định lại đơn tương tự như công việc thẩm định đơn đăng ký không bị phản đối. Cụ thể về nội dung thẩm định gồm: (i) đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp; (ii) đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ; (iii) kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Việc đánh giá nêu ở đây được hiểu là sẽ phải tiến hành lần lượt từng thành phần của nhãn hiệu đối với từng hàng hoá, dịch vụ nêu trong danh mục hàng hoá, dịch vụ

Việc thẩm định lại được xem là hoàn tất khi đã đánh giá đối tượng đó với tất cả các điều kiện bảo hộ và có đủ căn cứ để kết luận đối tượng đó không đáp ứng hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ, cụ thể là: (i) tìm thấy lý do để kết luận đối tượng không đáp ứng một/một số/tất cả các điều kiện bảo hộ; hoặc (ii) không tìm thấy bất kỳ lý do nào để kết luận đối tượng không đáp ứng ít nhất một điều kiện bảo hộ.

Kết thúc thẩm định lại đơn được thể hiện bằng việc Cục Sở hữu trí tuệ gửi chủ đơn một trong các thông báo:

1. Thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, lý do từ chối, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo hộ và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến; hoặc
2. Thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ (nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót) vì có thiếu sót cần khắc phục và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót
3. Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra, cụ thể (i) nêu dự định cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ; hoặc dự định cấp văn bằng bảo hộ nhưng dự định loại trừ một hoặc một vài yếu tố có trong nhãn hiệu (không bảo hộ riêng và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến.

Nhãn hiệu thuộc đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Hệ thống Madrid[7] có chỉ định Việt Nam cũng có thể là đối tượng của đơn phản đối bởi bên thứ ba. Việc Thông tư 01/2007 không quy định cụ thể cơ chế phản đối áp dụng riêng đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế cho phép chúng ta hiểu rằng toàn bộ quy trình thụ lý và giải quyết đơn phản đối cấp nhãn hiệu đăng ký quốc tế cũng tương tự như đối với nhãn hiệu nộp đơn quốc gia. Tuy nhiên, quá trình thụ lý và giải quyết đơn phản đối đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định Việt Nam có một số đặc trưng sau:

1. Việt Nam không công bố lại[8] đơn đăng ký quốc tế nhằm mục đích để người thứ ba nộp đơn phản đối vì vậy thời điểm sớm nhất nộp đơn phản đối bắt đầu ngay sau khi WIPO thông báo đăng ký quốc tế hoặc chỉ định tiếp theo cho nước thành viên. Trên thực tiễn, có lẽ ngày sớm nhất bên thứ ba được phép nộp đơn phản đối là ngay sau ngày thông báo bởi WIPO được ghi trên dữ liệu online của WIPO (Madrid monitor) gọi là ngày thông báo (date of recording) và kéo dài không quá 12 tháng và phải trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ban hành quyết định cấp văn bằng bảo hộ (văn bản này hay được gọi là tuyên bố cấp bảo hộ - statement of grant of protection)
2. Thời hạn phản đối được phép như vậy về lý thuyết sẽ là 12 tháng chứ không phải là 9 tháng như đơn đăng ký quốc gia vì thời hạn từ chối tạm thời đăng ký quốc tế được Việt Nam tuyên bố khi tham gia Hệ thống Madrid là 12 tháng[9]

Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng phản đối, chống phản đối hoặc khiếu nại các từ chối có liên quan đến nhãn hiệu (thương hiệu) ở Việt Nam và nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.