Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
9 KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẬP THỂ Ở HOA KỲ CẦN LƯU Ý
(Ngày đăng: 2019-07-31)

 Email: vinh@bross.vn

 

Trong bối cảnh Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất[1] của Việt Nam, vấn đề sở hữu trí tuệ nói chung và vấn đề pháp lý liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu tập thể (có xuất xứ hoặc liên quan tới sản phẩm nông lâm thủy hải sản và đặc sản truyền thống của Việt Nam) theo pháp luật và thực tiễn của Hoa Kỳ - quốc gia được xem là có hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tốt nhất thế giới[2] - có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo vệ và gia tăng giá trị cho thương hiệu nông sản Việt Nam. Với tinh thần đó, chúng tôi tổng kết 9 đặc điểm của cơ chế đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể (collective trademark) ở Mỹ mà các doanh nghiệp cần lưu ý:

 

  1. Nhãn hiệu tập thể trong khi được Việt Nam quy định là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó[3] thì theo pháp luật Mỹ nhãn hiệu tập thể (collective mark) là một hình thức của nhãn hiệu hàng hóa (trademark) hoặc nhãn hiệu dịch vụ (service mark) được sở hữu bởi một tập thể mà các thành viên của tập thể đó sử dụng nhãn hiệu tập thể để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của họ và để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của họ với hàng hóa, dịch vụ của những người không phải là thành viên, và để chỉ rõ tư cách thành viên trong tập thể đó[4].

 

  1. Trong lúc ở Việt Nam chỉ tồn tại một loại nhãn hiệu tập thể như định nghĩa ở điểm 1 trên thì ở Mỹ lại có 2 loại nhãn hiệu tập thể: (a) nhãn hiệu tập thể (collective mark) được hiểu là giống như nhãn hiệu thông thường (ordinary mark) nhưng về cơ bản chỉ được sử dụng bởi thành viên của một tổ chức tập thể (collective entity)[5], và (b) nhãn hiệu thành viên tập thể (collective membership mark). Ví dụ 2 loại nhãn hiệu tập thể được bảo hộ tại Mỹ:

 

Nhãn hiệu tập thể

(Collective Mark)

Nhãn hiệu thành viên tập thể

(Collective Membership Mark)

 

Đăng ký Mỹ số 4,903,925

Cấp 23/02/2016

Nhóm 30: Chè (trà)

Nhóm 35: đại lý xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ ký gửi trong lĩnh vực chè; và cung cấp một trang web giới thiệu một thị trường trực tuyến để giao dịch trà

Chủ sở hữu: Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên

 

WOMEN OF THE MOOSE

 

Đăng ký Mỹ số 3253839

Cấp 19/06/2007

IC 200: Chỉ dẫn tư cách thành viên trong tổ chức huynh đệ văn hóa, xã hội và từ thiện cho phụ nữ

Chủ sở hữu: Moose International, Inc.

 

  1. Nhãn hiệu tập thể đặc trưng ở chỗ tự bản thân tổ chức tập thể đó không bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ mang nhãn hiệu mà thay vì thế nó chỉ quảng cáo hoặc quảng bá hàng hóa, dịch vụ của các thành viên gắn liền với nhãn hiệu tập thể. Trong khi đó, đối với nhãn hiệu thành viên tập thể thì không phải bản thân tổ chức tập thể cũng như không phải các thành viên sử dụng nhãn hiệu thành viên tập thể để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ; chức năng duy nhất của nhãn hiệu thành viên tập thể là để chỉ dẫn tư cách thành viên thuộc tổ chức tập thể đó và việc sử dụng nhãn hiệu thành viên tập thể chỉ có thể thực hiện bởi các thành viên thuộc tập thể đó.

 

  1. Theo luật nhãn hiệu Hoa Kỳ, bất kỳ nhãn hiệu xin đăng ký nào kể cả nhãn hiệu tập thể, người nộp đơn bắt buộc phải xác định nhãn hiệu xin đăng ký thuộc căn cứ nộp đơn nào trong số 5 căn cứ (filing basis): Điều §1(a) – đã sử dụng trong thương mại, Điều §1(b) – dự định sử dụng, Điều §44(d) – yêu cầu hưởng ngày ưu tiên trên đơn đăng ký nước ngoài nộp sớm hơn, Điều §44(e) – dựa theo nhãn hiệu đã được cấp đăng ký ở nước ngoài, và Điều §66(a) – dựa theo đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid chỉ định Hoa Kỳ[6].

 

  1. Ngoài việc bắt buộc cung cấp quy chế đăng ký nhãn hiệu tập thể (regulation on the use of collective mark) như được yêu cầu bởi hầu hết các nước khác, Mỹ còn buộc người nộp đơn phải cung cấp thêm các tiêu chuẩn chứng nhận (certification standards) trước khi xem xét chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể chứng tỏ rằng người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể đang thực thi việc kiểm soát hợp lệ đối với việc sử dụng nhãn hiệu tập thể trong thương mại. Ví dụ, theo hồ sơ nhãn hiệu Chè Thái Nguyên/Đăng ký Mỹ số 4,903,925 thì Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên tuyên bố với USPTO rằng nó kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể phù hợp với Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể được ban hành bởi UBND tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 6/12/2010.

 

  1. Nhãn hiệu tập thể phải luôn luôn thuộc quyền sở hữu bởi tổ chức tập thể trong khi việc sử dụng nhãn hiệu tập thể thì lại được thực hiện bởi các thành viên của nó.

 

  1. Nhóm A, B và 200 là các nhóm thuộc hệ thống phân loại cũ của Mỹ mà hiện vẫn đang được sử dụng tại Hoa Kỳ để phân loại nhãn hiệu chứng nhận cho hàng hóa (Nhóm A), nhãn hiệu chứng nhận cho dịch vụ (Nhóm B) và nhãn hiệu thành viên tập thể (Nhóm 200)[7]. Như vậy, ngoại trừ nhãn hiệu thành viên tập thể buộc phải chỉ định Nhóm 200 ở Mỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ gắn liền với nhãn hiệu tập thể nộp ở Mỹ sẽ phải tuân thủ theo bảng phân loại hàng hóa thuộc Thỏa ước Nice và trong hầu hết các trường hợp phân loại hàng hóa, dịch vụ dựa theo Nice khi nộp vào Mỹ vẫn phải chấp nhận mô tả lại theo hướng cụ thể hơn và hẹp hơn để phù hợp với bản phân loại riêng của Mỹ. Ví dụ: trà (tea) thuộc nhóm 30 theo Nice thuộc Class 46 theo phân loại của Mỹ và được chấp nhận không yêu cầu sửa đổi[8] nhưng dịch vụ giáo dục (education) ở nhóm 41 lại không được chấp nhận mà bị buộc phải sửa thành “educational service, namely, conducting classes and conferences for students in the field of accounting, business administration, etc”[9].

 

  1. Hệ thống Madrid về nộp đơn đăng ký quốc tế chỉ tập trung vào nhãn hiệu thông thường, chứ không ưu tiên cho các loại nhãn hiệu đặc biệt như nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể vì thế hiện tại không có cơ chế cho phép người nộp đơn chuẩn bị trước và nộp kèm đơn đăng ký quốc tế các yêu cầu đặc biệt của đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể chẳng hạn như quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến hệ quả là đơn đăng ký quốc tế yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở Mỹ sẽ bị USPTO gửi từ chối về hình thức, yêu cầu người nộp đơn trả lời từ chối kèm theo bằng chứng, tài liệu khắc phục, theo đó người nộp đơn buộc phải chấp nhận việc phát sinh thêm chi phí xử lý từ chối hình thức. Vì lẽ đó, tùy số lượng các quốc gia muốn bảo hộ, người nộp đơn cần cân nhắc kỹ liệu nên nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tập thể chỉ định Mỹ hay nộp đơn đăng ký quốc gia vào Mỹ.

 

  1. Số lượng đăng ký nhãn hiệu tập thể chỉ chiếm một tỷ lệ cực nhỏ so với nhãn hiệu thông thường. Chẳng hạn, theo WIPO, Việt Nam đứng thứ 7 với 107 đơn nộp năm 2016 (chỉ sau Mỹ - 173 đơn) thuộc top 20 cơ quan sở hữu trí tuệ có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể nhiều nhất thế giới trong khi Ấn độ là quốc gia có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể nhiều nhất thế giới với 2,039 đơn[10]

 

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

 

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ tại tòa án hoặc cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến tên thương mại, nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và tên miền quốc tế và tên miền quốc gia.

 


[1] Theo số liệu của Tổng cục thống kê được Cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương dẫn lời nói Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,8 tỷ USD chỉ trong 4 tháng đầu năm 2018, tăng mạnh lên mức gần 30% so với cùng kỳ năm 2017. Xem thêm: https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/kim-ngach-xuat-khau-hang-viet-sang-my-tang-gan-30-trong-4-thang-15202-2701.html

[2] Nguồn: The U.S. Chamber International IP Index, xem trang 156 tại link: https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf

[3] Xem khoản 17 điều 4 Luật SHTT Việt Nam

[5] Bản thân tổ chức tập thể - chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể - cũng có thể, một cách hợp pháp, sử dụng nhãn hiệu tập thể đó nhằm mục đích quảng cáo và tiếp thị cho sản phẩm vì lợi ích của thành viên. Đặc điểm này cũng là một trong những đặc điểm quan trọng giúp phân biệt với nhãn hiệu chứng nhận (certification mark) - một dạng nhãn hiệu đặc trưng ở chỗ chủ sở hữu đã đăng ký nhãn hiệu chứng nhận không được pháp luật cho phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

[6] Để biết chi tiết về 5 căn cứ nộp đơn, vui lòng xem link: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/BAO-HO-CHI-DAN-DIA-LY-TAI-HOA-KY--NHUNG-DIEU-CO-THE-BAN-CHUA-BIET-1362

[9] Xem US Registration số 5572598 dựa theo đăng ký quốc tế số 1368889.

 

Bookmark and Share
Relatednews
Vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ kinh điển thứ 2 ở Việt Nam: X-Men vs. X-Men
A little bit excited when Bross & Partners’ intellectual property practice has been upgraded as “recommended” by the AsiaLaw Profiles 2019 rankings
“Khả năng gây nhầm lẫn” chỉ tồn tại dựa trên kết quả của đánh giá tổng thể nhãn hiệu xin đăng ký so với nhãn hiệu có trước
Merely Similar in terms of Form of Expression May Suffice Likelihood of Confusion
The Complexity in Determining “Likelihood of Confusion” Viewed from the Classic “Truong Sinh” Trademark Infringement Lawsuit in Vietnam
Quảng cáo với từ khóa chứa nhãn hiệu của người khác có bị xem là “sử dụng nhãn hiệu trong thương mại” hay không trước khi kết luận có hành vi xâm phạm quyền độc quyền nhãn hiệu (thương hiệu) dựa trên sự tồn tại của “khả năng gây nhầm lẫn”?
Tính phức tạp trong việc xác định “khả năng gây nhầm lẫn” nhìn từ vụ tranh chấp kinh điển giữa hai thương hiệu (nhãn hiệu) Trường Sinh ở Việt Nam
Nhãn hiệu xin đăng ký dù chỉ tương tự về hình thức thể hiện so với nhãn hiệu có trước cũng có thể bị xem là đủ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại
Thực tiễn vận dụng quy tắc đánh giá 6 yếu tố để quyết định có hay không có khả năng gây nhầm lẫn nhìn từ vụ “The Body Shop” vs. “The Beauty Shop” ở Việt Nam
HÃY CẨN TRỌNG KHI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THƯƠNG HIỆU) CÓ CẤU TẠO CHỈ GỒM CHỮ SỐ HOẶC CHỮ SỐ KẾT HỢP VỚI DẤU HIỆU CHỮ MÔ TẢ
VIETNAM TO FIRSTLY ISSUE ITS NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY WITH VISIONS TO 2030

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go