Bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Nhật Bản

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Nhật Bản cho rằng kiểu dáng, hình dạng bao bì của hàng hóa là đối tượng có thể bảo hộ làm nhãn hiệu. Luật nhãn hiệu Nhật Bản định nghĩa nhãn hiệu có nghĩa là bất kỳ ký tự, hình, dấu hiệu, hình dạng ba chiều, màu sắc hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, âm thanh mà có thể nhận biết bởi con người được sử dụng liên quan đến hàng hóa của người sản xuất, chứng nhận hoặc bán hàng hóa với tư cách là một doanh nghiệp; hoặc được sử dụng liên quan đến dịch vụ của người cung cấp hoặc chứng nhận dịch vụ đó với tư cách là một doanh nghiệp.[1]

Ví dụ nhãn hiệu 3 chiều được bảo hộ ở Nhật Bản

Yêu cầu về hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều ở Nhật Bản

Căn cứ thông tin tổng hợp bởi Diễn đàn hợp tác 5 cơ quan nhãn hiệu lớn nhất thế giới (gọi tắt là TM5), chúng tôi dưới đây tóm lược 13 đặc trưng cơ bản cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 3 chiều nộp thông qua Hệ thống Madrid chỉ định Nhật Bản hoặc nộp trực tiếp với Cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO):

3 quy tắc thẩm định nội dung nhãn hiệu 3 chiều ở Nhật Bản

Theo Quy chế thẩm định nhãn hiệu của JPO, nếu nhãn hiệu 3 chiều chỉ gồm hình dạng mà được thừa nhận bởi người tiêu dùng là hình dạng mà không vượt khỏi phạm vi hình dạng của bản thân hàng hóa hoặc vật phẩm gắn liền với dịch vụ thì nhãn hiệu bị xem là không có tính phân biệt theo Điều 3(1)(iii) Luật nhãn hiệu. Nhãn hiệu 3 chiều mà rơi vào trường hợp hình dạng “được thừa nhận bởi người tiêu dùng là hình dạng không vượt khỏi phạm vi hình dạng của bản thân hàng hóa hoặc dịch vụ” được thẩm định theo 3 quy tắc:

Quy tắc 1: Trường hợp hình dạng ba chiều được thừa nhận là đã được sử dụng cho mục đích đóng góp vào tính chức năng hoặc tính thẩm mỹ của hàng hóa/dịch vụ (trừ các trường hợp đặc biệt) thì hình dạng ba chiều được coi là không đi vượt ra ngoài phạm vi hình dạng của hàng hóa/dịch vụ (ví dụ thiết kế nội thất bên trong của cửa hiệu, nhà hàng). 4 ví dụ dưới đây cho thấy nhãn hiệu hình dạng không có tính phân biệt

Quy tắc 2: Ngay cả khi hình dạng 3 chiều có đặc trưng ở chỗ được thay đổi/trang trí độc đáo (nếu phạm vi của sự thay đổi hoặc trang trí trên cơ sở tính chức năng hoặc thẩm mỹ của hàng hóa vẫn nằm trong dự đoán của người tiêu dùng) thì hình dạng 3 chiều được thừa nhận là đã được dùng cho mục đích đóng góp cho tính chức năng hoặc thẩm mỹ, và chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, hình dạng 3 chiều đó được xem là không vượt ra khỏi hình dạng của hàng hóa. 4 nhãn hiệu hình dạng dưới đây không có tính phân biệt.

Quy tắc 3: Khi hình dạng 3 chiều mà không vượt ra khỏi phạm vi hình dạng của bản thân sản phẩm nhưng kèm theo ký tự, con số,..mà có tính phân biệt thì nhãn hiệu về tổng thể được xem là có tính phân biệt. Tuy nhiên, trong trường hợp nhãn hiệu sử dụng ký tự, con số,..không thể nhận biết được là được dùng theo cách được dùng làm dấu hiệu có tính phân biệt chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm thì nhãn hiệu đó rơi vào Điều 3(1)(iii) hoặc Điều 3(1)(iv) Luật nhãn hiệu. Hình dạng 3 chiều chứa yếu tố chữ có tính phân biệt như dưới đây được xem là có tính phân biệt

Cần lưu ý rằng dấu hiệu hình dạng rơi vào Điều 3(1)(iii) và (iv) Luật nhãn hiệu vẫn có thể được cấp đăng ký nếu có đủ bằng chứng chứng minh dấu hiệu 3 chiều đó giành được khả năng phân biệt nhờ quá trình sử dụng như quy định tại Điều 3(2) Luật nhãn hiệu

Theo bản án hành chính số 10215, 2007 của Tòa án cấp cao Nhật Bản ngày 29/05/2008[2], nhãn hiệu 3 chiều hình cái chai nêu trên của Cola-Cola Company bị JPO từ chối theo Điều 3(1)(iii) vì JPO cho rằng nó không vượt khỏi phạm vi hình dạng của bản thân hàng hóa được sử dụng thông thường. Cụ thể, đặc điểm của nhãn hiệu xin đăng ký là phần cổ khá dài phình dần về phía giữa từ phần trên và phần bị thắt lại cách đáy bằng 1/5. Tuy nhiên, hình dạng chai đồ uống cola có thể được nhận biết là được sử dụng vì mục đích chức năng hoặc tăng tính thẩm mỹ và nằm trong sự dự đoán của người tiêu dung. Do vậy, hình cái chai này chỉ gồm dấu hiệu dùng hình dạng của hàng hóa theo cách thông thường.

Coca-Cola cung cấp bằng chứng sử dụng lâu dài và liên tục hình cái chai, cụ thể Coca-Cola bán sản phẩm đồ uống cola mang hình cái chai này từ năm 1916 ở Mỹ và xuất hiện ở Nhật Bản từ năm 1957. Hình cái chai này liên tục sử dụng không thay đổi kể từ năm 1957, được công chúng Nhật Bản nhận biết tốt, và có tới có 2380 triệu chai cola được bán vào năm 1971. Từ năm 1997 Coca-Cola đã bỏ ra khoảng 3 tỷ yên/năm để quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, tivi, báo và tạp chí. Vì vậy, tòa án cho rằng nhãn hiệu hình cái chai cola đã giành được chức năng phân biệt nhờ quá trình sử dụng nên cần được bảo hộ .

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.