Cấp quyền nhân vật (merchandising rights) và các khía cạnh

pháp lý cần lưu ý cho bên cấp quyền và bên nhận quyền

Luật sư Lê Quang Vinh - Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Cấp quyền nhân vật là một dạng thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ

Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ hiểu một cách đơn giản là đưa các quyền SHTT vào thương mại để kiếm tiền, thu về lợi ích vật chất. Các báo cáo nghiên cứu, chẳng hạn của WIPO đã chỉ ra rằng trước năm 1980 tài sản hữu hình chiếm 80% giá trị doanh nghiệp thì chỉ sau 30 năm giá trị tài sản hữu hình chỉ còn 20% thậm chí thấp hơn, nghĩa là tài sản vô hình chiếm 80%.[1] Cá biệt như Apple, Amazon (đều là cty của Mỹ), tài sản vô hình chiếm tới 94-96% giá trị doanh nghiệp. Quyền SHTT chính là một loại tài sản vô hình quan trọng nhất và giá trị nhất trong tệp tài sản vô hình của doanh nghiệp. Đấy chính là lý do lý giải tại sao các FTA luôn có hẳn một chương về bảo hộ quyền SHTT.

Về mặt thuật ngữ, thương mại hóa quyền SHTT (trong tiếng Anh là commercializing IP rights) có nội hàm rộng nhất trong khi đó thuật ngữ “merchandizing rights” hoặc “merchandising characters” – hay được dịch là cấp quyền nhân vật - cũng mang bản chất như thương mại hóa quyền SHTT nhưng có nội hàm hẹp hơn. Cụ thể, merchandising characters nhìn chung có thể hiểu là hoạt động khai thác thứ cấp đối với các đối tượng của quyền SHTT, ví dụ sử dụng hình tượng nhân vật hư cấu trong các bộ phim, truyện nổi tiếng ví dụ như hình tượng chú sói Wolfoo, Harry Potter, hoặc có thể sử dụng hình tượng nhân vật có thật nổi tiếng ví dụ Brad Pitt, Ronaldo cho mục đích kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, bán hàng. Hình tượng nhân vật nổi tiếng dù có thật hay hư cấu đều có giá trị truyền thông rất cao do bản thân tính phổ biến và nổi tiếng của nó từ khi bộ truyện hoặc bộ phim mang hình tượng đó được bán chạy hoặc được công chiếu rộng rãi.

Các lưu ý dành cho bên cấp và bên nhận quyền nhân vật

3 ví dụ thực tiễn ở bảng trên cho chúng ta thấy rằng Warner Bros. Entertainment Inc đang độc quyền sử dụng hàng loạt các nhãn hiệu Harry Potter bao gồm cả tên của từng tập truyện nổi tiếng này với USPTO thì ca sĩ nổi tiếng Britney Spears và Marvel Comics lại không thể đánh bại được người khác đăng ký trước Britney & chữ Tàu cho sản phẩm đồng hồ và X-Men cho mỹ phẩm tương ứng chỉ vì lý do họ chậm chân đăng ký chúng ở Trung Quốc và Việt Nam.[2]

Căn nguyên lý giải các thất bại trên nằm ở chỗ quyền SHTT là một bó quyền, một tập hợp nhiều quyền năng pháp lý, chứ không phải là một quyền pháp lý, trong đó có loại quyền chỉ tồn tại trên cơ sở nộp đơn đăng ký. Vậy nên bên cấp quyền nhân vật cần chú ý:

1. Đăng ký bảo hộ nó dưới hình thức mà luật yêu cầu phải đăng ký mới phát sinh quyền: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau
2. Quản lý và khai thác tối ưu quyền merchandising dưới dạng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, franchise, sử dụng quyền tác giả
3. Nên đăng ký mở rộng hình tượng nhân vật này cho các sản phẩm dịch vụ ảo để có căn cứ pháp lý xử lý hành vi xâm phạm trên vũ trụ ảo metarverse hoặc NFT (ví dụ nên mô tả sản phẩm đăng ký: virtual reality game software, game software for metaverse (nhóm 09), cryptocurrency exchange service (nhóm 36)
4. Cần có kế hoạch thương mại hóa, nhượng quyền sử dụng các hình tượng nhân vật hoặc li-xăng nhãn hiệu đã đăng ký một cách kịp thời để tránh vi phạm nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu trong 3 hoặc 5 năm liên tục (tùy theo từng lãnh thổ) mà hậu quả của nó là nhãn hiệu có thể bị bên thứ ba chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng.[3]
5. Cần có chiến lược riêng ở một số quốc gia (ví dụ Hoa Kỳ) về sử dụng hình tượng nhân vật đã đăng ký dưới dạng nhãn hiệu ở một số quốc gia có quy định đặc biệt về nghĩa vụ nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu giữa năm thứ 5 và 6, và giữa năm thứ 9 và 10 trong chu kỳ hiệu lực 10 năm đầu tiên để tránh bị USPTO hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu.[4]
6. Cần đặc biệt chú ý về vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa mang nhãn hiệu li-xăng, sử dụng giả cách (token use)[5] để lẩn tránh pháp luật, hoặc vấn đề li-xăng “trần” nhãn hiệu (“naked” trademark license agreement)[6] vì một số quốc gia, như Mỹ chẳng hạn, có thể đơn phương hủy hiệu lực nhãn hiệu li-xăng nếu có căn cứ cho thấy bên cấp li-xăng (licensor) vi phạm các nghĩa vụ của luật, sản phẩm mang nhãn hiệu li-xăng vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng bảo vệ người tiêu dùng.

Đối với bên nhận cấp quyền nhân vật, ít nhất 3 vấn đề sau cần chú ý:

1. Xác định rõ mục tiêu sử dụng và phạm vi sử dụng để tiếp cận đàm phán ký kết hợp đồng khai thác quyền dưới dạng li-xăng hay sử dụng quyền tác giả các hình tượng nhân vật bao gồm cả nhân vật hoạt hình
2. Cần có điều khoản xác định trách nhiệm pháp lý của licensor trong trường hợp licensee bị kiện xâm phạm bản quyền bởi bên thứ 3
3. Hợp đồng hợp tác, sử dụng hình tượng nhân vật cần phải được soạn thảo rõ ràng, chặt chẽ, minh bạch về phạm vi, đối tượng, thời hạn bao gồm cả các vấn đề pháp lý sau khi thanh lý hoặc kết chấm dứt hợp đồng để hạn chế khả năng xảy ra tranh chấp pháp lý hoặc các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, rất giàu kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.