Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký do

không sử dụng ở Việt Nam và bài học thực tiễn

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email to: vinh@bross.vn

Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu có trước do không sử dụng trong thương mại, nếu thành công, sẽ giúp người nộp đăng ký nhãn hiệu tương tự nộp sau có thể vượt qua từ chối bảo hộ do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực đó.[1] Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục chấm dứt hiệu lực (khác với hủy bỏ hiệu lực[2]) và bài học thực tiễn ở Việt Nam.

Thủ tục chấm dứt hiệu lực

Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền nộp đơn đề nghị Cục SHTT chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ (GCNĐKNH) nếu họ có chứng cứ ban đầu chứng minh rằng nhãn hiệu đã đăng ký (từ 5 năm trở lên) không được sử dụng 5 năm liên tục cho hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký tính đến ngày yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng.

Kể từ khi nhận được đề nghị chấm dứt hiệu lực, trong vòng 1 tháng Cục SHTT sẽ tống đạt văn bản (lần 1) gửi bên bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực (chủ nhãn hiệu) thông báo có người thứ ba nộp đề nghị chấm dứt hiệu lực và ấn định thời hạn trả lời 2 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia) hoặc 3 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế).

Tùy từng vụ việc, Cục Sở hữu trí tuệ có thể lặp lại quy trình trên thêm một lần nữa đối với cả hai bên với thời hạn ấn định tương tự. Chỉ trong các trường hợp phức tạp, Cục SHTT có thể tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa các bên.

Trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn 2 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia) hoặc 3 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Madrid) mà chủ nhãn hiệu không có ý kiến trả lời, hoặc trong thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn 2 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia) hoặc 3 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Madrid) mà chủ nhãn hiệu có ý kiến trả lời không đồng ý đề nghị chấm dứt hiệu lực thì Cục SHTT ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ hiệu lực GCNĐKNH) hoặc Quyết định từ chối đề nghị chấm dứt hiệu lực.

Như vậy, một vụ việc đề nghị chấm dứt hiệu lực sẽ mất khoảng 6-10 tháng, hoặc có thể kéo dài đến một năm, hoặc vài năm tùy thuộc vào việc chủ nhãn hiệu có sử dụng nhãn hiệu hay không, hoặc chủ nhãn hiệu nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu kèm đề nghị bác bỏ bằng chứng không sử dụng của bên đề nghị chấm dứt hiệu lực, hoặc tùy thuộc vào mức độ bận rộn của bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Nếu tin rằng Quyết đinh của Cục SHTT là trái pháp luật, một trong các bên có thể nộp đơn khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án.

Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm 1: không trả lời, không cung cấp chứng cứ sử dụng nhằm phản đối yêu cầu chấm dứt hiệu lực của bên kia sẽ dẫn tới hệ quả là nhãn hiệu đã đăng ký mất hiệu lực. Như vậy, thủ tục chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu vì lý do không sử dụng khác biệt với thủ tục hủy bỏ hiệu lực ở chỗ nếu chủ nhãn hiệu không nộp bằng chứng sử dụng thì bằng chứng không sử dụng của bên kia được chính thức công nhận. Chẳng hạn Quyết định 2534/QĐ-SHTT ngày 25/7/2016 tuyên bố chấm dứt hiệu lực một phần (chỉ nhóm 32 & 33) ở Việt Nam đối với 2 nhãn hiệu hình cá sấu của Lacoste:

Bài học kinh nghiệm 2: Để bác bỏ thành công yêu cầu chấm dứt hiệu lực bởi bên đề nghị chấm dứt hiệu lực, chủ nhãn hiệu phải có bằng chứng sử dụng hoặc sử dụng lại nhãn hiệu trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để đảm bảo giữ hiệu lực của nhãn hiệu vì hành vi sử dụng hoặc sử dụng lại nhãn hiệu đó phải được thực hiện bởi chính chủ nhãn hiệu hoặc bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng (hợp đồng li-xăng) nhãn hiệu. Ví dụ, theo Quyết định 1077/QĐ-SHTT ngày 7/3/2020 tuyên bố chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “LUFFMAN” theo ĐKQT số 823184, Cục SHTT kết luận rằng thỏa thuận 3 bên ký giữa Leadon, Lubritrade và Tardaza ngày 1/4/2020 kèm theo đơn đặt hàng của Tardaz đối với Công ty Bến Tre không được coi là chứng cứ phù hợp để chứng minh hành vi sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” gắn liền với sản phẩm thuốc lá ở nhóm 34 vì không có đủ cơ sở cho rằng Công ty Bến Tre đã được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng li-xăng

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.