Nhiều chủ thương hiệu khá bối rối khi quyết định liệu nên nộp đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu màu (color trademark) hay nhãn hiệu đen trắng (black & white trademark) ở Việt Nam. Một số phân tích của chúng tôi dưới đây có thể giúp chủ thể quyền tự mình ra quyết định là nên đăng ký nhãn hiệu ở dạng màu sắc hay ở dạng đen trắng.

Tìm hiểu quy định của pháp luật

Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn đều không đề cập hay gợi ý chủ thương hiệu nên bảo hộ nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen trắng. Tuy nhiên, để tìm câu trả lời cho câu hỏi gây nhiều bối rối này các chủ thể quyền cần đặc biệt lưu ý 2 vấn đề quan trọng là việc đăng ký nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen trắng có liên quan mật thiết tới 2 vấn đề pháp lý quan trọng là:

(a) Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nào tốt hơn: nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen trắng? và

(b) Nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen trắng (giả sử đã được cấp đăng ký) có nguy cơ dễ bị chấm dứt hiệu lực hơn do vi phạm nghĩa vụ 5 năm liên tục phải sử dụng nhãn hiệu?

Điểm d khoản 1 điều 95 Luật SHTT quy định rằng nhãn hiệu đã đăng ký nếu không được sử dụng bởi chủ sở hữu hoặc bởi người được chủ sở hữu cho phép trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày bên thứ 3 nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng thì nhãn hiệu đó có thể bị chấm dứt hiệu lực. Trong khi đó khoản 5 điều 124 Luật SHTT xác định chỉ có 3 dạng thức mà một nhãn hiệu đã đăng ký được xem là “sử dụng”: (a) gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; (b) lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; (c) nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Như vậy, luật không nói rõ liệu nhãn hiệu đã đăng ký là nhãn hiệu màu, mà việc nó được sử dụng ở trạng thái đen trắng theo 1 trong 3 dạng trên, có hiển nhiên được xem là đang được sử dụng hay không. Tuy nhiên, xét về mặt câu từ của định nghĩa “sử dụng” nêu trên, sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký vẫn có thể bị giải thích theo nghĩa hẹp, cụ thể nó có thể bị xem không phải là hành vi “gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa,…” nếu người ta nghi ngờ rằng đặc tính phân biệt của bản thân nhãn hiệu không còn nữa nếu nó không được sử dụng trên thương trường ở trạng thái màu sắc, điều mà có thể dẫn tới rủi ro cho chủ thể quyền khi tự vệ chống yêu cầu chấm dứt hiệu lực bởi bên thứ 3.

Bình luận về thực tiễn thẩm định

Để có thể giúp minh họa tốt hơn, chúng ta hãy xem trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu GS Safety & Effect như Bảng 2 dưới đây. Giả sử nhãn hiệu này được nộp đơn xin đăng ký dưới dạng đen trắng thì khả năng lớn là nó có thể bị từ chối vì không có đủ chức năng chỉ dẫn dẫn nguồn gốc thương mại vì (a) “Safety & Effect” có nghĩa là “an toàn & hiệu quả” mô tả đặc tính của sản phẩm mang nhãn hiệu nên nó hoàn toàn không có chức năng nhãn hiệu, và (b) GS là tập hợp 2 chữ cái không phát âm được như một từ do đó cũng không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ làm nhãn hiệu

Bảng 1

Nhãn hiệu	Số Văn bằng/ Ngày cấp	Nhóm sản phẩm/ Dịch vụ	Dấu hiệu loại trừ (Giới hạn phạm vi bảo hộ)
	197292 12/12/2012	Nhóm 09: ắc quy dùng cho xe cộ; bình ắc quy; hộp ắc quy; ắc quy chiếu sáng; ắc quy	Khác biệt hẳn với các tình huống bị loại trừ bảo hộ 2 chữ cái GS như các ví dụ bên dưới, nhãn hiệu này được bảo hộ riêng 2 chữ GS vì GS Yuasa Corporation đã chứng minh thành công rằng GS dùng cho ắc quy giành được chức năng nhãn hiệu nhờ quá trình lâu dài và liên tục sử dụng (“acquired distinctiveness” hay còn gọi là “secondary meaning”)
	0062629 12/05/2005	Nhóm 09: Công tắc và ổ cắm điện các loại. Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dân dụng,...	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "E", "GS".
	0101361 19/05/2008	Nhóm 09:  Công tắc và ổ cắm điện các loại,… Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dân dụng,…. Nhóm 17:  ống PVC bằng chất dẻo; ống,….	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "GS", "Electrical Equipments".
	0105044 15/07/2008	Nhóm 1, 4, 9, 16, 35…..	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "GS",

Trên thực tế chính nhờ việc ra quyết định đúng đắn là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu GS Safety & Effect (Bảng 2) dưới dạng màu sắc (chứ không phải đen trắng) đã giúp chủ thương hiệu này giành được đăng ký độc quyền nhãn hiệu này sau khi chủ thương hiệu khiếu nại chống lại quan điểm từ chối của Cục SHTT cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký không đủ khả năng phân biệt với các nhãn hiệu ở Bảng 1

Bảng 2

Đối với các nhãn hiệu màu khi được cấp đăng ký, cần lưu ý rằng các yếu tố màu sắc bao giờ cũng được ghi nhận trên văn bằng bảo hộ. Điều này có nghĩa, nhãn hiệu còn được bảo hộ cho cả màu sắc thể hiện trên nhãn hiệu đó. Như vậy, một số quan điểm cho rằng đăng ký nhãn hiệu đen trắng đem lại phạm vi bảo hộ tốt hơn so với đăng ký nhãn hiệu màu vì chủ thể quyền vẫn có thể sử dụng trên thực tế nhãn hiệu đã đăng ký dưới bất kỳ phiên bản màu nào mà vẫn được xem là đang sử dụng nhãn hiệu là không đúng vì thực chất quan điểm này đã nhầm lẫn và đánh đồng 2 vấn đề pháp lý nêu trên mà chúng vốn có ý nghĩa pháp lý khác nhau

Vài khuyến nghị

Tóm lại, không có một quy tắc chung và duy nhất áp dụng cho mọi tình huống. Để xác định nộp đơn đăng ký nhãn hiệu màu hay đen trắng cần phải căn cứ vào trực quan của từng nhãn hiệu trong từng vụ việc cụ thể (case by case basis) nhưng nhìn chung nên theo trả lời các câu hỏi sau:

1. Màu sắc có trong nhãn hiệu có mang ý nghĩa là thuộc tính quan trọng quyết định đến tính chất nhận diện sản phẩm, nhận diện thương hiệu hoặc mang ý nghĩa phân biệt với các nguồn gốc thương mại của đối thủ khác hay không? Nếu câu trả lời là có thì nên đăng ký nhãn hiệu màu. Nếu câu trả lời là không thì có thể đăng ký nhãn hiệu đen trắng

2. Tương tự như câu hỏi 1 là nếu màu sắc có trong nhãn hiệu có mang ý nghĩa là thuộc tính quan trọng quyết định đến đặc tính phân biệt về nguồn gốc thương mại nhưng lại có thể được sử dụng dưới nhiều phiên bản màu sắc khác nhau (sử dụng không ổn định 1 màu sắc trên thực tế) thì làm thế nào hạn chế thấp nhất rủi ro bị chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng? Câu trả lời là chủ thương hiệu nên đăng ký cả nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen trắng thành 2 đơn độc lập.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, EU, Canada, Trung Quốc, Thailand. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.