ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN CHỨNG CỨ

TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG[1]

                                                                        Email to vinh@bross.vn

Lời dẫn

Nhóm nghiên cứu dự án nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ tổng hợp, phân tích khuôn khổ pháp luật quốc tế và hiện trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng mà còn có trực tiếp tham gia vào quá trình hướng dẫn và đánh giá chứng cứ trước khi quyết định nhãn hiệu nào được nộp bởi các chủ thể quyền tham gia dự án được xem là nổi tiếng. Do vậy, tiếp theo các bài giới thiệu đã công bố, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến các đọc giả quan tâm một đề xuất của Nhóm nghiên cứu về hướng dẫn, thu thập và đánh giá chứng cứ chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng.

Bản Khuyến nghị chung năm 1999 của WIPO làm tiêu chuẩn

Nhóm nghiên cứu cho rằng mặc dù không có giá trị ràng buộc pháp lý đối với các nước thành viên của Công ước Paris song Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 vẫn phải được xem là hướng dẫn mang tính kim chỉ nam phục vụ cho việc đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu vì hướng dẫn này mang tính khái quát cao, ngụ ý những khía cạnh lý luận sâu ở trình độ quốc tế về nhãn hiệu nổi tiếng và quan trọng hơn là thể hiện đúng bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng.

Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu Nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng EU, Trung Quốc và Nhật Bản khi giải quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng, cơ quan tư pháp hoặc cơ quan hành chính của các nước/khu vực này cũng áp dụng pháp luật quốc gia của họ dựa trên tinh thần của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. Vì vậy, Nhóm nghiên cứu thực hiện việc nghiên cứu và đánh giá theo đúng tinh thần của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 ngoại trừ một số sửa đổi nhỏ cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh pháp lý ở Việt Nam và điều này không có ý gì khác ngoài mục đích làm giảm bớt nghĩa vụ chứng minh của chủ nhãn hiệu nổi tiếng.

Việc lựa chọn Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 là hợp lý vì giả sử TPP có hiệu lực sau khi nó được phê duyệt bởi quốc hội hoặc nghị viện các nước thì Khuyến nghị của WIPO năm 1999 hiển nhiên trở thành cam kết quốc tế có giá trị ràng buộc với 12 quốc gia thành viên của TPP trong đó có Việt Nam.

Đề xuất giảm số lượng yếu tố đánh giá nêu ở Điều 75 Luật SHTT

Nhóm nghiên cứu thấy rằng không nên đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu theo Điều 75 Luật SHTT Việt Nam hiện tại gồm 8 tiêu chí vì các lý do như đã phân tích. Thay vì thế, Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện việc đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu chỉ dựa trên 5 yếu tố được đề xuất trong phần đề xuất khung về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được trình bày ở các phần trên sau khi Nhóm nghiên cứu đề xuất lược bớt một yếu tố trong số 6 yếu tố phải xem xét trước khi quyết định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không theo Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. 5 yếu tố mà Nhóm nghiên cứu thực hiện việc rà soát đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu gồm:

1. Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan;
2. Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu;
3. Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký;
4. Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền; và
5. Giá trị gắn liền với nhãn hiệu.

Một học giả[2] cho rằng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là vấn đề của sự kiện “matter of fact” chứ không phải vấn đề của luật “matter of law”[3]. Về cơ bản chúng tôi ủng hộ quan điểm này vì rõ ràng chúng tôi không thể đánh giá được khả năng đạt được hay chưa đạt được tình trạng nổi tiếng của Nhãn hiệu nghiên cứu nếu chúng tôi không nhận được đầy đủ hồ sơ, bằng chứng, dữ liệu có liên quan đến hoạt động quảng bá và mức độ sử dụng của nó tại lãnh thổ nghiên cứu. Chúng tôi hiểu rằng việc chuẩn bị chứng cứ tài liệu chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng không phải là công việc đơn giản đối với chủ Nhãn hiệu nghiên cứu và nó cũng không phải là công việc dễ dàng đối với Nhóm nghiên cứu để đi đến kết luận rằng Nhãn hiệu nghiên cứu nổi tiếng hay không nổi tiếng? Vì lẽ đó, trên cơ sở tìm hiểu kết quả khảo sát do INTA thực hiện đối với hàng chục quốc gia khác nhau ở các châu lục trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, Trung Quốc liên quan đến yêu cầu về bằng chứng chứng minh tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu[4], Nhóm nghiên cứu thấy rằng việc cung cấp hướng dẫn thu thập chứng cứ liên quan chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng là cần thiết, theo đó Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu chủ Nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp chứng cứ theo hướng dẫn sau:

(a)        doanh số;

(b)        hóa đơn/invoice điển hình mang giá trị lớn;

(c)        chi phí quảng cáo trên tivi hoặc báo chí hoặc các phương tiện truyền thông khác;

(d)       lịch sử ra đời nhãn hiệu, ý nghĩa tôn chỉ, nguồn gốc đặt tên Nhãn hiệu nghiên cứu, quá trình phát triển và khai thác Nhãn hiệu nghiên cứu trong thương mại từ khi ra đời; số lượng quốc gia mà Nhãn hiệu nghiên cứu đã được đăng ký kèm theo bản sao văn bằng bảo hộ tương ứng; số lượng quốc gia đã và đang nộp đơn nhưng chưa được bảo hộ; số lượng quốc gia công nhận Nhãn hiệu nghiên cứu là nổi tiếng (nếu có); thông tin/bằng chứng liên quan (các) vụ việc tranh chấp Nhãn hiệu nghiên cứu với bên thứ 3 ở Việt Nam và nước ngoài cũng như kết quả cuối cùng của (các) vụ việc đó;

(e)        Giá trị của Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua các bằng chứng như biên bản định giá, nghiên cứu thị trường về giá trị thương hiệu nhằm phục vụ cho các thương vụ mua bán cổ phần; giá trị Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc giá trị Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua việc góp vốn đầu tư (nếu có).

Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn của chứng cứ

Nhóm nghiên cứu xin được làm rõ một số hướng dẫn về bằng chứng phục vụ cho các mục (a), (b) và (c) nêu trên, cụ thể:

(i)         Đối với tiêu chí doanh thu cần lưu ý:

• Thống kê doanh thu cần phải đủ chi tiết để đảm bảo phản ánh được hoạt động bán hàng/cung ứng dịch vụ đem lại doanh thu lớn, và trong trường hợp có thể, nếu thống kê này có thể phản ánh được xuất xứ/địa bàn người mua hàng cư trú thì càng tốt
• Doanh thu nên được thống kê theo năm, theo đó càng các năm gần đây nhất (chẳng hạn từ 3 đến 5 năm gần nhất) càng nên được thống kê chi tiết trong khi doanh thu ở các năm xa hơn do ảnh hưởng của yếu tố lưu trữ thì có thể thống kê mang tính tương đối hơn
• Bảng thống kê doanh nên bóc tách chi phí và giá bán của từng đơn vị sản phẩm để giúp nhóm nghiên cứu có thể nghiên cứu so sánh với thương hiệu của các công ty khác trong cùng lĩnh vực
• Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng doanh thu phải thể hiện được chính xác doanh thu đó đến từ nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu chứ không phải là nhãn hiệu khác
• Thống kê doanh thu nên được tách độc lập ở từng nước, nghĩa là ngoài thống kê doanh thu ở Việt Nam – nơi sẽ được tập trung đánh giá nhiều nhất – cần lập và gửi bảng thống kê doanh thu ở các nước khác với các yêu cầu tương tự như trên đã nêu
• Vì doanh thu có mối liên hệ mật thiết với người tiêu dùng (có thể là người tiêu dùng cuối cùng hoặc người tiêu dùng trung gian như đại lý chẳng hạn) do vậy, chủ nhãn hiệu cần cung cấp danh sách đại lý, hệ thống phân phối, điểm bán hàng trên toàn quốc (ở Việt Nam) cũng như ở các nước khác nơi mà hàng hóa/dịch vụ đã được xuất khẩu/bán/cung cấp. Băng việc cung cấp bằng chứng khách hàng như vậy, nhóm nghiên cứu sẽ có thêm thông tin đánh giá về số lượng khách hàng thực tế và tiềm năng liên quan đến nhãn hiệu nghiên cứu cũng như phạm vi địa lý mà nhãn hiệu nghiên cứu đã được biết tới.
• Trong trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3 chẳng hạn như chủ nhãn hiệu muốn phản đối/hủy bỏ nhãn hiệu tương tự của chủ thể khác sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ tương tự với sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu, hoặc kể cả trường hợp nhãn hiệu tương tự sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ không cạnh tranh nhưng có nguy cơ gây tổn hại đến danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu nghiên cứu thì các bằng chứng nêu trên cũng cần làm rõ/bóc tách để đảm bảo bằng chứng được cung cấp thể hiện mức độ nổi tiếng trước thời điểm nhãn hiệu có sau bắt đầu sử dụng.

(ii) Đối với tiêu chí invoice/hóa đơn cần lưu ý:

• Vì việc số lượng invoice/hóa đơn bán hàng có thể sẽ quá lớn do vậy chủ nhãn hiệu chỉ cần chọn lọc và cung cấp các invoice/hóa đơn mang tính điển hình, phản ánh khoản thanh toán lớn và/hoặc theo từng năm và/hoặc theo từng khu vực địa lý liên quan đến người mua hàng;
• Để có thể tăng cường tính xác thực của các invoice có giá trị lớn, các hợp đồng liên quan đến các hóa đơn này nên được cung cấp;
• Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng invoice/hóa đơn phải thể hiện được chính xác rằng invoice/hóa đơn đó có nguồn gốc từ chính nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu chứ không phải là nhãn hiệu khác.

(iii)       Đối với chi phí quảng cáo trên tivi hoặc báo chí hoặc các phương tiên truyền thông khác

• Thông tin và bằng chứng thể hiện chi phí, chu kỳ/tần suất, hình thức/phương tiện đăng ký quảng cáo nhãn hiệu nghiên cứu trong càng nhiều năm qua càng tốt.
• Thông tin và bằng chứng quảng cáo dưới dạng tài trợ, đặt biển, banner ngoài trời, trên internet, tổ chức các hoạt động PR, hoạt động từ thiện, hội thảo, hội chợ thương mại ở trong nước và nước ngoài bao gồm cả thông tin biểu thị chi phí, chu kỳ/tần suất, hình thức/phương tiện đăng ký quảng cáo nhãn hiệu nghiên cứu trong càng nhiều năm qua càng tốt.
• Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng quảng cáo phải thể hiện được chính xác nó trực tiếp liên quan đến chính nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu chứ không phải là nhãn hiệu khác.
• Uy tín rộng rãi của sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu theo tiêu chí 5 còn có thể được củng cố thêm trên cơ sở chủ nhãn hiệu cung cấp được thông tin bằng chứng về giải thưởng lớn ở cả Việt Nam và nước ngoài mà nhãn hiệu nghiên cứu đạt được; bài báo, bài phân tích đánh giá vị trí/thứ hạng của nhãn hiệu nghiên cứu trên thị trường được đăng bởi các tờ báo lớn càng có uy tín và tên tuổi càng tốt; báo cáo điều tra thị trường do chủ nhãn hiệu độc lập tiến hành hoặc do các tổ chức khác tiến hành nhằm xác định thị phần, phân khúc trị trường cũng như triển vọng tăng/giảm cung hoặc cầu liên quan đến sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu thuộc phân khúc đó.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, EU, Canada, Trung Quốc, Thailand. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.