Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Đâu là chiến lược thượng sách giành lại thương hiệu gạo ST25 ở Mỹ?
(Ngày đăng: 2021-05-24)

Đâu là chiến lược thượng sách giành lại thương hiệu gạo ST25 ở Mỹ[1]?

 

Email: vinh@bross.vn

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

 

Bối cảnh sự việc

 

Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (DNTN Hồ Quang Trí) là chủ sở hữu giống lúa ST25 được bảo hộ tại Việt Nam theo Bằng bảo hộ giống cây trồng số 21.VN.2020 do Cục Trồng trọt cấp ngày 6/4/2020. Giống lúa ST25 chưa hề được nộp đơn và/hoặc được cấp bằng bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Việt Nam. Hiện tại cũng không có bất kỳ nhãn hiệu nào chứa cụm từ ST25 dưới tên của DNTN Hồ Quang Trí được bảo hộ tại Việt Nam. Tương tự như vậy, cũng không có bất kỳ nhãn hiệu nào chứa cụm từ ST25 dưới tên của DNTN Hồ Quang Trí được nộp đơn/đăng ký ở nước ngoài bao gồm cả Mỹ

 

Theo thông tin trên báo đài, hiện đang xuất hiện tràn lan hàng nhái, hàng giả, hàng mạo danh sản phẩm gạo ST25 chính hiệu ở thị trường Việt Nam cũng như cả tình trạng mạo danh hoặc giả mạo “Gạo ngon nhất thế giới ST25 năm 2019” ở thị trường Mỹ[2].

Giữa lúc đó, xuất hiện 5 đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa cụm từ ST25 tại Mỹ (nộp tại USPTO) trong đó đáng chú ý nhất là nhãn hiệu #2 đăng ký chỉ cho chữ ST25 (viết thường) đã được chấp nhận và công bố để bên thứ 3 phản đối từ 4/5/2021:

 

#

Nhãn hiệu

Nhóm/Sản phẩm

Số đơn/

Ngày nộp

Chủ đơn

Tình trạng đến ngày 19/05/2021

Căn cứ

nộp đơn[3]

 

5 nhãn hiệu chứa chữ ST25 liên quan đến gạo nộp ở USPTO

 

1

30

Gạo

90270383

22/10/2020

Ngon Fish Sauce, Inc.

Bị từ chối ngày 14/4/2021 vì nhiều lý do trong đó có lý do tương tự với nhãn hiệu #5

1B

2

30

Gạo

90009521

18/6/2020

I&T ENTERPRISE, INC.

Ngày 14/4/2021 USPTO chấp nhận cho công bố (ngày dự kiến công bố 4/5/2021)

1A

01/07/2020

3

29

Cơm,

bún, bánh tráng, miến, bánh phở

90103840

10/8/2020

TTM International Inc

Bị từ chối ngày 9/12/2020 bởi 1 lý do duy nhất là tương tự với nhãn hiệu #2 và USPTO ra thông báo tạm đình chỉ xét nghiệm chờ số phận của nhãn hiệu #2

1A

01/01/2020

4

30

Gạo

90151727

1/9/2020

Transworld Foods, Inc.

Bị từ chối ngày 20/11/2020 vì nhiều lý do trong đó có lý do tương tự với nhãn hiệu #2 và #3[4]

1A

11/08/2020

5

30

Gạo

90085988

31/7/2020

Transworld Foods, Inc.

Bị từ chối ngày 20/11/2020 vì nhiều lý do trong đó có lý do tương tự với nhãn hiệu #2 và #6[5]

1A

29/07/2020

 

Nhãn hiệu Gạo thơm Sóc Trăng không chứa chữ ST25

(nhãn hiệu #5 sẽ bị từ chối khi nhãn hiệu #6 được cấp bảo hộ)

 

6

30

Gạo

 

90069357

23/07/2020

GREAT WEALTH LLC

Bị từ chối ngày 10/11/2020 vì lý do mẫu nhãn hiệu bị xem là bản vẽ kỹ thuật số hơn là mẫu nhãn hiệu sử dụng ở sản phẩm

1A

21/07/2020

 

Ý nghĩa pháp lý của “nhãn hiệu đã công bố” theo Luật nhãn hiệu Mỹ

 

Theo pháp luật của Mỹ, nhãn hiệu đã công bố[6] có nghĩa là nhãn hiệu đó đã được thẩm định xong cả về hình thức và nội dung, hoặc nói cách khác USPTO đã kết luận nhãn hiệu đó đáp ứng tiêu chuẩn để được cấp bằng. Tuy nhiên, cũng theo luật của Mỹ thì bất kỳ ai tin rằng nhãn hiệu đã công bố có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của mình đều có quyền nộp đơn phản đối cho Ban khiếu nại và xét xử Nhãn hiệu (viết tắt là TTAB[7]) trực thuộc USPTO trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố hoặc nộp đơn yêu cầu gia hạn thời hạn nộp phản đối 90 ngày kèm theo phí gia hạn 200USD (khoảng hơn 4,6 triệu đồng).

 

Như vậy, nếu hết ngày 4/6/2021, hoặc 4/8/2021 (nếu đơn gia hạn 90 ngày để nộp đơn phản đối đã nộp cho TTAB) mà không có ai phản đối, hoặc đơn phản đối bị bác bỏ thì USPTO sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, chỉ duy nhất I&T ENTERPRISE, INC trở thành chủ thể nắm quyền độc quyền sử dụng chữ ST25 cho sản phẩm gạo ở lãnh thổ Mỹ.

 

Hệ quả pháp lý nguy hại ngay trước mắt là gạo thật ST25 được sản xuất và phân phối bởi DNTN Hồ Quang Trí vào lãnh thổ Mỹ có thể bị Hải quan Mỹ chặn ngay tại cửa khẩu biên giới vì lý do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có thể bị xử lý bằng các biện pháp pháp lý kèm theo bồi thường thiệt hại. Nhưng nguy hơn cả là nếu gạo ST25 được bán và tiếp thị bởi I&T ENTERPRISE, INC không có nguồn gốc từ Việt Nam, không được trồng và chế biến từ giống lúa ST25 thì đó là mạo danh gạo ST25 của Việt Nam, và người tiêu dùng ở Mỹ có thể bị “nhầm lẫn” khi tin rằng gạo ST25 đó là gạo chính hiệu được giải “gạo ngon nhất thế giới năm 2019”.

 

Các kịch bản pháp lý có thể xảy ra

 

Việc công chúng và báo chí gần đây chỉ tập trung sự chú ý vào nhãn hiệu #2 đã công bố là chưa đủ. Cần nhớ rằng có đến 5 đơn đăng ký nhãn hiệu ST25 ở Mỹ, trong đó 4 đơn đăng ký nhãn hiệu #1, 3, 4 & 5 nêu trên chỉ mới đang bị từ chối tạm thời bởi USPTO và người nộp đơn đều có cơ hội có thể vượt qua các từ chối này nếu nộp trả lời trong vòng 6 tháng tính từ ngày bị từ chối. Như vậy, vẫn phải chờ hết 6 tháng mà rơi vào các ngày 14/10/2021, 9/6/2021, và 20/05/2021 (cùng cho 2 nhãn hiệu #4 & 5) của 4 đơn tương ứng nêu trên mới xác định được chúng ta phải làm gì đối với 4 đơn đăng ký này hay cứ để “bất chiến tự nhiên thành”. Về cơ bản sẽ có 4 kịch bản xảy ra như được diễn giải dưới đây:

 

Kịch bản 1: Nhãn hiệu #2 được USPTO cấp đăng ký vì không có đơn phản đối nào được nộp trước ngày 4/6/2021, hoặc không có đơn gia hạn 90 ngày được nộp cho TTAB để nộp phản đối trước ngày 4/8/2021, hoặc phản đối đã nộp thất bại. Hệ quả của kịch bản này là nguy hại nhất vì DNTN Hồ Quang Trí không thể xuất khẩu gạo vào lãnh thổ Mỹ, và các nhãn hiệu #3, 4 & 5 sẽ tiếp tục bị USPTO từ chối bằng căn cứ từ chối mới là tương tự gây nhầm lẫn theo Điều 2(d) Luật Lanham Act

 

Kịch bản 2: Phản đối nhãn hiệu #2 được chấp nhận bởi TTAB dựa trên căn cứ pháp lý ST25 là tên gọi thông thường (generic) của hàng hóa (tên của giống cây trồng nhìn chung không được bảo hộ làm nhãn hiệu). Hệ quả tệ hại nhất nếu kịch bản này xảy ra là TTM International Inc sẽ được cấp độc quyền sử dụng nhãn hiệu #3 cho chữ ST25 (chữ viết thường) dùng cho sản phẩm cơm, bún, bánh tráng, miến, bánh phở ở nhóm 29 vì từ chối của USPTO đối với nhãn hiệu #3 phải được rút bỏ do nhãn hiệu #2 không được cấp đăng ký. Hệ quả tiếp theo là “cả làng” sẽ cùng được sử dụng tự do chữ ST25 cho sản phẩm gạo ở thị trường Mỹ. Nếu xảy ra kịch bản này ST25 chính thức bị coi là generic theo nghĩa thực sự, nghĩa là thương hiệu ST25 sẽ trở thành tên gọi thông thường tương tự như gạo Basmati của Ấn Độ hoặc Thai Jasmine Rice của Thái Lan.

 

Kịch bản 3: Phản đối nhãn hiệu #2 được chấp nhận bởi TTAB dựa trên căn cứ pháp lý ở Điều 2(a) quy định việc sử dụng ST25 bởi I&T ENTERPRISE, INC có khả năng chỉ dẫn sai lệch về mối quan hệ kinh doanh (false suggestion of a connection) với DNTN Hồ Quang Trí. Hệ quả của kịch bản này là nhãn hiệu #2 bị từ chối, nhãn hiệu #3 được cấp, và các nhãn hiệu #1, 4 & 5 chưa rõ số phận. Tuy nhiên, vì DNTN Hồ Quang Trí không nộp đơn đăng ký chữ ST25 với USPTO cho sản phẩm gạo ở thời điểm hiện tại nên kịch này nếu xảy ra không đem lại cho DNTN Hồ Quang Trí quyền độc quyền sử dụng ST25 cho gạo ở Mỹ. Nếu nỗ lực theo Kịch bản này thì cần nộp đơn đăng ký ST25 ngay với USPTO.

 

Kịch bản 4: Phản đối nhãn hiệu #2 được chấp nhận bởi TTAB dựa trên căn cứ pháp lý tương tự như Kịch bản 3 nhưng kết hợp thêm việc đàm phán chuyển nhượng lại đơn đăng ký 90009521 từ I&T ENTERPRISE, INC cho DNTN Hồ Quang Trí. Hệ quả của kịch bản này là DNTN Hồ Quang Trí được USPTO cấp đăng ký sử dụng độc quyền ST25 cho gạo trong khi đó các nhãn hiệu #3, 4 & 5 sẽ tiếp tục bị USPTO từ chối bằng căn cứ từ chối mới là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu #2 theo Điều 2(d) Luật Lanham Act.

 

Đâu là chiến lược thượng sách về pháp lý?

 

Đồng ý rằng theo nguyên tắc chung thì tên giống cây trồng không thể được cấp độc quyền nhãn hiệu. Tuy nhiên, ở Mỹ, USPTO có nghĩa vụ phải chứng minh khi nào, với điều kiện, và với bằng chứng nào mới đủ để khẳng định một dấu hiệu xin đăng ký bị xem là tên gọi thông thường (generic) để không được bảo hộ làm nhãn hiệu. Cụ thể hơn, theo luật Mỹ, USPTO có nghĩa vụ phải thẩm tra phép thử 2 đoạn (two-part inquiry)[8]: (a) ST25 đang tranh chấp là loại hàng hóa/dịch vụ gì ?; và (b) liệu công chúng (Mỹ) có liên quan có hiểu/nhận biết được rằng ST25 về cơ bản đề cập đến gạo hay không?

 

Pháp luật nhãn hiệu của Mỹ rất khác biệt so với phần còn lại của thế giới ở chỗ Luật Lanham Act tuyên bố rằng người tiêu dùng Mỹ mới là vị vua phán xét một cái tên có phải là tên gọi thông thường hay không. Chính vì lý do này mà trong vụ án gây chấn động Booking.com bị USPTO từ chối vì Booking.com là tên thông thường (ban đầu từ chối vì mô tả), Tòa án tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết đồng thuận đại đa số 8-1, khẳng định Booking.com không phải là tên thông thường của dịch vụ đặt phòng nên nó phải được coi là nhãn hiệu độc quyền.[9]

 

Theo quan điểm của chúng tôi, việc gạo ST25 dành được danh hiệu gạo ngon nhất thế giới năm 2019 không chỉ là một sự kiện vĩ đại đối với nông nghiệp của Việt Nam mà còn là một cơ hội hiếm có để xây dựng và phát triển thương hiệu gạo ST25 nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung ở thị trường Mỹ.

 

Theo pháp luật Mỹ, DNTN Hồ Quang Trí có thể sử dụng một, một số căn cứ pháp lý trong số 16 căn cứ pháp lý khác nhau để ngăn chặn nhãn hiệu được công bố bởi USPTO sắp được đăng ký. Việc sử dụng căn cứ pháp lý nào là nhiệm vụ tối quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến khả năng làm cho kịch bản nào trong 4 kịch bản trên xảy ra. Như vậy, có thể đi đến kết luận rằng Kịch bản 1 hoặc 2 xảy ra sẽ được coi là thất bại trong khi Kịch bản 3 là hạ sách thì chỉ có duy nhất Kịch bản 4 là thượng sách, là chiến thắng pháp lý thực sự đối với gạo ST25 ở thị trường Mỹ.

 

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có nhiều kinh nghiệm tham gia thủ tục phản đối, xử lý vi phạm nhãn hiệu ở Hoa Kỳ. Năm 2021, Bross & Partners hỗ trợ ông Nguyễn Trọng Thìn giành lại thương hiệu “Phở Thìn 13 Lò Đúc” bị một cá nhân Hàn Quốc chiếm đoạt ở Hoa Kỳ. Năm 2016, giúp Công ty Blue Ocean tự vệ thành công chống phản đối cấp nhãn hiệu “Lotus Rice” tại TTAB (USPTO).

 

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.



[1] Bài viết này được đăng bởi Thời Báo Kinh Tế Sài Gon online ngày 19/05/2021. Xem thêm: Đâu là chiến lược thượng sách giành lại thương hiệu gạo ST25 ở Mỹ? (thesaigontimes.vn)

[2] Nhiều tờ báo chẳng hạn như Vietnamnet đưa tin “Loạn thị trường gạo ngon nhất thế giới ST25”:

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/gao-ngon-nhat-the-gioi-st25-bi-lam-gia-723257.html ; hoặc VTV1 đưa tin “Loạn sản phẩm gạo ST25, người tiêu dùng rơi vào ”ma trận” thật-giả: https://vtv.vn/kinh-te/loan-san-pham-gao-st25-nguoi-tieu-dung-roi-vao-ma-tran-that-gia-20210313201630305.htm. Thông tin chính thức về gạo ST25 chính hiệu bao gồm cả hướng dẫn cách phân biệt, nhận biết gạo ST25 chính hiệu được sản xuất và đóng gói bởi DNTN Hồ Quang Trí có ở link: https://gaost.vn/. Ngoài ra, Công ty cổ phần lương thực Phương Nam có vẻ như là đại lý phân phối chính hãng của DNTN Hồ Quang Trí như thông tin có ở website: https://gaophuongnam.vn/giay-xac-nhan-chi-nhanh-phuong-nam-ban-gao-soc-trang-chinh-hang-tai-tphcm. Có khả năng gạo ST25 đang quảng cáo ở thị trường Mỹ có ở link sau là mạo danh ST25 chính hiệu: http://lalucky.com/product/soc-trang-st25-rice-1/

[3] Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ (đăng ký quốc gia), người nộp đơn bắt buộc phải chọn 1 trong 4 Căn Cứ Nộp Đợn là 1A, 1B, 44(e) và 44(d). Xem thêmĐăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ở Hoa Kỳở link: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Dang-ky-nhan-hieu-thuong-hieu-o-Hoa-Ky

[4] Tương tự như nhãn hiệu #3, nếu có phản hồi đúng hạn của chủ đơn đối với các lý do từ chối khác với lý do tương tự với nhãn hiệu #2 và #3 thì USPTO có thể ban hành thông báo tạm đình chỉ xét nghiệm để chờ số phận cuối cùng của nhãn hiệu #2 và #3

[5] Tương tự như nhãn hiệu #3 và #4, nếu có phản hồi đúng hạn của chủ đơn đối với các lý do từ chối khác với lý do tương tự với nhãn hiệu #2 và #6 thì USPTO có thể ban hành thông báo tạm đình chỉ xét nghiệm để chờ số phận cuối cùng của nhãn hiệu #2 và #6.

[6] Xem Step 5 ở link: https://www.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-process#step5 hoặc xem quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu dựa trên căn cứ sử dụng trong thương mại theo điều 1(a) ở link: https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-timelines/section-1a-timeline-application-based-use-commerce

[7] TTAB là từ viết tắt của “The Trademark Trial and Appeal Board”, một cơ quan chuyên môn trực thuộc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) có chức năng giải quyết tranh chấp nhãn hiệu gồm phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu và giải quyết khiếu nại chống từ chối bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO.

[8] Nguyên văn tiếng Anh của phép thử này là “A two-part inquiry is used to determine whether a designation is generic: (1) What is the genus of goods or services at issue? and (2) Does the relevant public understand the designation primarily to refer to that genus of goods or services?”. Xem thêm: https://www.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-process#step5

[9] Xem bản án của Tòa án tối cao Liên bang Mỹ: https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf

 

Bookmark and Share
Relatednews
How to Protect Vietnamese Agricultural Brand Names as Certification Trademark in the United States of America
What is the supremacy legal strategy for taking back the rice brand name ST25 in the US?
Protection of Plant Varieties in Vietnam
Tại sao phải chọn 1 trong 5 căn cứ nộp đơn khi đăng ký thương hiệu ở Hoa Kỳ?
Bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý dưới dạng Nhãn Hiệu Chứng Nhận theo Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ và tìm hiểu cách đăng ký thương hiệu nông sản Việt Nam với USPTO
Understanding of US Trademark Law to Avoid Losing Brand Name in the US Market
COI CHỪNG MẤT THƯƠNG HIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ Ở HOA KỲ
9 THINGS YOU SHOULD AVOID WHEN NAMING AND REGISTERING A TRADEMARK IN VIETNAM
9 điều nên tránh khi đặt tên thương hiệu ở Việt Nam
United States of America Trademark Protection System Like no Other You May not Know

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go