Không đưa nhà sản xuất tham gia tố tụng có phải là căn cứ để Tòa sơ thẩm

bác đơn khởi kiện công ty nhập khẩu xâm phạm sáng chế ở Việt Nam?

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Tòa sơ thẩm bác đơn khởi kiện xâm phạm pa-tăng

Năm 2018, nguyên đơn, một công ty dược của Mỹ, chủ sở hữu 2 Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 đang có hiệu lực tại Việt Nam khởi kiện một công ty Việt Nam thực hiện hành vi nhập khẩu và phân phối 2 loại thuốc chứa hoạt chất Sitagliptin. Bằng độc quyền sáng chế số 5684 có hiệu lực đến 05/07/2022 được cấp bảo hộ cho sáng chế có tên “Hợp chất beta-amino tetrahydro(1,2-a)pyrazin và tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazin để sử dụng làm chất ức chế dipeptidyl peptidaza, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng” trong khi Bằng độc quyền sáng chế số 7037 có hiệu lực đến 18/06/2024 có tên gọi “Muối axit phosphoric của chất ức chế dipeptidyl peptidaza-IV, quy trình điều chế, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng”

Cùng với đơn khởi kiện nộp tại Tòa án, nguyên đơn cung cấp kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) kết luận rằng hoạt chất Sitagliptin trong 2 sản phẩm thuốc của bị đơn trùng với sáng chế được bảo hộ của nguyên đơn. Cụ thể, sản phẩm GETSITALIP 100mg và GETSITALIP 50mg mà bị đơn nhập khẩu và phân phối đều chứa hoạt chất Sitagliptin phosphate monohydrat trùng với các điểm yêu cầu bảo hộ số 15, 16 & 18 thuộc Bằng độc quyền 5684 đề cập đến hợp chất Sitagliptin ở dạng bazơ tự do và trùng với điểm yêu cầu bảo hộ số 1 cấp cho các muối dược dụng của hợp chất Sitagliptin thuộc Bằng độc quyền 7037.

Nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn:

(a) chấm dứt mọi hành vi xâm phạm quyền độc quyền sáng chế bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm GETSITALIP 100mg và GETSITALIP 50mg;

(b) thu hồi các sản phẩm GETSITALIP 100mg và GETSITALIP 50mg đã đưa ra thị trường và/hoặc còn tồn kho có sự chứng kiến của nguyên đơn;

(c) bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 500 triệu đồng và phí thuê luật sư 300 triệu đồng;

(d) xin lỗi công khai nguyên đơn trên tạp chí Dược và Mỹ phẩm, tạp chí Sức khỏe và Đời sống; báo Thanh Niên

(e) không được đăng ký tại Cục Quản lý dược Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào chứa các hợp chất còn trong thời hạn hiệu lực của BĐQSC số 5684 và 7037

Không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn lập luận rằng bị đơn chỉ là nhà phân phối các sản phẩm thuốc nêu trên tại thị trường Việt Nam theo hợp đồng ký với nhà sản xuất ở Pakistan và chính hợp đồng quy định rõ nhà sản xuất chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ chứ không phải bị đơn. Mặt khác để tỏ thiện chí bị đơn đã dừng nhập khẩu và dừng các hoạt động đấu thầu sản phẩm Getsitalip. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn đề nghị Tòa án triệu tập nhà sản xuất thuốc Getsitalip (ở Pakistan và có văn phòng đại diện ở Việt Nam) tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không được Tòa cấp sơ thẩm chấp nhận. Bị đơn cũng cho rằng nguyên đơn không có yêu cầu tòa án trưng cầu giám định do vậy các kết luận giám định do nguyên đơn cung cấp cho tòa án không được coi là chứng cứ, do không đảm bảo thủ tục do luật định. Do vậy, bị đơn đề nghị tòa án bác toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản án sơ thẩm số 1030/2019/KDTM-ST bác toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn. Có lẽ căn nguyên chính mà Tòa án bác đơn kiện có lẽ chủ yếu dựa trên nhận định rằng hợp đồng phân phối đã quy định nhà sản xuất chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ do vậy bị đơn không thể là chủ thể bị kiện do vậy bị đơn không xâm phạm sáng chế của nguyên đơn.

Tòa cấp phúc thẩm hủy án yêu cầu xét xử sơ thẩm lại

Do bản án sơ thẩm bị kháng cáo nên Tòa cấp phúc thẩm (Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh) trong bản án số 41/2020/DS-PT ngày 28/7/2020 nhận định rằng Tòa cấp sơ thẩm không đưa nhà sản xuất tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn và nhà sản xuất.

Tòa cấp phúc thẩm cũng cho rằng Tòa cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh sản phẩm của nhà sản xuất có vi phạm sáng chế mà nguyên đơn được bảo hộ hay không. Do vậy, việc Tòa cấp sơ thẩm bác đơn khởi kiện bị đơn phân phối sản phẩm Getsitalip tables 100mg và 50mg được sản xuất bởi nhà sản xuất là chưa đủ căn cứ vững chắc, chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Vì lẽ đó, Tòa cấp phúc thẩm tuyên bố hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.