Nhãn hiệu bị từ chối do lừa dối và cách vượt qua từ chối đó

 Luật sư Nguyễn Khánh Linh – Bross & Partners

Email: linh.nguyen@bross.vn; vinh@bross.vn

Nhãn hiệu xin đăng ký “5-Loxin” bị từ chối vì gây hiểu sai lệch, nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như luật nhãn hiệu các nước trên thế giới thường sẽ từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký bị xem là gây hiểu sai lệch hoặc lừa dối người tiêu dùng.[1] Ví dụ, Cục SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký “5-LOXIN” dùng cho sản phẩm chiết xuất cây thảo dược Boswellia, chất bổ sung dinh dưỡng có chứa thảo dược,...ở nhóm 05 bị vì lý do “5-LOXIN” là công thức hóa học được bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ nên nhãn hiệu xin đăng ký này mang tính mô tả nếu chứa thành phần “5-LOXIN” hoặc gây nhầm lẫn (lừa dối) trong trường hợp ngược lại vi phạm Điều 73.5 và Điều 74.2.c Luật SHTT.

Cách vượt qua từ chối vì gây hiểu sai lệch, nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối

Khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu theo quy định ở điều 73.5 và 74.2.c Luật SHTT đều không có chỗ nào nói đến dấu hiệu xin đăng ký chứa tên công thức hóa học của sáng chế được bảo hộ nào đó thì phải bị coi là mô tả, gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng. Ngoài ra, từ chối của Cục SHTT cũng không chỉ rõ Cục SHTT dựa vào nguồn thông tin nào và công bố ở đâu để cho rằng “5-LOXIN” là công thức hóa học theo sáng chế được bảo hộ độc quyền.

Đại diện cho người nộp đơn, Bross & Partners khiếu nại tập trung vào 3 lập điểm:

Thứ nhất, 5-LOXIN không phải là công thức hóa học được bảo hộ trong sáng chế của Hoa Kỳ mà là dấu hiệu được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tai Hoa Kỳ. Cụ thể, chính Người nộp đơn đã được USPTO cấp bảo hộ cho dấu hiệu 5-LOXIN ở nhóm 05, chẳng hạn như 5-LOXIN ADVANCE và 5-LOXIN theo đăng ký số 4,597,994 và 3,807,044 tương ứng do vậy việc Hoa Kỳ - quốc gia cũng xét nghiệm nhãn hiệu theo tiêu chuẩn 2 bước như ở Việt Nam - coi 5-LOXIN có chức năng nhãn hiệu chứ không phải là dấu hiệu mô tả, gây nhầm lẫn hoặc gây lừa dối công chúng.

Thứ hai, 5-LOXIN có chức năng nhãn hiệu ngay cả khi nó được nêu tên trong nhiều bản mô tả sáng chế ở Hoa Kỳ. Ngay cả khi 5-LOXIN xuất hiện trong các bản mô tả sáng chế ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như bằng độc quyền sáng chế số 9,101,599; 8,197,865 hoặc 8,192,768 thì không có nghĩa 5-LOXIN không có chức năng nhãn hiệu hoặc mất chức năng nhãn hiệu vì ngay trong các bản mô tả sáng chế này ký hiệu thông dụng ® - biểu thị nhãn hiệu đã đăng ký – luôn được đặt ở góc bên phải phía trên của chữ 5-LOXIN. Hơn nữa, thực tiễn ở Hoa Kỳ cho thấy USPTO chấp nhận đưa nhãn hiệu (thương hiệu) hoặc tên thương mại vào bản mô tả sáng chế với mục đích để nhận diện hàng hóa hoặc sản phẩm miễn là ý nghĩa của nó đã được chứng minh theo một định nghĩa đi kèm để mô tả chính xác và đầy đủ sáng chế được bộc lộ, hoặc được người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng biết tới rộng rãi nhãn hiệu đó.

Thứ ba, 5-LOXIN được giải thích rõ ràng trên nhiều nguồn thông tin từ Internet là một nhãn hiệu chứ không phải là một công thức hóa học được bảo hộ sáng chế. Cụ thể, 5-LOXIN đóng vai trò là chỉ dẫn thương mại, được sử dụng với tính cách là chỉ dẫn giúp người tiêu dùng nhận biết về nguồn gốc thương mại của các sản phẩm thảo dược. Thông tin trên internet ở nhiều nguồn khác nhau có thể khẳng định điều này, chẳng hạn như theo http://www.plthealth.com/products/5-loxin và http://www.5-loxin.com/,  LAILA NUTRACEUTICALS, chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ tại Hoa Kỳ, đã quảng cáo sản phẩm mang nhãn hiệu “5-Loxin” trên trang web với dấu hiệu ® thể hiện một nhãn hiệu đã được bảo hộ mà không phải là một sáng chế được bảo hộ.

Với các lập luận xác đáng nêu trên, ngày 6/5/2016 Cục SHTT đồng ý rút từ chối bảo hộ, chấp nhận đơn khiếu nại của Bross & Partners và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 261895 cho Người nộp đơn.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.