Hệ thống Madrid để bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài – Giải pháp tốt về chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam đã tham gia cả Thỏa ước Madrid (8/3/1949) và Nghị định thư Madrid (11/7/2006) (Hệ thống Madrid) về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, theo đó chủ nhãn hiệu Việt Nam có thể bảo hộ nhãn hiệu của mình bằng đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid thay thế cho đăng ký quốc gia - con đường truyền thống vốn đắt đỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, dù đã vài thập kỷ trôi qua số lượng các doanh nghiệp sử dụng Hệ thống Madrid vẫn còn thực sự rất khiêm tốn, cụ thể theo thông tin của WIPO tính đến ngày 5/12/2018 mới chỉ có 949 nhãn hiệu đăng ký quốc tế có xuất xứ của người Việt so với con số 119,653 nhãn hiệu đăng ký quốc tế có nguồn gốc nước ngoài yêu cầu bảo hộ/mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam[1]. Chúng tôi xin được giới thiệu một số đặc trưng căn bản nhất của Hệ thống Madrid để Quý vị tham khảo

Điều kiện tiên quyết để nộp đơn đăng ký quốc tế

(a)        Nhãn hiệu thuộc đối tượng nộp đơn đăng ký quốc tế phải đã được đăng ký hoặc đã được nộp đơn tại nước xuất xứ (Việt Nam hoặc bất kỳ nước khác mà cũng là thành viên của Hệ thống Madrid); và

(b)        Nhãn hiệu thuộc đối tượng nộp đơn đăng ký quốc tế phải giống y hệt (giống về mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm yêu cầu bảo hộ) nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đã nộp đơn ở nước xuất xứ (Việt Nam hoặc bất kỳ nước khác mà cũng là thành viên của Hệ thống Madrid); và

(c)        Các nước yêu cầu bảo hộ phải là thành viên của Hệ thống Madrid. (Đến ngày 13/4/2018 có 117 nước thành viên) 

Lợi ích căn bản của đăng ký quốc tế

(a)        Tiết kiệm chi phí hơn so với cách đăng ký quốc gia truyền thống. Đăng ký quốc tế được xem là phương thức bảo hộ tốt nhất hiện nay về mặt chi phí, đặc biệt là trường hợp xin đăng ký nhãn hiệu ở nhiều nước/khu vực trong một đơn quốc tế có thể giúp tiết kiệm đến 50% hoặc cao hơn, chi phí của phương thức đăng ký quốc gia

(b)        Thủ tục đơn giản do chỉ cần nộp 01 đơn duy nhất, 01 ngôn ngữ, 01 lần thanh toán toán tiền phí Chính phủ và WIPO[2] để có cơ hội được bảo hộ ở nhiều nước trong thời hạn 10 năm

(c)        Dễ dàng quản trị hồ sơ thương hiệu ở nước ngoài một cách lâu dài, đơn giản và tiết kiệm chẳng hạn như cũng chỉ cần nộp 01 lần gia hạn, 01 sửa đổi, 01 lần chuyển nhượng (nếu có)

(d)       Có thể yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở toàn bộ một liên minh kinh tế gồm nhiều quốc gia, chẳng hạn như EU (28 nước thành viên), OAPI (the African Intellectual Property Organization, viết tắt là OAPI) gồm 16 nước thành viên vì EU và OAPI cũng là thành viên của Hệ thống Madrid

(e)        Hệ thống Madrid nhìn chung là có lợi về mặt thời gian để xác định liệu nhãn hiệu đăng ký quốc tế có được quốc gia mà nó chỉ được bảo hộ hay không ở chỗ nó thường kết thúc không quá 12 hoặc 18 tháng, tùy theo tuyên bố áp dụng thời hạn 12 hay 18 tháng xét nghiệm nội dụng của mỗi nước thành viên, kể từ ngày mà WIPO thông báo cho cơ quan sở hữu trí tuệ của nước mà đăng ký quốc tế yêu cầu bảo hộ mặc dù trên thực tế nhiều nước hoàn thành việc xét nghiệm này sớm hơn nhiều, tức chỉ trong vòng 6-8 tháng như Mỹ, Korea, Japan, EU. Vì quy định như vậy nên Hệ thống Madrid đặt áp lực lên các Cơ quan sở hữu trí tuệ của nước được chỉ định là phải thông báo nhãn hiệu đăng ký quốc tế có được bảo hộ hay không bảo hộ trong thời hạn đã nêu. Trường hợp quá hạn đó mà không có thông báo, đăng ký quốc tế mặc nhiên có hiệu lực ở nước đó, điều này khác hẳn với tình trạng trì trệ kéo dài trong xét nghiệm đơn ở một số nước có lượng đơn tồn chưa xét nghiệm quá lớn

Thời điểm phát sinh quyền độc quyền đáng lưu ý

Theo quy định của Hệ thống Madrid, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ mặc nhiên được bảo hộ (như thể nó được đăng ký quốc gia) tại các lãnh thổ yêu cầu bảo hộ nếu một trong các sự kiện sau xảy ra: 

(a)       Hết hạn 12 tháng (đối với các nước không thuộc danh sách lịêt kê tại điểm (b) & (c) dưới đây) kể từ ngày Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) gửi đơn quốc tế cho từng nước mà chủ nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ mà không có văn bản từ chối bảo hộ nào được gửi cho WIPO; hoặc 

(b)       Hết hạn 18 tháng đối với 38 nước (Armenia, Australia, Bahrain, Belarus, Bulgaria, China, Cyprus, Denmark, Estonia, European Union, Finland, Georgia, Ghana, Greece, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Lithuania, Madagascar, Norway, Oman, Poland, Republic of Korea, San Marino, Singapore, Slovakia, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uzbekistan) từ ngày Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) gửi đơn quốc tế cho từng nước đó mà mà không có văn bản từ chối bảo hộ nào được gửi cho WIPO; 

(c)        Khả năng từ chối bảo hộ ngoài thời hạn 18 tháng nếu có phản đối của người thứ 3 áp dụng đối với 23 nước (Australia, China, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Ghana, Greece, Iran, Ireland, Israel, Italy, Kenya, Lithuania, Norway, Republic of Korea, Singapore, Sweden, Syrian Arab Republic, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America). Trên thực tế thì tình huống ngoài 18 tháng rất hiếm khi xảy ra.  

 Hạn chế của Hệ thống Madrid 

Trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký ở nước xuất xứ. Điều đó có nghĩa nếu nhãn hiệu theo đăng ký quốc gia bị từ chối, mất hiệu lực hoặc bất kỳ lý do gì khác dẫn đến nó không còn hiệu lực thì nhãn hiệu quốc tế sẽ bị mất hiệu lực ở tất cả các nước. (Quy tắc này còn gọi là quy tắc tấn công trung tâm/central attack).

Hết 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, nhãn hiệu quốc tế hoàn toàn độc lập với nhãn hiệu quốc gia. Tất nhiên, để làm hạn chế tối đa tác động bất lợi của quy tắc Central Attack, Hệ thống Madrid cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế, trong vòng 3 tháng tính từ ngày đăng ký quốc tế bị hủy bỏ và với điều kiện phải nộp thêm phí chuyển đổi theo luật của mỗi quốc gia được chuyển đổi, được chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong đó ngày nộp đơn đăng ký quốc gia vẫn được coi ngày đăng ký quốc tế.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng đăng ký quốc tế cũng thường bị xem là một hạn chế nữa vì nó chỉ cho phép chuyển nhượng nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế cho tổ chức, cá nhân mà những người này/tổ chức này cũng phải có tư cách hoặc đáp ứng các điều kiện nộp đơn giống như người nộp đơn đăng ký quốc tế ban đầu. 

Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại - cơ hội mới dành cho chủ thể quyền trong cuộc chiến chống nạn sao chép lậu và hàng giả mạo sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Theo Bộ Luật hình sự 2015, pháp nhân chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 33 trên tổng số 314 tội danh, trong số đó có 22 tội thuộc nhóm tội phạm trong lĩnh vực kinh tế (bao gồm cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ là tội xâm phạm quyền tác giả/quyền liên quan tại Điều 225 và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 226), 9 tội liên quan đến lĩnh vực môi trường và 2 tội liên quan đến xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ xin giới thiệu một số điểm mới về trách nhiệm hình sự của pháp nhân liên quan đến Điều 225 và 226.

Thời điểm kích hoạt trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và nguồn gốc của chế định

Việc điều tra, truy tố và xét xử các tội phạm nói chung và tội phạm có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ nói riêng theo Bộ Luật hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực tính từ ngày 01/01/2018[3], cụ thể như sau:

1. Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018;

2. Nếu hành vi tội phạm được xảy ra trước 0 giờ 00 phút này 01 tháng 01 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, điều tra, truy tố hoặc xét xử thì các điều khoản của Bộ Luật Hình sự 2015 về xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự…và các quy định khác có lợi cho người phạm tội sẽ được áp dụng.

3. Tuy nhiên, đối với 33 tội danh liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự 2015 sẽ không áp dụng đối với những hành vi phạm tội của pháp nhân xảy ra trước 0 giờ 00 phút này 01 tháng 01 năm 2018.

Pháp nhân với tư cách là chủ thể của tội phạm mà có thể phải chịu trách nhiệm hình sự được Bộ Luật hình sự 2015 giới hạn chỉ gồm pháp nhân thương mại (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân), nghĩa là chủ thể của tội phạm gồm các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với cá nhân/tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, và nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập[4]. Ngoài 4 yếu tố cấu thành định nghĩa pháp nhân nêu trên thì pháp nhân thương mại vẫn còn phải thỏa mãn thêm một tiêu chí luật định nữa là phải có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên[5]. Như vậy, các cơ quan, tổ chức nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang hay bệnh viện, trường học dù có tư cách pháp nhân cũng không phải là chủ thể của tội phạm.

Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi và chỉ khi cơ quan tiến hàng tố tụng chứng minh được hành vi phạm tội đồng thời thỏa mãn cả 4 yếu tố: (a) được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại, (b) được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại, (c) được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại, và (d) chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự[6].

Để tránh hiện tượng lẩn tránh pháp luật, đẩy trách nhiệm cho pháp nhân thương mại nơi mà cá nhân người phạm tôi làm việc hoặc đại diện, Bộ Luật hình sự năm 2015 còn áp dụng nguyên tắc quan trọng khác là pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự sẽ không loại trừ khả năng cá nhân nhân danh pháp nhân thương mại đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự[7].

Phải thừa nhận rằng đã có sự tiến bộ đáng kể về tư duy lập pháp khi Việt Nam đi theo học thuyết đồng nhất hóa trách nhiệm (“the doctrine of identification” hay còn gọi là “the directing mind theory”)[8] có nguồn gốc từ luật cũ của nước Anh mà từ lâu đã được vận dụng trong pháp luật hình sự của các quốc gia phát triển như Mỹ, Pháp, Anh, Nhật Bản. Hiểu một cách đơn giản, học thuyết này cho rằng nếu người lãnh đạo, người đại diện của pháp nhân đã thực hiện một hành vi phạm tội vì lợi ích hoặc trong khuôn khổ hoạt động của pháp nhân đó và với điều kiện tuân theo sự chỉ đạo hoặc đồng tình của pháp nhân đó thì cả pháp nhân và người lãnh đạo hoặc đại diện đó phải chịu trách nhiệm về cùng tội phạm đó.

Cấu thành tội phạm của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225)

Theo khoản 1 Điều 225, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của người vi phạm có thể bị xem là cấu thành tội này và phải chịu hình phạt tiền (hình phạt chính) từ 50.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, hoặc bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu: (a) người vi phạm thực hiện hành vi với lỗi cố ý; (b) hành vi đã thực hiện là sao chép tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình hoặc phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình; (c) hành vi xâm phạm được thực hiện với quy mô thương mại/đã thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng/gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng/ hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Trong khi đó khoản 4 Điều 225 quy định pháp nhân thương mại có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, một cách độc lập với cá nhân bị truy cứu theo Điều 225, bao gồm khả năng bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm nếu pháp nhân thương mại này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính/đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm ngoài việc phải thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện nêu ở khoản 1 của Điều 225 được phân tích trên.

Cấu thành tội phạm của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226)

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cũng được cấu trúc tương tự như tội xâm phạm quyền tác giả, cụ thể điều 226 quy định một người chỉ có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội này, cụ thể là có thể phải nộp phạt từ 50.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, hoặc bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu: (a) người đó thực hiện hành vi với lỗi cố ý; (b) đối tượng bị xâm phạm là nhãn hiệu giả mạo hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo; (c) hành vi xâm phạm được thực hiện với quy mô thương mại/đã thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng/gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng/ hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Điều 226 cũng quy trách nhiệm hình sự cho pháp nhân thương mại, cụ thể khoản 4 điều 226 quy định pháp nhân thương mại có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, một cách độc lập với cá nhân bị truy cứu theo Điều 226, bao gồm khả năng bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm với điều kiện pháp nhân thương mại này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính/đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm ngoài việc phải thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện nêu ở khoản 1 của Điều 226 được phân tích trên.

Triển vọng mới trừng trị thích đáng các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liệu có thể?

Thống kê tại nhiều hội thảo, hội nghị chuyên đề bao gồm cả tọa đàm khoa học liên quan đến các biện pháp phòng chống nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hàng giả, hàng sao chép lậu, hầu như có rất ít các vụ việc truy tố xét xử các tội xâm phạm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp trong suốt 18 năm qua tính từ thời điểm Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực cho thấy một trong những nguyên nhân chính và căn bản nhất của thực trạng điều 170a – tội xâm phạm quyền tác giả và điều 171 – tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 hiếm khi được thi hành là yếu tố định tội “với quy mô thương mại” (on a commercial scale) chưa bao giờ được làm rõ là nó phải đạt ở ngưỡng vật chất nào thì mới có thể hình sự hóa.

Bằng việc vừa giữ lại yếu tố định tội “với quy mô thương mại” vừa lượng hóa các ngưỡng vật chất bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra hoặc ngưỡng vật chất thu lợi bất chính mà người phạm tội có được, và đặc biệt hơn là pháp nhân thương mại cũng có thể cũng phải chịu trách nhiệm hình sự song song, chúng tôi thấy rằng cơ hội dành cho các chủ thể quyền tuyên chiến với nạn sao chép lậu, giả mạo thương hiệu, làm hàng giả có thể trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, EU, Canada, Trung Quốc, Thailand.