Quan điểm của Hoa Kỳ về Thư Chấp Thuận liên quan
đến việc cấp hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp tại USPTO
Email to: vinh@bross.vn
Quan điểm của Hoa Kỳ về Thư Chấp Thuận
Dưới đây là 9 câu hỏi chính và phần trả lời tương ứng của Hoa Kỳ được nêu trong trong Báo cáo kết quả khảo sát năm 2010 của WIPO về Thư Chấp Thuận hay còn gọi là Thư Đồng Ý liên quan đến các thủ tục nộp đơn đăng ký, khiếu nại từ chối bảo hộ và đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu theo thực tiễn ở USPTO và TTAB (Trademark Trial and Appeal Board):
Câu hỏi 1
|
1. Có thể vượt qua từ chối bảo hộ bằng cách xuất trình thư chấp thuận cho 1 trong 3 thủ tục sau không?
|
phản đối nhãn hiệu xin đăng ký dựa trên nhãn hiệu có trước
|
từ chối nhãn hiệu xin đăng ký vì đã có nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tồn tại trước
|
đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu dựa trên nhãn hiệu có trước
|
Hoa Kỳ trả lời
|
CÓ
|
CÓ
|
CÓ
|
Câu hỏi 2
|
2. Thư chấp thuận có được chấp nhận không nếu nó được nộp bởi người nộp đơn là một pháp nhân thuộc cùng một tập đoàn đóng vai trò là chủ sở hữu?
|
Hoa Kỳ trả lời
|
CÓ
|
Câu hỏi 3
|
3. Thư chấp thuận liên quan đến nhãn hiệu trùng dùng cho sản phẩm trùng có được chấp nhận hay không?
|
Hoa Kỳ trả lời
|
CÓ
|
Câu hỏi 4
|
4. Nếu đơn đăng ký thứ ba được nộp cho nhãn hiệu tương tự, nhãn hiệu mà đã được đăng ký trên cơ sở thư chấp thuận thì người nộp đơn có bị buộc phải nộp thư chấp thuận từ tất cả chủ sở hữu các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó hay không?
|
Hoa Kỳ trả lời
|
CÓ
|
Câu hỏi 5
|
5. Thư chấp thuận có phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hình thức văn bản chẳng hạn như phải chứa nội dung bắt buộc hoặc theo mẫu mà được Cơ quan nhãn hiệu chấp nhận không?
|
Phải chứa nội dung bắt buộc
|
Theo mẫu của USPTO
|
Hoa Kỳ trả lời
|
CÓ
|
KHÔNG
|
Câu hỏi 6
|
6. Thư chấp thuận chỉ được chấp nhận trong một thời gian nhất định hay không?
|
Hoa Kỳ trả lời
|
NO
|
Câu hỏi 7
|
7. Liệu có bất kỳ hạn chế nào đối với việc chuyển nhượng nhãn hiệu mà đã được cấp bảo hộ trên cơ sở thư chấp thuận hay không?
|
Hoa Kỳ trả lời
|
KHÔNG
|
Câu hỏi 8
|
8. Liệu có thể rút lại thư chấp thuận sau khi nhãn hiệu được cấp trên cơ sở đó không?
|
8(a) Việc rút thư chấp thuận có làm cho đăng ký nhãn hiệu mất hiệu lực không?
|
Hoa Kỳ trả lời
|
CÓ
|
KHÔNG
|
Câu hỏi 9
|
9. Có bắt buộc phải xuất trình bản sao thư chấp thuận khi gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu mà được cấp trên cơ sở thư chấp thuận không?
|
Hoa Kỳ trả lời
|
KHÔNG
|
|
|
|
|
|
Vài lưu ý về thực tiễn cấp hoặc từ chối Thư Chấp Thuận ở Hoa Kỳ
Không phải mọi Thư Chấp Thuận đều được USPTO chấp nhận. Dưới đây là một số khía cạnh thực tiễn cần đặc biệt lưu ý ở Hoa Kỳ xung quanh vấn đề Thư Chấp Thuận
-
Ở Hoa Kỳ người ta không sử dụng thuật ngữ “Letter of Consent” mà thường sử dụng khái niệm “Consent Agreement” nghĩa là đề cập đến một hợp đồng giữa các bên trong đó một bên (bên đăng ký trước) đồng ý với việc đăng ký nhãn hiệu bởi bên khác (người nộp đơn) mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của bên đăng ký trước. Nhìn chung, người nộp đơn có thể chủ động nộp Thư Chấp Thuận khi khiếu nại chống từ chối bảo hộ theo điều 2(d) hoặc nộp để đề phòng khi bị từ chối bởi USPTO[1].
Nhãn hiệu xin đăng ký
|
Nhãn hiệu có trước
|
FRASCA
Đăng ký số 5304318
Chủ nhãn hiệu: Frasca Food and Wine, Inc
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng và quán bar
Ghi chú khác: Đăng ký được cấp giới hạn ở khu vụ gồm toàn bộ lãnh thổ Mỹ trừ các bang Illinois, Michigan và Indiana căn cứ thủ tục tuyên bố đồng tồn tại số 94002752
|
FRASCA
Đăng ký số 3899836
Chủ nhãn hiệu: Dunlay's Rocsoe, LLC
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng và quán bar
Ghi chú khác: Đăng ký được cấp giới hạn ở khu vụ gồm các bang Illinois, Michigan và Indiana căn cứ thủ tục tuyên bố đồng tồn tại số 94002752. Đăng ký đồng tồn tại với nhãn hiệu nộp theo đơn 87021371 (sau được cấp Đăng ký số 5304318)
|
-
Tuy nhiên, cần lưu ý đôi khi USPTO vẫn từ chối cấp bảo hộ bất luận người nộp đơn cung cấp Thư Chấp Thuận ký bởi chủ nhãn hiệu đối chứng, lập luận rằng USPTO vẫn phải cân nhắc đến 13 yếu tố của án lệ DuPont[2] trước khi quyết định liệu sự tồn tại đồng thời của 2 nhãn hiệu có tương tự gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) hay không. Ví dụ: nhãn hiệu xin đăng ký Time Traveler Blonde bị từ chối bị từ chối vì gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đã đăng ký Time Traveler trong khi cả 2 đều dùng cho sản phẩm trùng (bia) thì ngay cả khi người nộp đơn đã cung cấp cho USPTO thỏa thuận đồng tồn tại (consent agreement) thì cả USPTO và TTAB đều khẳng định vẫn có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng nên nhãn hiệu xin đăng ký không được chấp nhận sau khi khiếu nại.
Nhãn hiệu xin đăng ký
|
Nhãn hiệu có trước
|
Time Traveler Blonde
Đơn đăng ký số 85826258
Nhóm 32: Bia
Người nộp đơn: Bay State BREWING COMPANY, INC.
|
TIME TRAVELER
Đăng ký số 4378877
Nhóm 32: Bia
Chủ nhãn hiệu: A&S Brewing Collaborative LLC
|
Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm tham gia thủ tục phản đối, xử lý vi phạm nhãn hiệu ở Hoa Kỳ bao gồm cả việc tham gia bảo vệ thành công một công ty xuất khẩu gạo của Việt Nam bị một công ty Mỹ phản đối cấp đăng ký nhãn hiệu ở USPTO. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.
Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.
[2] Xem thêm “13 yếu tố của án lệ DuPont buộc phải áp dụng trước khi quyết định nhãn hiệu xin đăng ký có gây nhầm lẫn với với nhãn hiệu có trước theo pháp luật nhãn hiệu Hoa Kỳ”: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/13-YEU-TO-CUA-AN-LE-DUPONT%5B1%5D-BUOC-PHAI-AP-DUNG--TRUOC-KHI-QUYET-DINH-NHAN-HIEU-XIN-DANG-KY-CO-GAY-NHAM-LAN--VOI-NHAN-HIEU-CO-TRUOC--THEO-PHAP-LUAT-NHAN-HIEU-HOA-KY. 13 yếu tố Dupont gồm:
(1) Tính tương tự và không tương tự của các nhãn hiệu xét tổng thể về hình thức, phát âm, ý nghĩa và ấn tượng thương mại.
(2) Tính tương tự và không tương tự, và bản chất của hàng hóa/dịch vụ có trong đơn xin đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc có liên quan đến nhãn hiệu có trước đang sử dụng.
(3) Tính tương tự và không tương tự của kênh thương mại đã biết hoặc kênh thương mại vẫn có khả năng sẽ tiếp tục.
(4) Trong các điều kiện nào mà theo đó người mua sản phẩm được bán là người thể hiện trạng thái ngẫu hứng, hoặc thận trọng, hoặc rất sành khi mua hàng.
(5) Danh tiếng của nhãn hiệu có trước (thông qua doanh số, quảng cáo, quãng thời gian sử dụng nhãn hiệu).
(6) Số lượng và bản chất của các nhãn hiệu tương tự khác đang sử dụng cho sản phẩm tương tự.
(7) Bản chất và mức độ của bất kỳ nhầm lẫn thực tế.
(8) Khoảng thời gian trong đó và theo đó đã có hiện tượng đồng sử dụng mà không có căn cứ nhầm lẫn thực tế.
(9) Sự đa dạng của hàng hóa mà nhãn hiệu được dùng hoặc không được dùng (nhãn hiệu chính (house mark) hay nhãn hiệu gia đình hay nhãn hiệu sản phẩm).
(10) Giao thoa của thị trường người nộp đơn và chủ nhãn hiệu có trước.
(11) Phạm vi mà người nộp đơn theo đó có quyền loại trừ người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hóa của mình.
(12) Phạm vi của khả năng nhầm lẫn tiềm tàng như liệu nhầm lẫn này là tối thiểu hay lớn.
(13) Bất kỳ sự kiện được chấp nhận rộng rãi nào khác có giá trị chứng minh cho vụ việc.