Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
THỰC TIỄN VẬN DỤNG QUY TẮC “KHÔNG BẢO HỘ RIÊNG” HAY CÒN GỌI LÀ “DISCLAIMER” ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở CƠ QUAN SÁNG CHẾ VÀ NHÃN HIỆU HOA KỲ (USPTO)
(Ngày đăng: 2019-05-14)

Email: vinh@bross.vn

 

Sơ lược về ý nghĩa pháp lý của Disclaimer liên quan đến nhãn hiệu ở Mỹ

 

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng chữ… và/hoặc hình…”, dòng chữ hay xuất hiện trên nhiều giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Việt Nam (Cục SHTT) cấp, thực chất có nguồn gốc từ thuật ngữ “disclaimer statement” hoặc gọi tắt là “disclaimer” có trong thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu) ở các quốc gia trên thế giới. Disclaimer theo thực tiễn thế giới thông thường được hiểu là yếu tố/dấu hiệu mô tả, không có chức năng nhãn hiệu không bị yêu cầu loại ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký vì tổng thể nhãn hiệu (thương hiệu) đó vẫn được xem là có chức năng nhãn hiệu. Disclaimer còn mang ý nghĩa rất quan trọng khác là giới hạn pháp lý của phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu (thương hiệu) được cấp đăng ký.

 

Trong thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ở Mỹ, disclaimer là một tuyên bố mà bạn đưa vào đơn xin đăng ký để chỉ rõ rằng bạn không đòi quyền độc quyền đối với phần không có khả năng đăng ký thuộc nhãn hiệu xin đăng ký của bạn. Theo hướng dẫn xét nghiệm nhãn hiệu của Cơ quan đăng ký sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), disclaimer không có nghĩa là buộc bạn phải gỡ hay loại bỏ phần không có khả năng đăng ký ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký, hoặc disclaimer cũng không làm ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu hay cách mà bạn sử dụng nó, mà đơn giản nó chỉ là một tuyên bố phần chữ hoặc phần hình (logo) hoặc cả phần chữ và phần hình bị disclaimer phải được tự do sử dụng bởi doanh nghiệp khác khi họ đưa sản phẩm cạnh tranh ra thị trường. Ví dụ: nếu bạn là nhà sản xuất café và nhãn hiệu của bạn có chứa từ chung “café” hoặc “coffee” thì bạn không có quyền phản đối người khác sử dụng từ “café” hoặc “coffee” cấu thành một phần nhãn hiệu của người đó.

 

Đối với phần chữ bị disclaimer, Mỹ thường sử dụng chung một format là “không được đòi quyền độc quyền sử dụng “….” ngoài nhãn hiệu nêu trên” (nguyên văn tiếng Anh: no claim is made to the exclusive right to use "______" apart from the mark as shown). Đối với phần hình bị disclaimer, format chung được dùng là: “không được đòi quyền độc quyền sử dụng hình “….” ngoài nhãn hiệu nêu trên” (nguyên văn tiếng Anh: no claim is made to the exclusive right to use the design of "______" apart from the mark as shown).

 

Thực tiễn thẩm định nhãn hiệu bởi USPTO hướng dẫn rằng xét nghiệm viên (Trademark Examining Attorney) sẽ phải disclaimer thành phần (yếu tố) không có khả năng đăng ký làm nhãn hiệu, chẳng hạn như thành phần (yếu tố) đó là tên thông thường của hàng hóa/dịch vụ. Ngoài ra, các thành phần khác như dấu hiệu chỉ thuần túy mô tả, mô tả sai lệch hàng hóa/dịch vụ, hoặc mô tả chủ yếu về địa lý của hàng hóa/dịch vụ cũng phải disclaimer (nhưng việc disclaimer không mặc nhiên làm cho nhãn hiệu có khả năng đăng ký).

 

Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu của Mỹ tuyên bố rõ việc disclaimer là hoàn toàn tự nguyện bởi người nộp đơn, hoặc có thể do USPTO yêu cầu người nộp đơn phải đồng ý disclaimer thì nhãn hiệu mới được cấp, và thời điểm đưa disclaimer có thể xuất hiện ở ngay tại thời điểm nộp đơn đăng ký ban đầu hoặc ở thời điểm trả lời thông báo từ chối tạm thời (Office Action) bởi USPTO. Tuy vậy, quy tắc chung được USPTO hướng dẫn xét nghiệm là việc disclaimer một yếu tố (thành phần) không có khả năng đăng ký trong nhãn hiệu sẽ không mặc nhiên làm cho nhãn hiệu đó có khả năng đăng ký vì disclaimer chỉ có nghĩa khẳng định rằng người nộp đơn không đòi quyền độc quyền sử dụng yếu tố/thành phần bị disclaimer chứ nó không làm thay đổi hoặc tác động đến câu hỏi là liệu nhãn hiệu chứa yếu tố/thành phần disclaimer đó có lừa dối công chúng hay không hoặc có khả năng gây nhầm lẫn hay không.

 

Thực tiễn vận dụng Disclaimer ở Mỹ

 

Chúng tôi cố gắng khái quát hóa các dạng disclaimer thường gặp liên quan đến thực tiễn bảo hộ cả nhãn hiệu truyền thống và nhãn hiệu phi truyền thống ở Hoa Kỳ bằng bảng dưới đây:

 

Disclaimer Statement

bởi USPTO

Ghi chú/Nhận xét

Đăng ký Mỹ số 4868928

(dựa trên ĐKQT số 1252434)[1]

No claim is made to the exclusive right to use “Marine Tilapia” apart from the mark as shown

 

USPTO không disclaimer đối với phần hình con cá vì cho rằng yếu tố hình dù mô tả hàng hóa/dịch vụ nhưng nếu được thể hiện cách điệu cao thì không cần thiết phải disclaimer vì bản thân yếu tố hình đó đã đủ tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt

 

Đăng ký Mỹ số 5519759

Nhóm 30: Cà phê

No claim is made to the exclusive right to use "CAFÉ PHIN UONG LIEN" and the representation of phin filer apart from the mark as shown

Dù toàn bộ yếu tố chữ và yếu tố hình đều bị disclaimer song cách thể hiện yếu tố chữ và hình được xem là cách điệu đủ tạo sự khác biệt và ấn tượng về thị giác nên vẫn có chức năng nhãn hiệu

Đăng ký Mỹ số 5488360 (Supplemental Register)

Nhóm 30: café

 

Mặc dù nhãn hiệu xin đăng ký là chữ Phinn có cách phát âm tương đương như chữ Phin – một dụng cụ phổ biến để pha cà phê nhưng thực chất nó được viết ở trạng thái sai chính tả của từ mô tả Phin một cách có chủ ý. USPTO cho rằng các tình huống viết sai chính tả một từ mô tả thì vẫn phải bị xem là mô tả vì công chúng người tiêu dùng sẽ tiếp nhận cách viết chính tả sai như thể tương đương với từ mô tả viết đúng chính tả. Vì lẽ đó PHINN không đủ chức năng nhãn hiệu và không đủ tư cách được cấp đăng ký trên principal register (đăng bạ chính) mà chỉ có thể được chấp nhận đăng ký ở đăng bạ bổ sung (supplemental register)

Đăng ký Mỹ số 3034084

Nhóm 16 & 41 (ấn phẩm liên quan đến ngựa, đua ngựa,…)

No claim is made to the exclusive right to use "Pony” apart from the mark as shown

 

Yếu tố hình có chức năng nhãn hiệu mà yếu tố này thay thế một từ hoặc một phần của nhãn hiệu xin đăng ký vẫn làm cho nhãn hiệu về tổng thể có chức năng nhãn hiệu nhưng cần phải disclaimer yếu tố thuần túy mô tả (trong trường hợp này là chữ Pony)

Đăng ký Mỹ số 3919504

Nhóm 14

Chủ nhãn: CWEB, Inc. (US)

No claim is made to the exclusive right to use "Paris Jewelry” apart from the mark as shown

 

Nhãn hiệu này ban đầu bị từ chối vì chỉ gồm dấu hiệu mô tả sai lệch, lừa dối về địa lý. Nhưng sau khi chủ nhãn trả lời từ chối khẳng định rằng đồ trang sức được thiết kế và xuất xứ ở Paris, France (không có bằng chứng đi kèm), USPTO chấp nhận bảo hộ

Đăng ký Mỹ số 3173367

Nhóm 30: Nước mắm

Chủ nhãn hiệu: Viet Huong Fishsauce Company, Inc. (US)

No claim is made to the exclusive right to use "the designs depicting Vietnam and Phú Quốc, or the words "PHU QUOC" apart from the mark as shown

 

Có thể vì chủ đơn đã nêu trong đơn nó là chủ sở hữu các nhãn hiệu khác có chứa hoặc không chứa yếu tố Phú Quốc nên USPTO không yêu cầu phải cam kết hàng hóa có xuất xứ trung thực như tình huống nhãn hiệu Paris Jewelry

ĐKQT số 1319733

US Serial 79196526

Nhóm 21: chai đựng đồ uống

 

USPTO từ chối vì đây là hình dạng không có khả năng phân biệt trừ khi có bằng chứng sử dụng liên tục và rộng rãi đến mức nó đạt được chức năng nhãn hiệu (secondary meaning).

Các yếu tố phải xem xét khi quyết định khả năng tự phân biệt: (a) liệu nhãn hiệu có phải là hình dáng hoặc kiểu dáng cơ bản thông thường, (b) liệu nó có độc đáo hoặc khác thường trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ đựng đồ uống, (c)  liệu nó có phải chỉ là sự thay đổi nhỏ dựa trên các hình thức trang trí được sử dụng thông thường hoặc phổ biến cho một loại hàng hóa cụ thể mà được đánh giá bởi người tiêu dùng với tư cách chỉ là dạng trang trí, và (d) liệu nó không có khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt với các từ đi kèm không

ĐKQT số 885019

US Reg. No. 3261277

Nhóm 33: rượu vang, đồ uống có cồn,…

 

USPTO lúc đầu từ chối vì chai này không có tính phân biệt tự thân và yêu cầu chủ đơn nộp bằng chứng secondary meaning

Sau khi chủ đơn khiếu nại lập luận rằng cần phải áp dụng 4 yếu tố như trong vụ Seabrook Food Inc vs. Bar-Well Foods, Ltd. mà được nêu ở vụ ĐKQT số 1319733 kể trên thì USPTO đã rút từ chối và cấp bảo hộ.

ĐKQT số 1151159

Nhóm 5, 32

 

US Reg. No. 4496634

Nhóm 5, 32

NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "WATER" AND "25" AND "PURIFIED DRINKING WATER WITH LOW CONTENT OF DEUTERIUM" AND "ITS UNIQUE FORMULA HAS A DEUTERIUM CONCENTRATION 5 TIMES SMALLER THAN REGULAR WATER" AND "E500ML" APART FROM THE MARK AS SHOWN

USPTO từ chối từng phần nhãn hiệu này vì không có chức năng nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm không phải là nước (ex: chế phẩm để làm đồ uống), và USPTO cũng từ chối hình vẽ 3 chiều ngay cả khi chủ đơn khẳng định đây không phải là nhãn hiệu 3 chiều nhưng USPTO cho rằng đây là hình ảnh 3 chiều nên nó chỉ có thể được chấp nhận bảo hộ nếu hình vẽ được thể hiện thành các nét đứt để chỉ rõ vị trí của nhãn hiệu trên bao bì sản phẩm[2]. Như vậy, hình ảnh 3 chiều của sản phẩm hình khối khi được yêu cầu thể hiện ở dạng nét đứt làm cho nhãn hiệu hình khối 3 chiều trở thành 2 chiều và mang tính chất như nhãn sản phẩm 2 chiều thông thường từ đó giúp xác định rõ hơn về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu mà không cần thiết phải disclaimer hình cái chai

 

Disclaimer mang ý nghĩa pháp lý độc lập với khả năng bảo hộ của nhãn hiệu xin đăng ký

 

Căn cứ thực tiễn trên, chúng ta có thể đi đến nhận định rằng việc disclaimer mang ý nghĩa pháp lý độc lập với việc đánh giá liệu nhãn hiệu xin đăng ký có đủ tư cách được bảo hộ hay không vì một nhãn hiệu muốn được bảo hộ thông thường phải vượt qua được phép thử 2 bước (tiêu chuẩn bảo hộ gồm 2 bước):

 

(a) nhãn hiệu xin đăng ký phải có khả năng tự phân biệt (nghĩa là nó phải không mô tả công dụng, chức năng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa/dịch vụ), và

(b) nhãn hiệu xin đăng ký phải không được xung đột với quyền của người khác (tức là không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước).

 

Một nhãn hiệu xin đăng ký sau khi đã vượt qua tiêu chuẩn bảo hộ thứ 1 (được kết luận là có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc về tổng thể) là chưa đủ để được cấp bảo hộ. Nó sẽ phải tiếp tục phải trải qua phép thử về đánh giá khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion), theo đó, USPTO, Cơ quan Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu Hoa Kỳ (TTAB)[1] và các tòa án Mỹ thường tìm khả năng gây nhầm lẫn theo nguyên tắc từng vụ việc (case by case) dựa trên bằng chứng được cung cấp của riêng của vụ việc đó bằng cách đánh giá 13 yếu tố thuộc án lệ Du Pont[2]:

(1) Tính tương tự hoặc không tương tự của các nhãn hiệu xét tổng thể về hình thức, phát âm, ý nghĩa và ấn tượng thương mại.

(2) Tính tương tự hoặc không tương tự, và bản chất của hàng hóa/dịch vụ có trong đơn xin đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc có liên quan đến nhãn hiệu có trước đang sử dụng.

(3) Tính tương tự hoặc không tương tự của kênh thương mại đã biết hoặc kênh thương mại vẫn có khả năng sẽ tiếp tục.

(4) Trong các điều kiện nào mà theo đó người mua sản phẩm được bán là người thể hiện trạng thái ngẫu hứng, hoặc thận trọng, hoặc rất sành khi mua hàng.

(5) Danh tiếng của nhãn hiệu có trước (thông qua doanh số, quảng cáo, quãng thời gian sử dụng nhãn hiệu).

(6) Số lượng và bản chất của các nhãn hiệu tương tự khác đang sử dụng cho sản phẩm tương tự.

(7) Bản chất và mức độ của bất kỳ nhầm lẫn thực tế.

(8) Khoảng thời gian trong đó và theo đó đã có hiện tượng đồng sử dụng mà không có căn cứ nhầm lẫn thực tế.

(9) Sự đa dạng của hàng hóa mà nhãn hiệu được dùng hoặc không được dùng (nhãn hiệu chính (house mark) hay nhãn hiệu gia đình hay nhãn hiệu sản phẩm).

(10) Giao diện của thị trường người nộp đơn và chủ nhãn hiệu có trước.

(11) Phạm vi mà người nộp đơn theo đó có quyền loại trừ người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hóa của mình.

(12) Phạm vi của khả năng nhầm lẫn tiềm tàng như liệu nhầm lẫn này là tối thiểu hay lớn.

(13) Bất kỳ sự kiện được chấp nhận rộng rãi nào khác có giá trị chứng minh cho vụ việc.

 

Yếu tố thứ nhất thuộc án lệ Du Pont “tính tương tự hoặc không tương tự của các nhãn hiệu phải được xem xét tổng thể về hình thức, phát âm, ý nghĩa và ấn tượng thương mại” được USPTO lưu ý rằng việc so sánh tìm khả năng nhầm lẫn không phải là đánh giá liệu các nhãn hiệu có thể phân biệt được với nhau khi chúng được đặt cạnh nhau để so sánh mà phải là liệu chúng có đủ tương tự tới mức có khả năng tạo ra khả năng nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ hay không[3].

 

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

 

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.

 


[1] Tên đầy đủ là Trademark Trial and Appeal Board, viết tắt là TTAB thuộc USPTO

[2] Xem chi tiết phán quyết của tòa án phúc thẩm liên bang Hoa kỳ “In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973). Xem xét “khả năng gây nhầm lần” giữa các nhãn hiệu dựa theo 13 yếu tố Du Pont gồm:

  1. The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression.
  2. The similarity or dissimilarity of and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use.
  3. The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels.
  4. The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing.
  5. The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use).
  6. The number and nature of similar marks in use on similar goods.
  7. The nature and extent of any actual confusion.
  8. The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion.
  9. The variety of goods on which a mark is or is not used (house mark, "family" mark, product mark).
  10. The market interface between applicant and the owner of a prior mark:

(a) a mere "consent" to register or use.
(b) agreement provisions designed to preclude confusion, i.e. limitations on continued use of the marks by each party.
(c) assignment of mark, application, registration and good will of the related business.
(d) laches and estoppel attributable to owner of prior mark and indicative of lack of confusion.

  1. The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods.
  2. The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial.
  3. Any other established fact probative of the effect of use.

 

 

 


[1] Nhãn hiệu này (do Bross & Partners đại diện ở cả Việt Nam và quốc tế) được bảo hộ ở Việt Nam theo đăng ký số 271618 trong đó phạm vi bảo hộ được giới hạn: “nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Marine Tilapia”, hình con cá”

[2] Ở Mỹ người ta phân biệt rõ 2 khái niệm pháp lý trade dress (tạm dịch là bài trí thương mại) và bao bì sản phẩm (product design hoặc packaging of goods). Thông thường bao bì sản phẩm bị coi là hình dạng của bao bì dùng cho sản phẩm không có khả năng phân biệt nên không được coi là nhãn hiệu, trừ khi nó thỏa mãn tiêu chuẩn đạt được chức năng phân biệt nhờ quá trình sử dụng rộng rãi và liên tục trong thương mại (secondary meaning) ví dụ như vụ ĐKQT 1319733 nêu trên. Trong khi đó đối với bài trí thương mại (như vụ ĐKQT số 1151159 và 885019 nêu trên), thực tiễn thẩm nhãn hiệu ở Mỹ dựa theo 4 yếu tố thuộc án lệ Seabrook Factors (xem thêm: Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977)), theo đó phép thử tìm khả năng tự phân biệt của trade dress gồm: (a) nhãn hiệu xin đăng ký có phải là hình dạng hoặc thiết kế thông thường hay không, (b) có độc đáo hoặc khác thường trong lĩnh vực công nghiệp mà nó được dùng không, (c) nó có mang bản chất chỉ là sửa chữa, thêm bớt của các hình thức thể hiện/trang trí được dùng/được biết tới phổ biến của một loại hàng hóa cụ thể hay không?, và (d) nó có khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt với các yếu tố chữ đi kèm với nhãn hiệu đó không

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
CƠ CHẾ XÉT NGHIỆM NHANH NHÃN HIỆU THEO LUẬT VÀ THỰC TIỄN Ở NHẬT BẢN
CÁCH NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU THÔNG THƯỜNG, NHÃN HIỆU TẬP THỂ VÀ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
THE DEMERITS OF 4 MEASURES OR ALTERNATIVES OF DOMAIN NAME .VN DISPUTE RESOLUTION UNDER THE VIETNAMESE CURRENT LAWS AND REGULATIONS YOU MIGHT NOT KNOW
4 cách / biện pháp giành lại tên miền quốc gia vn theo pháp luật Việt Nam hiện hành và nhược điểm của chúng
TAND thành phố Hà Nội buộc loại bỏ tên doanh nghiệp của bị đơn chứa nhãn hiệu 20 tuổi Hiệu Đồng Tiền vì lý do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
The Hanoi People’s Court forced removal of defendant’s business name containing plaintiff’s 20-year-old trademark and trade name “Brand Dong Tien”
BRAZIL CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN THỨ 105 CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID
Vài nét về lịch sử ra đời của Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền Thống Nhất (UDRP) cùng với ưu điểm và nhược điểm của UDRP
Tìm hiểu và phân biệt 3 loại đơn đăng ký sáng chế hay còn gọi là pa-tăng ở Việt Nam
THỰC TIỄN BẢO HỘ SÁNG CHẾ HOẶC PA-TĂNG Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
Take a Look at the First Instance Verdict of Copyright Dispute “Than Dong Dat Viet” Best-selling Comic Series Recently Decided by a Court in Vietnam

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go