Xâm phạm nhãn hiệu trên vũ trụ ảo nhìn từ vụ

Hermes vs. Mason Rothschild ở tòa án Hoa Kỳ

Luât sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Mối quan hệ giữa vũ trụ ảo và quyền sở hữu trí tuệ

Metaverse được xác định là một vũ trụ ảo, nơi các hình ảnh đại diện (avatar) được điều khiển bởi con người hoặc máy tính để có thể điều khiển các vật phẩm ảo, chẳng hạn như xe cộ, vũ khí, đồ nội thất, mà tất cả chúng đều có thể mang nhãn hiệu hoặc tác phẩm có bản quyền. Vì pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ cho yếu tố vô hình của một vật thể, dù là vật lý hay ảo, cho nên chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có tư cách khai thác quyền pháp lý của mình trên cả vũ trụ ảo.[1]

WIPO cho rằng metaverse là một thế giới ảo không biên giới chứa tác phẩm, vở kịch, giải trí và nhiều thứ khác, và hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đặc trưng cơ bản của vũ trụ ảo gồm không gian ảo 3D nhập vai, khả năng tương tác và hoạt động theo thời gian thực. Do vậy, vũ trụ ảo làm phát sinh câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn đăng ký bảo hộ và thực thi quyền đó liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế.[2]

Tòa án Hoa Kỳ giải quyết xung đột tài sản số và nhãn hiệu trên vũ trụ ảo

Nguyên đơn, Hermès, hãng thời trang nổi tiếng thế giới, sở hữu nhiều quyền nhãn hiệu trong đó gồm Hermès, Birkin, bài trí thương mại thiết kế (trade dress). Bị đơn, Mason Rothschild, sử dụng các token không thể thay thế (“NFT”) có liên quan đến hình ảnh “Baby Birkn” và bán chúng với giá 23.500USD, và gần đây nó được bán lại với giá 47.000USD. Sau đó vài tháng, Bị đơn làm bộ sưu tập số có tiêu đề “MetaBirkins” chứa mỗi hình ảnh là hình ảnh độc đáo của túi xách Birkin phủ lông giả mờ. Theo hồ sơ vụ án, tính tổng cộng đến tháng 6/2022, Bị đơn đã sản xuất và bán 100 MetaBirkins thu về 1.1 triệu đô la Mỹ.

Ngày 14/01/2022, Nguyên đơn khởi kiện Bị đơn về xâm phạm nhãn hiệu, làm lu mờ nhãn hiệu (dilution), chiếm đoạt nhãn hiệu (cybersquatting), và cạnh tranh không lành mạnh ra Tòa cấp quận khu vực phía nam New York (US District Court) liên quan đến nhãn hiệu chữ Birkin và nhãn hiệu 3 chiều túi xách Birkin.

Bi đơn lập luận rằng "MetaBirkins" là một tác phẩm nghệ thuật, không phải một sản phẩm thương mại, và nhãn hiệu này không nhằm chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm. Thay vào đó, Bị đơn sử dụng nó làm tiêu đề của tác phẩm nghệ thuật, vì vậy nó không nên bị coi là xâm phạm nhãn hiệu theo đạo luật Lanham của Hoa Kỳ. Ngược lại, Nguyên đơn cáo buộc Bị đơn xâm phạm nhãn hiệu của họ bằng cách sử dụng dấu hiệu "MetaBirkins" trong các sản phẩm NFT vì "MetaBirkins" được Bị đơn sử dụng như một chỉ dẫn nguồn gốc.

Bị đơn dựa vào vụ án Rogers v. Grimaldi (1989), lập luận rằng vì "MetaBirkins" là một tác phẩm nghệ thuật, việc sử dụng nhãn hiệu của Bị đơna nên được bảo vệ theo quyền tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất. Tiêu chuẩn Rogers chỉ áp dụng Đạo luật Lanham trong trường hợp lợi ích công cộng trong việc tránh nhầm lẫn lớn hơn lợi ích của quyền tự do biểu đạt. Tòa án đồng ý rằng tiêu chuẩn Rogers có thể áp dụng, nhưng cần phân tích thêm về khả năng gây nhầm lẫn theo các yếu tố Polaroid.

Trong quá trình tranh tụng, trong khi Nguyên đơn yêu cầu Tòa án áp dụng phép thử 2 đoạn xác định xâm phạm nhãn hiệu nói chung trong vụ Gruner + Jahr Printing & Pub. Co. v. Meredith Corp thì Bị đơn lại yêu cầu Tòa án áp dụng phép thử xâm phạm nhãn hiệu bởi tác phẩm nghệ thuật trong vụ Rogers v. Grimaldi kết hợp với biện hộ dựa trên Tu chính án thứ nhất để bác bỏ đơn kiện của Nguyên đơn. Tòa án quyết định phép thử Rogers được áp dụng, và nhận định thêm rằng chìa khóa để Rogers có áp dụng hay không là liệu nhãn hiệu có được sử dụng để thúc đẩy "mục đích biểu đạt hợp lý" hay không, chứ không phải để đánh lừa công chúng về nguồn gốc của sản phẩm hoặc gợi ý quan hệ chứng thực (endorsement) hoặc quan hệ liên kết (affiliation) giữa các bên.

Phép thử 2 đoạn trong vụ Rogers quy định rằng tác phẩm nghệ thuật được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất sẽ loại trừ khả năng xâm phạm nhãn hiệu, trừ khi Nguyên đơn chứng minh được (1) việc sử dụng nhãn hiệu ở tác phẩm biểu đạt (expressive work) không liên quan về mặt nghệ thuật so với tác phẩm cơ sở (underlying work); hoặc (2) nhãn hiệu được dùng rõ ràng gây hiểu nhầm (explicitly mislead) cho công chúng về nguồn gốc hoặc nội dung của tác phẩm cơ sở.

Đánh giá về khả năng nhãn hiệu tranh chấp được sử dụng có liên quan đến tác phẩm biểu đạt, US District Court cho rằng phép thử Rogers không cung cấp cho Bị đơn quyền tự do xâm phạm nhãn hiệu của người khác vì các tác phẩm nghệ thuật xứng đáng được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất nhưng chúng “cũng được bán trên thị trường thương mại giống như các sản phẩm khác” khiến nguy cơ lừa dối người tiêu dùng trở thành mối quan tâm. US District Court nhận định thêm rằng đơn kiện bổ sung bởi Nguyên đơn có đủ cáo buộc rằng Bị đơn hoàn toàn chủ ý liên tưởng nhãn hiệu MetaBirkins với sự phổ biến và uy tín của nhãn hiệu Birkin của Hermes hơn là chủ ý liên tưởng về nghệ thuật vì chính Bị đơn đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance về bộ sưu tập "MetaBirkins" rằng "đối với tôi, không có gì mang tính biểu tượng hơn chiếc túi Hermès Birkin. Và tôi muốn xem như một thử nghiệm liệu tôi có thể tạo ra cùng một loại ảnh ảo như nó có trong đời thực dưới dạng một mặt hàng kỹ thuật số hay không."

Cuối cùng, US District Court kết luận rằng bất luận áp dụng phép thử Rogers thì việc sử dụng “MetaBirkins” không liên quan đến nghệ thuật gắn liền với hình ảnh số, và thậm chí ngay cả khi chúng có liên quan đến nghệ thuật đi chăng nữa thì việc sử dụng “MetaBirkins” vẫn có khả năng gây hiểu lầm một cách rõ ràng về nguồn gốc tác phẩm của Bị đơn bởi vì chính đơn kiện đã chứng minh được Bị đơn chủ ý liên tưởng tới sự phổ biến của thương hiệu Birkin của Hermes hơn là sự liên tưởng nghệ thuật với tác phẩm của Bị đơn.[3]

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có nhiều kinh nghiệm liên quan đến đăng ký và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ Email: vinh@bross.vn; Mobile: 0903287057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.