“Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng…” và thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu ở Việt Nam | “Nhan hieu duoc bao ho tong the Khong bao ho rieng…” va thuc tien xac dinh pham vi bao ho cua nhan hieu o Viet Nam 2091

“Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng…”

và thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu ở Việt Nam

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Đăng ký Việt Nam số 318080	Đăng ký Mỹ số 5,519,759

Nhóm 29: Sữa, kem, sữa chua, phô mai, sữa đậu nành	Nhóm 30: Cà phê, ca cao, trà
Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng “R”, “Grow Plus”	Không được đòi quyền độc quyền sử dụng những yếu tố sau ngoài nhãn hiệu như được thể hiện: "Café Phin Uong” và hình phin café

“Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng…” là gì?

“Không bảo hộ riêng” [trong tiếng Anh hay gọi là “disclaimer statement”] là một kết luận của Cơ quan nhãn hiệu ghi trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tuyên bố rằng dấu hiệu (yếu tố) dù mô tả sản phẩm (không có chức năng nhãn hiệu) không bị yêu cầu loại ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký vì tổng thể nhãn hiệu đó vẫn được xem là có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của sản phẩm (có chức năng nhãn hiệu). Ví dụ: các dấu hiệu “Grow Plus” có nghĩa là “thêm lớn”, “café PHIN uống liền” và hình cái phin café dù đều mang tính mô tả sản phẩm sữa, café tương ứng nhưng vẫn được phép có mặt trong đăng ký nhãn hiệu 318080 ở Việt Nam và đăng ký nhãn hiệu 5,519,759 ở Mỹ. Tuy nhiên, cả Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (“USPTO”) và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (“VNIPO”) đều kết luận không bảo hộ riêng các yếu tố mô tả đó nếu tách ra khỏi mẫu nhãn hiệu được chấp nhận đăng ký.

Thực tiễn kết luận “không bảo hộ riêng” ở Việt Nam

Dưới đây là một số ví dụ minh họa thực tiễn kết luận về các yếu tố “không được bảo hộ riêng” khi VNIPO cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Nhãn hiệu đã đăng ký/bị từ chối	Kết luận “Không bảo hộ riêng” bởi VNIPO	Nhận xét
ĐKQG số 426239 Nhóm 30: Cà phê,..	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Tập Đoàn Chuyên Cà Phê Năng Lượng - Cà Phê Đổi Đời", "THE No.1 COFFEE!", "Cà Phê Phin Giấy", "Cà Phê Năng Lượng - Cà Phê Đổi Đời", hình hạt cà phê, hình cốc cà phê.	Bao bì sản phẩm (trade dress) vẫn có khả năng đăng ký miễn là nó chứa một số dấu hiệu có chức năng nhãn hiệu như logo mặc khải và Trung Nguyen Legend
ĐKQG số 424949 Nhóm 42: Dịch vụ quán café, nhà hàng ăn uống	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng phần chữ Hán	Toàn bộ phần chữ tiếng Trung (nghĩa theo phiên âm: ying: nổi bật, đáng chú ý; ge: hát, ca hát; hun: linh hồn) bị coi là dấu hiệu loại trừ, không có chức năng nhãn hiệu. Chỉ phần phiên âm Latin dưới chữ tiếng Trung mới được bảo hộ
ĐKQG số 270480 Ngày cấp 21/10/2016 Nhóm 29: sữa và sản phẩm khác	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình đầu con bò	Hình đầu bò tuy mô tả sản phẩm sữa nhưng hình thức thể hiện độc đáo của nó được xem là đủ khả năng tạo nên ấn tượng ghi nhớ về thị giác nên vẫn đủ điều kiện bảo hộ. Tuy nhiên, tuyên bố “không bảo hộ riêng” hình đầu bò có lẽ không cần thiết
ĐKQG số 281944 Ngày cấp 23/5/2017 Nhóm 12: xe đạp, xe máy	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Thế giới xe đạp", hình bánh răng	Cả 2 dấu hiệu hình bánh răng và dấu hiệu chữ “Thế giới xe đạp” tuy đều mô tả nhưng sự kết hợp cả 2 dấu hiệu trong đó dấu hiệu hình bánh răng tạo nửa hình chiếc lá nửa hình bánh răng vẫn đủ tạo nên ấn tượng thị giác độc đáo đủ điều kiện đăng ký làm nhãn hiệu
ĐKQT số 824804 Ngày 27/04/2004 Nhóm 30: café	Không disclaimer được ghi nhận. Trường hợp này dễ gây bối rối về xác định phạm vi bảo hộ vì trong khi ĐKQG số 150500 disclaimer áp dụng đối hình hạt café và hình cái cốc thì ĐKQT 824804 không có thông tin disclaimer)	Ban đầu bị từ chối theo 6.2c Nghị định 63/1996[1] sửa đổi vì không có chức năng nhãn hiệu. Sau khi chủ đơn nộp bằng chứng sử dụng liên tục, Cục SHTT rút từ chối và cấp 24/08/2006.
ĐKQG số 150500 Ngày cấp 3/8/2010 Nhóm 30: café,…	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình cốc cà phê, hình hạt cà phê.	Ngoài hình hạt café, hình cái cốc đỏ có trong nhãn hiệu cũng bị disclaimer
ĐKQG số 57231 Cấp ngày 20/9/2004 Nhóm 03: mỹ phẩm	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Phần chữ chỉ bảo hộ "ROMANO".	Đây là nhãn hiệu 3 chiều. Nhãn hiệu này chưa rõ phạm vi bảo hộ được xác định như thế nào: chữ Romano, tổng thể cả chữ Romano và chai đựng mỹ phẩm, hay cả chữ Romano, hình dáng chai đựng mỹ phẩm
ĐKQT số 1028578 Ngày 16/12/2009 Nhóm 33	Không có dấu hiệu chữ trên nhãn hiệu	Nhãn hiệu 3 chiều bị từ chối theo 74.2b Luật SHTT[2]
ĐKQG số 171511 Nhóm 29: sữa Disclaimer: không có ĐKQG số 190511 Nhóm 29: sữa Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối", "a", "R".	ĐKQG số 166534 Nhóm 29: sữa Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "R", "GOLD", "IQ", "MAX", "3".	Yếu tố Gold cùng sử dụng cho sản phẩm sữa nhưng 2 nhãn hiệu của Abbott không bị disclaimer nhưng ĐKQG 166534 thì Gold lại bị disclaimer

Bài học hữu ích

Dưới đây là 3 bài học hữu ích có thể đúc rút được từ thực tiễn xác định “không bảo hộ riêng” ở Việt Nam:

1. “Không bảo hộ riêng” là quy tắc pháp lý mang ý nghĩa kép, cụ thể VNIPO không buộc loại bỏ dấu hiệu mô tả sản phẩm có trong nhãn hiệu xin đăng ký nếu tổng thể nhãn hiệu xin đăng ký đó vẫn có khả năng phân biệt, và mặt khác “không bảo hộ riêng” còn ngụ ý xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu bằng cách ngăn chủ nhãn hiệu đòi quyền độc quyền sử dụng dấu hiệu mô tả đó tách biệt với nhãn hiệu đã được cấp bảo hộ, từ đó giúp hạn chế khả năng chủ thể quyền lạm dụng thực thi bảo vệ quyền độc quyền nhãn hiệu

2. Nhìn chung mọi chữ tượng hình (chữ Nhật, Trung, Thái) đều bị từ chối bảo hộ vì chúng không đọc được và không hiểu được bởi công chúng người Việt. Trường hợp chữ tượng hình đó kết hợp với phiên âm tiếng Latin hoặc được thể hiện dưới dạng dấu hiệu hình độc đáo, hoặc có đi kèm dấu hiệu hình khác có tính phân biệt thì chúng có thể được chấp nhận bảo hộ tổng thể, các chữ tượng hình đó không được bảo hộ riêng.

3. “Không bảo hộ riêng” còn ngụ ý giúp doanh nghiệp đã lựa chọn cách xây dựng thương hiệu mang tính gợi ý (suggestive trademark) hướng tới mục đích dễ dàng tiếp thị sản phẩm vẫn có thể có cơ hội đăng ký thành công thương hiệu đó, đặc biệt là thương hiệu của bao bì sản phẩm (trade dress).

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

[1] Điều 6 Nghị định 63/1996/CP sửa đổi: các dấu hiệu sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu hàng hoá:

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ và xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ

[2] Điều 74 Luật SHTT. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến