Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Bàn thêm về điều 74.2.h của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trên cơ sở tham chiếu nhanh pháp luật nhãn hiệu của một số nước Châu Á
(Ngày đăng: 2020-01-31)

 

Bàn thêm về điều 74.2.h của Luật sở hữu trí tuệ

Việt Nam trên cơ sở tham chiếu nhanh pháp luật nhãn hiệu của một số nước Châu Á

 

Email: vinh@bross.vn

 

Điều 74.2.h trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam[1] được tìm thấy trong luật nhãn hiệu của một số quốc gia Châu Á

 

Theo điểm h khoản 2 điều 74 Luật SHTT Việt Nam, nhãn hiệu xin đăng ký phải bị từ chối nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm, trừ trường hợp bị chấm dứt hiệu lực vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo điểm d khoản 1 điều 95[2]

 

Tương tự như Điều 74.2.h, chúng tôi tìm thấy quy định tương tự trong Luật nhãn hiệu ở 4 quốc gia Châu Á khác gồm Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia và Singapore. Chẳng hạn, luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013 tại điều 50[3] quy định rằng nhãn hiệu xin đăng ký mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước đã bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực hoặc không được gia hạn sau khi hết thời hạn bảo hộ nhưng chưa quá 1 năm thì không được bảo hộ

 

Luật nhãn hiệu Hong Kong quy định đăng ký nhãn hiệu đã hết hạn vẫn phải được sử dụng làm căn cứ từ chối đối với đơn đăng ký lại nhãn hiệu đó trong vòng 1 năm sau ngày hết hạn, trừ trường hợp Cơ quan nhãn hiệu có căn cứ để tin rằng nhãn hiệu hết hạn đã không được sử dụng thực sự ở Hong Kong trong vòng 2 năm ngay liền trước ngày đó[4]

Luật nhãn hiệu Malaysia năm 1976 sửa đổi năm 2006 khá giống luật nhãn hiệu Hồng Công khi điều 42 quy định rằng trường hợp một nhãn hiệu đã bị đưa ra khỏi đăng bạ quốc gia vì lý do không nộp lệ phí gia hạn, nhằm mục đích đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu nộp sau trong vòng 1 năm kể từ ngày hết hạn của lần gia hạn cuối cùng thì nhãn hiệu đã bị đưa ra khỏi đăng bạ quốc gia đó vẫn được xem như thể là còn tồn tại trong đăng bạ, trừ trường hợp Cơ quan đăng ký có căn cứ tin rằng không có bằng chứng sử dụng thực sự nhãn hiệu đã bị đưa ra khỏi đăng bạ quốc gia đó trong vòng 2 năm ngay liền trước thời điểm nó bị đưa ra khỏi đăng bạ[5]

 

Cách xử lý từ chối dựa theo nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn theo luật một số quốc gia

 

Lý giải về mục đích và ý nghĩa pháp lý của Điều 50 Luật nhãn hiệu Trung Quốc, tài liệu hợp tác và đối tác chiến lược giữa EU và Trung Quốc (IPKey) có tên gọi Standards Trademark Examination and Trials ban hành tháng 12/2006 nhận định trường hợp một nhãn hiệu đã đăng ký bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực hoặc không được gia hạn sau khi hết thời hạn hiệu lực (”nhãn hiệu đối chứng” hoặc ”nhãn hiệu có trước”) thì những hệ quả sau có thể xảy ra nếu cấp bảo hộ cho nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nộp sau (mà không thiết lập khoảng thời gian cô lập:

(a)   trước khi hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của người đăng ký trước mà đã bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực hoặc không được gia hạn sau khi hết thời hạn hiệu lực, rút khỏi thị trường thì hàng hóa, dịch vụ của người đăng ký mới đã gia nhập thị trường, và

(b)   hàng hóa mang các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự được sản xuất bởi 2 doanh nghiệp khác nhau cùng tồn tại trên thị trường có thể gây nhầm lẫn cho công chúng[6].

 

Theo quy chế xét nghiệm nhãn hiệu (phần liên quan đến căn cứ từ chối tương đối) được ban hành bởi Cơ quan sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) năm 2017, trường hợp báo cáo tra cứu bộc lộ nhãn hiệu có trước mà là nhãn hiệu không gia hạn mà đăng ký của nó đã hết hạn chưa quá 1 năm trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu nộp sau thì nhãn hiệu có trước vẫn phải được sử dụng làm đối chứng. Tuy vậy, IPOS hướng dẫn người nộp đơn có thể chọn các phương án sau:

  1. Chờ cho hết thời hạn theo điều 8(11) bằng cách gia hạn theo Form CM5 để trả lời từ chối cho đến khi hết hẳn thời hạn 1 năm; hoặc
  2. Chứng minh với IPOS rằng nhãn hiệu có trước không được sử dụng thực sự trong vòng 2 năm ngay liền trước ngày hết hạn; hoặc
  3. Xin thư đồng ý của chủ nhãn hiệu có trước theo cách thông thường[7]

 

Malaysia bày tỏ quan điểm khá rõ ràng trong quy chế xét nghiệm nhãn hiệu khi nhận định rằng có 2 lý do của thời hạn 1 năm theo điều 42. Đầu tiên là nhãn hiệu hết hạn có thể vẫn còn uy tín sót lại (residual reputation) mà có thể vẫn gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tương tự xin đăng ký trong thời hạn đó. Hai là, cho đến khi nhãn hiệu thực sự bị đưa ra khỏi đăng bạ nó vẫn mang ý nghĩa đối với công chúng là nhãn hiệu đã đăng ký. Tương tự như Singapore, Malaysia hướng dẫn người nộp đơn 3 phương án vượt qua điều 42:

  1. Nhãn hiệu đã hết hạn không thể bị xem là còn trên đăng bạ dùng làm đối chứng nếu có căn cứ tin rằng nó không được sử dụng bởi chủ nhãn hiệu trong vòng 2 năm liền trước ngày nó hết hạn, hoặc
  2. không có căn cứ tồn tại khả năng nhầm lẫn; hoặc
  3. cách đơn giản nhất là chờ cho hết thời hạn 1 năm[8]

 

Vài lời bình

 

  1. Điều 74.2.h Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã thực sự trở thành một quy định lạc hậu vì không có nước nào quy định nhãn hiệu đã hết hạn phải tiếp tục sử dụng làm căn cứ từ chối đối với nhãn hiệu nộp sau cho đến hết 5 năm tính từ thời điểm đáng lẽ nó phải gia hạn. Thay vì thế, tất cả 4 quốc gia Châu Á nêu trên đều chỉ quy định quy tắc 1 năm để khai tử hẳn nhãn hiệu đã chết.
  2. Các nhà lập pháp của Việt Nam dành khoảng thời gian dài kỷ lục - 5 năm – so với các nước khác - chỉ 1 năm sau khi nhãn hiệu đã đăng ký bị chấm dứt hiệu lực (vì 1 trong 3 lý do (a) không gia hạn hiệu lực, (b) chủ văn bằng không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động mà không có người thừa kế, hoặc (c) chủ văn bằng từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp) để chặn khả năng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã chết vì 1 trong 3 lý do trên là hết sức khó hiểu. Hiện tại không ai có thể hiểu được là Việt Nam tham chiếu học thuyết hoặc luật nhãn hiệu của quốc gia nào khi soạn thảo điều 74.2.h. Thực tiễn cho thấy quy định của điều 74.2.h không chỉ thể hiện sự lạc hậu mà còn là rào cản bất hợp lý đối với các doanh nghiệp gia nhập thị trường sau.
  3. Phải chăng thời hạn 5 năm được thiết kế ở điều 74.2 có dính dáng với quy định 5 năm liên tục phải sử dụng nhãn hiệu trong thương mại nếu không nhãn hiệu đã đăng ký có nguy cơ bị đình chỉ hiệu lực vì lý do không sử dụng tính từ ngày đăng ký. Nếu đúng vậy thì dường như đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc giữa 2 phạm trù khác nhau, cụ thể là nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong 5 năm liên tục hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến việc bảo vệ người tiêu dùng tránh nhầm lẫn 2 nguồn gốc thương mại khi mua phải hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu không gia hạn (có thể chưa kịp rút hết khỏi thị trường) với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu tương tự nộp sau (có thể mới gia nhập thị trường) bởi vì nếu tư duy như vậy thì tại sao luật nhãn hiệu các nước một mặt quy định nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu là 3 năm (thay vì 5 năm như ở Việt Nam) nhưng mặt khác lại chỉ quy định sau khi hết 1 năm tính từ thời điểm nhãn hiệu không gia hạn là nhãn hiệu đó phải đưa ra khỏi dữ liệu hoặc nói cách khác nó không được sử dụng làm căn cứ từ chối.

 

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross.

 

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.

 



[1] Bài tham luận này được chuẩn bị và trình bày theo lời mời của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) nhân Tọa đàm “Đại diện sở hữu công nghiệp với những đổi mới trong hệ thống” diễn ra ngày 24/07/2018 tại khách sạn Mường Thanh, 78 Thợ Nhuộm, Hà Nội. Bạn đọc có thể xem lại bài viết này ở link: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/DIEU-742h-LUAT-SO-HUU-TRI-TUE--CAN-PHAI-DUOC-HIEU-NHU-THE-NAO-MOI-DUNG-1308

[2] Nguyên văn Điều 74 Luật SHTT. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này

[3] Nguyên văn tiếng Anh Article 50 of China Trademark Law of 2013. Within one year from the time where a registered trademark is cancelled or declared invalid, or is not renewed upon the expiry of its validity period, the trademark office shall not approve any application for registration of a trademark identical with or similar to the aforesaid trademark. Nguồn: https://wipolex.wipo.int/en/text/341321

[4] Nguyên văn tiếng Anh Section 5(3) Luật nhãn hiệu Hong Kong

A trade mark which is an earlier trade mark under or by virtue of subsection (1)(a) shall continue to be taken into account in determining the registrability of a later trade mark for a period of 1 year after the date on which its registration expires unless the Registrar is satisfied the trade mark has not been used in good faith in Hong Kong during the 2 years immediately preceding that date. Nguồn: https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap559

[5] Nguyên văn tiếng Anh Section 42 Luật nhãn hiệu Malaysia. Status of unrenewed trade mark. Where a trade mark has been removed from the Register for non‐payment of the fee for renewal, it shall, nevertheless, for the purpose of an application for the registration of a trade mark within one year from the date of expiration of the last registration be deemed to be a trade mark which is already on the Register except that this section shall not have effect when the Registrar is satisfied either— (a) that there has been no use in good faith of the trade mark which has been removed during the two years immediately preceding its removal; or (b) that no deception or confusion is likely to arise from the use of the trade mark which is the subject of the application for registration by reason of any previous use of the trade mark which has been removed. Nguồn: https://wipolex.wipo.int/en/text/430586

[6] Xem trang 126, Strategic Partnership and Cooperation between the EU and China on Intellectual Property (IPkey), Standards Trademark Examination and Trials ban hành tháng 12/2006. The legislation purpose of Article 50 is that, where a registered trademark is cancelled or declared invalid, or is not renewed upon expiry of its validity period, the following may occur if new identical or similar trademark registration is approved without setting up an isolation period: before the goods or services designated by the trademark of the original registrant which is cancelled or declared invalid, or is not renewed upon expiry of its validity period exit from the market, the goods or services of the new trademark registrant have entered into the market, and there will be goods bearing identical or similar trademark produced by two enterprises on the market, which may cause confusion to the consumers. In order to avoid this, it is necessary to apply Article 50.

[7] Xem Relative Grounds for Refusal of Registration, the Intellectual Property of Singapore, Version 5 (June 2017), trang 13

[8] Xem trang 146, Manual of Trademarks Law and Practice in Malaysia, Second Edition, 2003

 

Bookmark and Share
Relatednews
Let’s Compare Section 74(2)(h) of the Vietnam IP Law with Similar Legal Concepts in the Trademark Laws in China, Malaysia, Singapore and Hong Kong
Hết quyền sở hữu trí tuệ và ngoại lệ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
Một số điều khoản quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo và đàm phán hợp đồng li-xăng nhãn hiệu không độc quyền ở Việt Nam
Hệ quả pháp lý cần chú ý đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu (thương hiệu) theo hệ thống Madrid có nguồn gốc Việt Nam chỉ định Liên Minh Châu Âu sau khi Brexit phát sinh hiệu lực
Google thua kiện 9 tỷ đô la Mỹ trong vụ xâm phạm quyền tác giả đối với giao diện tương tác phần mềm (Java APIs) của Oracle
“Tác phẩm được thuê làm“ hay còn gọi là “Work made for hire“ theo luật bản quyền Hoa Kỳ và cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam hay sử dụng điều khoản “tác phẩm được thuê làm“ trong hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thầu khoán
Basic understanding of the US copyright concept “work made for hire“ and warning of legal risks around “work made for hire“ clause transplanted into labor contract or commission agreement by Vietnamese companies
Sao chép, sử dụng và phân phối giáo trình vì mục đích học tập có được xem là “sử dụng hợp lý” để được miễn trách nhiệm xâm phạm quyền tác giả hay không ?
Fair use, fair dealing or also known as “cases of use of published works where permission and payment of royalties and/or remunerations are not required” under the copyright legislation of Vietnam
“Sử dụng hợp lý” hay còn gọi là “Fair Use” hoặc “Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép không phải trả thù lao” theo luật Việt Nam

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go