Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners[1]

Dẫn nhập

Một trong những căn cứ từ chối Cục SHTT thường hay sử dụng để từ chối nhãn hiệu xin đăng ký mà đang tồn tại nhiều ý kiến khác nhau là điều 74(2)(h) quy định rằng nhãn hiệu xin đăng ký bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này. Thoạt nhìn thì căn cứ từ chối trên có vẻ không có vấn đề nhưng sự tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến làm xuất hiện nhiều vụ tranh chấp và khiếu nại dai dẳng qua nhiều năm tháng vẫn chưa có hồi kết.

Để dễ hình dung hơn, trước khi đi vào phân tích chi tiết chúng tôi giả định nhãn hiệu có trước đã chấm dứt hiệu lực là nhãn hiệu X (sở hữu bởi A), nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu X’ (nộp bởi người nộp đơn B) và nhãn hiệu xin đăng ký lại X (nộp bởi người nộp đơn C mặc dù C thực chất vẫn chính là A nhưng đã chuyển hóa tư cách từ chủ sở hữu thành người khi nộp đơn đăng ký lại) và cũng tạm giả định rằng các nhãn hiệu X và X’ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhau và dùng cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau. Theo đó, về cơ bản chỉ có 3 tình huống có thể xảy ra:

Tình huống 1: Nhãn hiệu X’ được nộp trong giai đoạn mà hiệu lực của nhãn hiệu X chưa hết 5 năm và thời điểm Cục SHTT hoàn thành thủ tục thẩm định nội dung cũng chưa qua hết 5 năm đã nêu

Tình huống 2: Nhãn hiệu X’ được nộp trong giai đoạn mà hiệu lực của nhãn hiệu X chưa hết 5 năm nhưng đến thời điểm Cục SHTT hoàn thành thủ tục thẩm định nội dung thì đã hết/vừa hết 5 năm

Tình huống 3: Giống với Tình huống 1 hoặc 2 nhưng Tình huống 3 xuất hiện thêm sự kiện mới có liên quan là việc nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu X bởi C (có ngày nộp đơn sau ngày nộp đơn của nhãn hiệu X’ nhưng vẫn nằm trong phạm vi 5 năm). Theo Tình huống này, C cũng có thể nộp hoặc không nộp đơn phản đối chống lại nhãn hiệu X’.

Bình luận và đánh giá

Về nguyên tắc Cục SHTT đương nhiên sẽ từ chối nhãn hiệu X’ đối với cả 3 Tình huống trên. Tuy nhiên, trường hợp người nộp đơn B của nhãn hiệu X’ cung cấp thêm báo cáo điều tra thị trường chứng minh rằng nhãn hiệu X không được sử dụng trong ít nhất 5 năm liên tục tính từ thời điểm B cung cấp bằng chứng không sử dụng trở về trước thì theo kinh nghiệm của chúng tôi trong thực tiễn Cục SHTT đều chấp thuận bảo hộ cho nhãn hiệu X’. Việc cung cấp bằng chứng không sử dụng kể trên còn có thể được hiểu bao gồm cả trường hợp nộp bổ sung bằng chứng không sử dụng đó vào đơn đăng ký trước khi Cục SHTT hoàn thành thủ tục thẩm định nội dung, hoặc nộp kèm theo văn bản trả lời Thông báo dự định từ chối (Từ chối lần 1).

Tuy vậy, Cục SHTT gần đây thay đổi một cách cơ bản quan điểm đánh giá về các Tình huống trên, thậm chí có thể nói là thay đổi hẳn 180 độ, chẳng hạn như có một số vụ việc thực tế có tình tiết giống như Tình huống 1, 2 và 3, nghĩa là nhãn hiệu X’ bị từ chối ngay cả khi người nộp đơn đã nộp bổ sung bằng chứng không sử dụng trong 5 năm liên tục của nhãn hiệu X trước khi Cục SHTT hoàn thành thủ tục thẩm định nội dung nhưng sau đó do có phản đối bởi C hoặc A nên Cục SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu X’. Tiếp theo, người nộp đơn nhãn hiệu X’ trả lời Từ chối lần 1 của Cục SHTT khẳng định tính đến thời điểm trả lời Từ chối lần 1 nhãn hiệu X đã hết hiệu lực quá 5 năm nhưng Cục SHTT vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm bằng cách ban hành Quyết định từ chối bảo hộ (Từ chối lần 2). Vì có sự xuất hiện của nhãn hiệu nộp lại X bởi C, người nộp đơn nhãn hiệu X’ buộc phải nộp đơn phản đối chống lại nhãn hiệu nộp lại X dựa theo Điều 90(2). Và từ một sự việc tưởng chừng đơn giản như vậy đã biến thành một tranh chấp kép: tranh chấp giữa B và C hoặc/và giữa B với A, và khiếu nại của B phản đối các từ chối của Cục SHTT.

Sự thay đổi quan điểm của Cục SHTT còn tiếp tục có thể đưa đến ngụ ý rằng các vụ việc trong tương lai dù có tình tiết chỉ giống như Tình huống 1 hoặc 2 - mà vốn đã được chấp thuận bởi chính Cục SHTT trước đây - sẽ có thể bị từ chối tương tự như Tình huống 3.

Chúng tôi thấy rằng từ chối của Cục SHTT nêu trên là hoàn toàn không thỏa đáng và không có căn cứ pháp lý vì Cục SHTT không đi trực diện vào vấn đề mà B đã tranh luận rằng căn cứ từ chối theo điều 74(2)(h) không còn tồn tại nữa tại thời điểm trả lời Từ chối lần 1 - thời điểm mà hiệu lực của nhãn hiệu X đã quá 5 năm - thì tại sao Cục SHTT vẫn sử dụng điều 74(2)(h) làm căn cứ từ chối. Thay vì thế Cục SHTT chỉ dẫn ra một lý do đơn giản rằng chủ nhãn hiệu đối chứng nộp lại đơn đăng ký nhưng theo cách thật mâu thuẫn là Cục SHTT lại vẫn sử dụng điều 74(2)(h) làm căn cứ pháp lý để từ chối, dù căn cứ đó rõ ràng là không thể áp dụng.

Có ý kiến khác cho rằng chủ nhãn hiệu đã mất hiệu lực có quyền giữ ngày ưu tiên đến ngày cuối cùng của giai đoạn 5 năm tính từ khi nhãn hiệu đó bị mất hiệu lực. Hoặc một số quan điểm tương tự khác cũng cho rằng có sự tồn tại của khái niệm ”quyền bảo lưu đăng ký lại” và C đương nhiên có quyền ”đăng ký lại”. Tuy nhiên, tất cả các ý kiến này đều không thuyết phục vì hoàn toàn không dựa trên bất kỳ căn cứ pháp lý nào có trong các quy định pháp luật hiện hành.

Đâu là căn nguyên?

Để có thể xác định được căn nguyên của vấn đề, chúng tôi cho rằng cần thiết phải trở lại các nguyên lý cốt lõi của luật nhãn hiệu. Một trong những nguyên lý cốt lõi đó là goodwill. Goodwill là khái niệm mà rất khó dịch sang tiếng Việt nhưng chúng ta có thể tạm hiểu đó là sự tín nhiệm, là trí nhớ, là mối liên hệ tồn tại giữa người tiêu dùng và sản phẩm gắn liền với nhãn hiệu đó khi sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu đó được bán hoặc cung ứng trên thị trường. Theo đó, khách quan mà nói về căn bản sẽ có thể có nhiều dạng goodwill khác nhau về hàm lượng và trạng thái, chẳng hạn như Dạng (a) không có/chưa có goodwill (dạng này chính là tương ứng với trạng thái nhãn hiệu đã đăng ký nhưng chưa được đưa vào sử dụng trong thương mại và người tiêu dùng Việt Nam không biết đến sự tồn tại của nó), Dạng (b) có goodwill ở một mức độ chưa đáng kể (nghĩa là chưa đạt được ngưỡng đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo điều 74(2)(g)), và Dạng (c) có goodwill ở một mức độ đáng kể, đáp ứng ngưỡng của điều 74(2)(g).

Như vậy, để giải quyết vấn đề goodwill vẫn có thể còn sót lại sau khi một nhãn hiệu đã bị chấm dứt hiệu lực (chủ yếu do không gia hạn hiệu lực) nhằm bảo vệ người tiêu dùng, tránh khả năng lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại, quy định pháp lý đặt ra một khoảng thời gian cho phép người tiêu dùng có thể quên đi, hoặc chấm dứt mối liên hệ với nguồn gốc cũ có thể còn trong ký ức của họ trước khi cho phép nhãn hiệu đó có thể được đăng ký lại bởi người khác (khác với chủ nhãn hiệu A) là một tư duy đúng.

Tuy vậy, tư duy đúng trên cần phải thay đổi để phù hợp và thích ứng tốt hơn thời gian và môi trường kinh doanh hiện nay vốn đã và đang thay đổi rất nhanh, đặc biệt do sự xuất hiện của internet và công nghệ, dung lượng và tốc độ trao đổi thông tin hàng ngày bởi công chúng trở nên nhiều hơn, nhanh hơn và rõ ràng khía cạnh ngược lại của nó là khả năng quên thông tin cũ cũng trở nên nhanh hơn và ngắn hơn. Chính điều này cho thấy quy tắc 5 năm ở điều 74(2)(h) một mặt có thể bị xem là lạc hậu so với thế giới xung quanh và mặt khác đang trở thành trở ngại gây cản trở một cách bất hợp lý đến quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu

Bằng nghiên cứu so sánh với pháp luật nhãn hiệu của một số nước khác, chúng tôi thấy rằng chẳng hạn như Trung Quốc cho phép đăng ký lại nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực dưới tên của người khác với điều kiện đã quá 1 năm tính từ ngày bị chấm dứt hiệu lực[2]. Luật nhãn hiệu Hong Kong quy định đăng ký nhãn hiệu đã hết hạn vẫn phải được sử dụng làm căn cứ từ chối đối với đơn đăng ký lại nhãn hiệu đó trong vòng 1 năm sau ngày hết hạn, trừ trường hợp Cơ quan nhãn hiệu có căn cứ để tin rằng nhãn hiệu hết hạn đã không được sử dụng thực sự ở Hong Kong trong vòng 2 năm ngay liền trước ngày đó[3]. Tương tự như cách tiếp cận theo quy tắc 2 năm của Hong Kong, Malaysia quy định trong trường hợp một nhãn hiệu đã bị đưa ra khỏi đăng bạ quốc gia vì lý do không nộp lệ phí gia hạn, nhằm mục đích đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu nộp sau trong vòng 1 năm kể từ ngày hết hạn của lần gia hạn cuối cùng thì nhãn hiệu đã bị đưa ra khỏi đăng bạ quốc gia đó vẫn được xem như thể là còn tồn tại trong đăng bạ, trừ trường hợp Cơ quan đăng ký có căn cứ tin rằng không có bằng chứng sử dụng thực sự nhãn hiệu đã bị đưa ra khỏi đăng bạ quốc gia đó trong vòng 2 năm ngay liền trước thời điểm nó bị đưa ra khỏi đăng bạ[4].

Đề xuất giải pháp

Trong bối cảnh việc sửa đổi và hoàn thiện Luật SHTT bao gồm cả việc làm rõ cách hiểu điều 74(2)(h) nêu trên khó có thể diễn ra trong thời gian trước mắt, mặt khác, bối cảnh hiện tại đang rất cần có một cách hiểu thống nhất và đúng đắn nhằm giải quyết các xung đột/tranh chấp một cách thấu tình, đạt lý để làm cân bằng lợi ích của chủ thể quyền, người tiêu dùng và quyền tự do cạnh tranh, chúng tôi xin có một vài đề xuất như sau:

1. Nên trở lại áp dụng quy tắc nêu ở Tình huống 1 và 2 như Cục SHTT trước đây đã từng chấp nhận bảo hộ cho nhiều trường hợp, nghĩa là bằng chứng không sử dụng đối với nhãn hiệu X được chủ động cung cấp bởi B trước khi Cục SHTT hoàn thành xét nghiệm nội dung hoặc được cung cấp bởi B trong văn bản trả lời Từ chối lần 1 là đủ để nhãn hiệu X’ được cấp bảo hộ vì đây vẫn là cách hiểu đúng đắn nhất và hợp lý nhất khi tham chiếu đến thực tiễn và quy định của pháp luật các quốc gia khác nêu trên; và

2. Bất kỳ bên thứ 3 nào bao gồm cả A hoặc C đều có quyền phản đối việc cấp bảo hộ cho nhãn hiệu X’ và Cục SHTT từ chối nhãn hiệu X’ khi và chỉ khi có căn cứ để tin rằng goodwill mà nhãn hiệu X vẫn còn sót lại tính đến ngày nộp đơn của nhãn hiệu X’ đủ đạt ngưỡng đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo điều 74(2)(g) và trong trường hợp này nghĩa vụ chứng minh theo điều 74(2)(g) đương nhiên thuộc về bên phản đối.

3. Cục SHTT sẽ gửi văn bản thông báo (1 lần duy nhất) việc có nhãn hiệu X’ xin đăng ký để A có ý kiến trong thời hạn nhất định. Nếu trong thời hạn được phép mà A không có ý kiến (không nộp đơn phản đối chống lại nhãn hiệu X’) trong thời hạn mà thông báo cho phép thì Cục SHTT sẽ cấp bảo hộ cho nhãn hiệu X’. Trường hợp A hoặc C nộp phản đối đúng hạn thì người này có nghĩa vụ phải chứng minh nhãn hiệu nộp lại X (của C) có quyền ưu tiên tốt hơn ngày ưu tiên của nhãn hiệu X’ vì goodwill của nhãn hiệu nộp lại X vẫn đạt ngưỡng của điều 74(2)(g) tính đến ngày nộp đơn của nhãn hiệu X’.

Ngoài ra, việc chấp nhận bằng chứng điều tra thị trường nên được xem xét chấp nhận một cách thống nhất, cụ thể báo cáo điều tra được chấp nhận phải là báo cáo của Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công thương hoặc của Tạp chí thị trường giá cả - Bộ Tài chính hoặc cả hai.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers và Asian Legal Business (ALB). Trong suốt 10 năm qua, Bross & Partners đã tư vấn và đại diện đăng ký thành công hàng trăm nhãn hiệu cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài, trong đó có cả việc sử dụng hiệu quả Hệ thống bảo hộ thương hiệu toàn cầu (Hệ thống Madrid). Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.