Khi nào không thể hoặc không nên đăng ký thương hiệu ra nước ngoài theo Hệ thống Madrid?

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Tính đến ngày 10/04/2024 theo dữ liệu của Madrid Monitor, chủ nhãn hiệu (chủ đơn) nước ngoài đã nộp tới 164.799 nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid[1] chỉ định Việt Nam trong khi ở chiều ngược lại mới chỉ có 1.915 nhãn hiệu của chủ đơn Việt Nam đăng ký ra nước ngoài sử dụng Hệ thống Madrid. Bross & Partners giải thích 7 tình huống chủ đơn Việt Nam phải chọn/nên chọn đăng ký quốc gia.

1.     Chủ nhãn hiệu buộc phải chọn hình thức đăng ký quốc gia nếu thị trường mong muốn bảo hộ là không thuộc danh sách 130 nước là thành viên của Hệ thống Madrid. Ví dụ: Myanmar, Đông Timor, Bangladesh (khu vực Châu Á); Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Syria, Yemen (khu vực Trung Đông), Argentina, Chile, Paraguay, Peru, Venezuela (khu vực Nam Mỹ) không tham gia Hệ thống Madrid.[2]

2.     Trường hợp nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (hoặc có thể là chỉ dẫn địa lý), chủ đơn chỉ nên chọn đăng ký quốc gia vì Hệ thống Madrid không phù hợp với các loại nhãn hiệu này (Madrid không có cơ chế cho phép nộp tài liệu khác ngay từ đầu như tài liệu chứng minh tư cách nộp đơn, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể).[3]

3.     Không nên sử dụng Hệ thống Madrid chỉ định Liên minh Châu Âu gồm 27 nước thành viên (mã EM) ở đơn quốc tế trong trường hợp chủ đơn biết trước rằng nhãn hiệu xin đăng ký của mình trùng hoặc tương tự với một hoặc một số nhãn hiệu quốc gia đang được bảo hộ bởi 1 trong 27 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Sở dĩ như vậy là vì Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) sẽ từ chối toàn bộ đăng ký quốc tế chỉ định EM trên cơ sở có phản đối của bên thứ ba (chủ nhãn hiệu có trước) bất luận nhãn hiệu có trước này đang được bảo hộ dù chỉ ở 1 quốc gia bất kỳ thuộc 27 quốc gia này.[4]

4.     Trường hợp nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu phi truyền thống (nhãn hiệu 3D, nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu chuyển động, nhãn hiệu vị trí), chủ đơn nên tìm hiểu kỹ pháp luật và thực tiễn của từng nước và chọn đăng ký quốc gia thay vì đăng ký quốc tế vì các loại nhãn hiệu này thường xuyên bị từ chối ở đơn cơ sở nộp ở Việt Nam, hoặc bị xem là đối tượng loại trừ bảo hộ (ví dụ nhãn hiệu chuyển động), hoặc Hệ thống Madrid không cho phép nộp đơn nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu chuyển động từ đó dẫn tới hệ quả là đăng ký quốc tế bị mất hiệu lực trong thời hạn 5 năm theo nguyên tắc tấn công trung tâm (central attack).

5.     Chọn quá ít quốc gia ở đơn quốc tế dẫn tới làm chi phí đăng ký quốc tế đắt hơn chi phí đăng ký quốc gia. Nhìn chung chỉ khi chủ đơn chọn 5, 7 hoặc trên 10 nước trở lên ở 1 đơn quốc tế thì chi phí đăng ký quốc tế mới rẻ hơn một cách rõ ràng so với đăng ký quốc gia. Ví dụ: chi phí nộp đơn đơn quốc tế (chưa tính phí thuê luật sư) chỉ định duy nhất Trung Quốc vào khoảng hơn 1,100USD trong khi đó chi phí nộp đơn quốc gia chỉ nhỏ hơn 50% con số này (dưới 500USD).[5]

6.     Việc sử dụng Hệ thống Madrid để đăng ký nhãn hiệu (mà chủ đơn đã và đang được sử dụng tại Hoa Kỳ) là không có lợi trong trường hợp có tranh chấp về quyền ưu tiên sử dụng nhãn hiệu ở quốc gia này vì Mỹ không cho phép chủ đơn sử dụng căn cứ nộp đơn dựa trên cơ sở đã sử dụng theo Điều 1(a) mà chỉ được sử dụng duy nhất căn cứ nộp đơn theo Điều 66(a) nộp Form MM2 kèm Form MM18. Chủ đơn nên chọn đăng ký quốc gia vào Mỹ nếu sản phẩm mang nhãn hiệu của chủ đơn đã được bán tại Mỹ trước ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đăng ký quốc tế.[6]

7.     Đăng ký quốc tế (nếu không bị từ chối bởi cơ quan sở hữu trí tuệ của nước được chỉ định) luôn ở trạng thái không có luật sư địa phương đại diện dẫn tới có thể mất quyền nhãn hiệu do chủ nhãn hiệu đăng ký quốc tế không biết, không nhận được, hoặc không thể kịp trả lời văn bản từ cơ quan nhãn hiệu nước ngoài (đặc biệt là Trung Quốc chỉ cho 15 ngày) thông báo có bên thứ ba nộp đơn hủy hiệu lực nhãn hiệu quốc tế đó.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, rất giàu kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.