9 ưu điểm nổi bật của Hệ thống Madrid

 về đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ra nước ngoài

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Việt Nam gia nhập Thoả ước Madrid từ 8/3/1949 và Nghị định thư Madrid từ 11/07/2006 (Hệ thống Madrid)[1] là cơ hội tốt giúp doanh nghiệp Việt tiết kiệm chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu ở thị trường nước ngoài theo cách đơn giản hơn với chi phí thấp hơn so với cách nộp đơn truyền thống là đăng ký nhãn hiệu ở từng nước. Là hãng luật sở hữu trí tuệ được xếp Hạng Nhất bởi Legal 500 có kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng đăng ký thành công hàng trăm thương hiệu ở nước ngoài trong đó có cả Hệ thống Madrid, Bross & Partners đúc rút 9 ưu điểm nổi bật của Hệ thống này để Quý Doanh nghiệp tham khảo.

9 ưu điểm nổi bật

1.     Người nộp đơn/chủ nhãn hiệu chỉ cần nộp 01 đơn đăng ký bằng 01 ngôn ngữ với 01 lần trả phí bằng đồng Franc Thụy Sĩ (CHF) duy nhất[2] là có cơ hội cùng lúc đăng ký nhãn hiệu thành công ở trên 100 quốc gia

2.     Chủ nhãn hiệu cũng chỉ cần nộp 01 đơn gia hạn bằng 01 ngôn ngữ với 01 lần trả phí duy nhất để duy trì hiệu lực 10 năm tiếp theo cho đăng ký quốc tế đó

3.     Tương tự như vậy, các thủ tục khác như sửa đổi tên/địa chỉ chủ nhãn hiệu, giới hạn danh mục nhóm/sản phẩm, chuyển nhượng nhãn hiệu đều có thể thực hiện bằng 01 đơn yêu cầu với 01 lần trả phí duy nhất

4.     Chi phí đăng ký quốc tế nhãn hiệu rẻ hơn so với nộp đơn đăng ký ở từng nước do không phải dịch thuật, chuyển phát nhanh tài liệu, thuê luật sư địa phương

5.     Chủ nhãn hiệu có thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ dựa trên đăng ký quốc tế hiện tại cũng chỉ bằng 01 đơn yêu cầu với 01 lần trả phí duy nhất

6.     Người nộp đơn chỉ phải trả phí cơ bản (standard fee) thay vì trả phí riêng (individual fee) ở những quốc gia đồng thời là thành viên của Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Ví dụ: thay vì phải trả phí cho 3 nhóm là 499CHF cho Trung Quốc và 356CHF cho Cuba thì người nộp đơn chỉ phải trả 100CHF cho mỗi nước này.

7.     Người nộp đơn có thể giành quyền độc quyền nhãn hiệu ở Liên minh Châu Âu (EM)[3] gồm 27 quốc gia và Tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI) gồm 17 quốc gia chỉ bằng cách chỉ định EU và OAPI dưới dạng một thành viên (tổ chức) trong đơn quốc tế.[4]

8.     Người nộp đơn có thể đòi ngày ưu tiên của đăng ký quốc tế là ngày nộp đơn đầu tiên ở đơn cơ sở ở nước xuất xứ mà không cần chuẩn bị tài liệu ưu tiên, bản dịch cũng như không cần trả phí đòi quyền ưu tiên với điều kiện ngày nộp đơn đăng ký quốc tế chưa quá 6 tháng tính từ ngày đơn cơ sở được nộp ở nước xuất xứ.

9.     Chủ nhãn hiệu đăng ký quốc tế vẫn còn cơ hội chuyển đổi đăng ký quốc tế bị mất hiệu lực do bị tấn công trung tâm (central attack)[5] thành các đăng ký quốc gia do hệ quả của đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở bị từ chối/đình chỉ hiệu lực/hủy bỏ hiệu lực ở nước xuất xứ trong vòng 5 năm kể từ khi đăng ký quốc tế

Điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tế

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận thụ lý nếu đồng thời thõa mãn cả 4 điều kiện:

·        Nhãn hiệu thuộc đơn đăng ký quốc tế phải đã được đăng ký (Đăng ký cơ sở) hoặc đã được nộp đơn (Đơn cơ sở) tại nước xuất xứ (Việt Nam); và

·        Nhãn hiệu thuộc đơn đăng ký quốc tế gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm yêu cầu bảo hộ phải giống nhãn hiệu ở Đăng ký cơ sở hoặc Đơn cơ sở ở nước xuất xứ (Việt Nam); và

·        Người nộp đơn/chủ nhãn hiệu phải mang quốc tịch Việt Nam hoặc có sơ sở kinh doanh thực sự ở Việt Nam

·        Nước yêu cầu bảo hộ phải là thành viên của Hệ thống Madrid

Ví dụ 1: Nhãn hiệu Trung Nguyên & hình (đăng ký quốc tế số 1441923) như dưới đây đủ điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid chỉ định toàn bộ 10 quốc gia vì nó thỏa mãn cả 4 điều kiện trên

Phí đăng ký quốc tế

Phí Chính phủ đăng ký quốc tế gồm 4 loại: (1) phí xử lý đơn đăng ký quốc tế ở nước xuất xứ (Cục SHTT); (2) phí xử lý đơn quốc tế bởi WIPO; (3) phí cơ bản (standard fee) áp dụng ở các quốc gia không có tuyên bố hưởng phí riêng (individual fee); (4) phí riêng (individual fee) ở các nước tuyên bố hưởng phí riêng. Như vậy, tùy thuộc vào quốc gia cần bảo hộ, nhãn hiệu đăng ký là màu hay đen trắng, và số lượng nhóm sản phẩm cần đăng ký chi phí đăng ký quốc tế sẽ khác nhau nhưng nhìn chung một đơn đăng ký quốc tế chỉ định càng nhiều nước thì chi phí trung bình ở từng nước sẽ thấp hơn nhiều so với cách đăng ký ở từng nước.

Hai ví dụ minh họa dưới đây cho thấy người nộp đơn chỉ phải trả khoảng 95CHF/nước nếu đăng ký 1 nhóm sản phẩm hoặc chỉ 162CHF/nước nếu đăng ký 3 nhóm sản phẩm khi đăng ký ở 32 nước (5 nước được chỉ định cộng với EU gồm 27 nước thành viên):

Quy trình thẩm định

Đầu tiên và bắt buộc đơn đăng ký quốc tế phải được nộp cho Cơ quan sở hữu trí tuệ nước xuất xứ (Cục Sở hữu trí tuệ) để được thẩm định hình thức trong vòng không quá 2 tháng trước khi chuyển tới WIPO. Sau khi nhận đơn quốc tế, WIPO sẽ chỉ tiếp tục thẩm định hình thức (chủ yếu thẩm định về tính chính xác của nhóm, phân nhóm, mô tả sản phẩm và các loại phí đăng ký) trước khi WIPO thực hiện 3 việc: (a) cho công bố đơn quốc tế trên Công báo (WIPO Gazette of International Marks); (b) gửi Giấy chứng nhận đăng ký (Certificate of Registration of Mark); và (c) thông báo cho các nước được chỉ định/mở rộng lãnh thổ. Cuối cùng, nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế sẽ được thẩm định nội dung bởi mỗi quốc gia được chỉ định theo pháp luật quốc gia của họ trong vòng 12 tháng hoặc 18 tháng (đối với các nước có tuyên bố thẩm định trong vòng 18 tháng)[6] tính từ ngày WIPO thông báo (date of recording) mà hệ quả của việc thẩm định nội dung này sẽ là nhãn hiệu đăng ký quốc tế nhận được tuyên bố cấp bảo hộ (statement of grant of protection)[7] hoặc tuyên bố từ chối bảo hộ tạm thời (provisional total/partial refusal of protection) bởi nước được chỉ định

Ví dụ 4: Công báo WIPO số 37/2014 công bố đăng ký quốc tế nhãn hiệu Vinamilk

Ví dụ 5: Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế do WIPO cấp và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do USPTO cấp cho đăng ký quốc tế chỉ định Mỹ

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.