ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO HỆ THỐNG MADRID

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Để nhãn hiệu (thương hiệu) của mình được bảo hộ ở lãnh thổ nước ngoài, Quý Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở quốc gia mong muốn theo một trong hai phương thức: “đăng ký quốc tế” tức là nộp 01 đơn quốc tế duy nhất theo Hệ thống Madrid, hoặc “đăng ký quốc gia” nghĩa là nộp nhiều đơn riêng lẻ vào từng quốc gia. Bross & Partners dưới đây giới thiệu 4 điều kiện, 5 ưu điểm nổi bật, 3 hạn chế cơ bản, và quy trình thẩm định đơn quốc tế theo Hệ thống Madrid. [1]

4 điều kiện đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid

1. Nhãn hiệu thuộc đơn đăng ký quốc tế phải đã được đăng ký (“đăng ký cơ sở”) hoặc đã được nộp đơn (“đơn cơ sở”) tại nước xuất xứ là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT); và
2. Mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm yêu cầu bảo hộ ở đơn đăng ký quốc tế phải giống nhãn hiệu ở đăng ký cơ sở/đơn cơ sở ở Cục SHTT; và
3. Chủ đơn/chủ nhãn hiệu phải mang quốc tịch Việt Nam hoặc có cơ sở kinh doanh thực sự ở Việt Nam.
4. Nước yêu cầu bảo hộ phải là 1 trong 114 thành viên của Hệ thống Madrid.[2]

Ví dụ 1: Nhãn hiệu Trung Nguyên & hình (đăng ký quốc tế 1441923) như dưới đây đủ điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid chỉ định 10 quốc gia vì nó thỏa mãn cả 4 điều kiện trên

5 ưu điểm nổi bật nhất của đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid

1. Chủ đơn/chủ nhãn hiệu chỉ cần nộp 01 đơn đăng ký bằng 01 ngôn ngữ với 01 lần trả phí duy nhất bằng đồng Franc Thụy Sĩ (CHF)² là có cơ hội cùng lúc đăng ký nhãn hiệu ở 114 thành viên bao trùm 130 nước.
2. Chi phí đăng ký quốc tế nhãn hiệu rẻ hơn (khoảng từ 30-70%) so với đăng ký quốc gia do không phải tốn chi phí thuê luật sư địa phương, dịch thuật và chuyển phát nhanh tài liệu ra nước ngoài.
3. Chủ đơn chỉ phải trả phí cơ bản (standard fee) thay vì trả phí riêng (individual fee) ở những quốc gia đồng thời là thành viên của Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Ví dụ: thay vì phải trả phí cho 3 nhóm là 499CHF cho Trung Quốc và 356CHF cho Cuba thì chủ đơn chỉ phải trả 100CHF cho mỗi nước này.
4. Chủ nhãn hiệu có thể giành quyền độc quyền nhãn hiệu ở Liên minh Châu Âu (EM)[3] gồm 27 quốc gia và Tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI) gồm 17 quốc gia chỉ bằng cách chỉ định EU và OAPI vì cả EU và OAPI đều là thành viên (tổ chức).[4]
5. Chủ đơn có thể đòi ngày ưu tiên của đăng ký quốc tế là ngày nộp đơn đầu tiên ở đơn cơ sở nộp ở Cục SHTT mà không cần tài liệu ưu tiên, bản dịch, cũng như không cần trả phí hưởng quyền ưu tiên với điều kiện đơn đăng ký quốc tế được nộp không muộn hơn 6 tháng tính từ ngày đơn cơ sở được nộp ở Cục SHTT.

3 hạn chế chính của Hệ thống Madrid

(1)     Hạn chế lớn nhất của đăng ký quốc theo Hệ thống Madrid là rủi ro tấn công trung tâm (central attack) có thể xảy ra vì Hệ thống Madrid quy định rằng đăng ký quốc tế bị hủy bỏ hiệu lực nếu nhãn hiệu ở đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở bị từ chối/hủy bỏ hiệu lực vòng 5 năm tính từ ngày đăng ký quốc tế vì bất kỳ lý do gì, trong đó có thể gồm cả lý do đối thủ cạnh tranh (bên thứ ba) phản đối, hủy bỏ thành công hiệu lực của nhãn hiệu nộp/đăng ký ở Cục SHTT.

(2)     Hệ thống Madrid không phù hợp với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận vì chủ đơn không thể chọn ngay từ đầu nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở Form MM2 dẫn tới chủ đơn sẽ nhận thông báo từ chối bởi nước được chỉ định.

(3)     Nếu nhãn hiệu đăng ký quốc tế thực tế đã được sử dụng ở Hoa Kỳ trước ngày ưu tiên theo Công ước Paris hoặc trước ngày đăng ký quốc tế, đăng ký quốc tế chỉ định/mở rộng lãnh thổ vào Mỹ dường như sẽ gây bất lợi cho chủ đơn trong trường hợp có tranh chấp về quyền ưu tiên sử dụng nhãn hiệu ở quốc gia này vì Mỹ không cho phép người nộp đơn sử dụng căn cứ nộp đơn dựa trên cơ sở đã sử dụng theo Điều 1(a) mà chỉ được sử dụng duy nhất căn cứ nộp đơn theo Điều 66(a) khi đăng ký quốc tế theo Form MM2 nộp kèm Form MM18 - Tuyên bố có ý định sử dụng thực sự nhãn hiệu ở Mỹ (Declaration of Intention to Use of the Mark).[5]

Quy trình thẩm định đơn đăng ký quốc tế

Đơn đăng ký quốc tế trước tên phải được nộp cho Cục SHTT để được Cục SHTT thẩm định hình thức trong vòng không quá 2 tháng trước khi chuyển tới WIPO. Sau khi nhận đơn quốc tế, WIPO sẽ chỉ tiếp tục thẩm định hình thức (tính chính xác của phân nhóm sản phẩm và phí đăng ký quốc tế) trước khi WIPO thực hiện 3 công việc:

(a) Công bố đơn quốc tế trên Công báo quốc tế (WIPO Gazette of International Marks);

(b) gửi Giấy chứng nhận đăng ký (Certificate of Registration of Mark); và

(c) Thông báo cho các nước thành viên (date of recording) và xác định thời hạn thẩm định nội dung trong vòng 12 hoặc 18 tháng[6] để nước thành viên bảo hộ/từ chối đăng ký quốc tế.

Và, bước cuối cùng, sau khi hết thời hạn trên, nước thành viên phải ban hành tuyên bố cấp bảo hộ (statement of grant of protection)[7] hoặc thông báo từ chối bảo hộ tạm thời (provisional total/partial refusal of protection).

Ví dụ 2: Công báo WIPO số 37/2014 công bố đăng ký quốc tế nhãn hiệu Vinamilk

Ví dụ 3: Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế do WIPO cấp (chưa có hiệu lực) và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do USPTO cấp (có hiệu lực ở Mỹ).

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, rất giàu kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.