9 nhược điểm của Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài sử dụng Hệ thống Madrid rõ ràng có nhiều lợi ích nổi bật như chúng tôi đã đề cập ở bài viết “9 ưu điểm nổi bật của Hệ thống Madrid về đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ra nước ngoài”[1] nhưng thực tiễn cho thấy Hệ thống Madrid cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Là hãng luật sở hữu trí tuệ được xếp Hạng Nhất bởi Legal 500 Asia Pacific có nhiều kinh nghiệm quốc tế, Bross & Partners đúc rút được 9 nhược điểm của Hệ thống Madrid về đăng ký thương hiệu ra nước ngoài.

1.     Hệ thống Madrid không phù hợp với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.[2] Lý do là khi đăng ký quốc tế sử dụng Form MM2 người nộp đơn không có lựa chọn xác định cụ thể nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu bảo đảm dẫn tới nước được chỉ định ban hành từ chối tạm thời do không xác định được đối tượng yêu cầu bảo hộ cụ thể là gì. Hệ thống Madrid cũng không có cơ chế cho phép người nộp đơn nộp kèm các tài liệu bắt buộc khác, chẳng hạn như tài liệu chứng minh tư cách người nộp đơn, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nên đơn đăng ký quốc tế chắc chắn sẽ nhận thông báo từ chối. Hệ quả của các từ chối trên là người nộp đơn phải tốn thêm chi phí và thời gian thuê luật sư địa phương trả lời từ chối. Ví dụ:

2.     Nhãn hiệu đăng ký quốc theo Hệ thống Madrid có thể gặp rủi ro bị bên thứ ba (đối thủ cạnh tranh) dọa tấn công trung tâm (central attack) vì Hệ thống Madrid quy định rằng đăng ký quốc tế bị hủy bỏ hiệu lực nếu nhãn hiệu ở đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở bị từ chối/hủy bỏ hiệu lực vòng 5 năm tính từ ngày đăng ký quốc tế vì bất kỳ lý do gì, trong đó có thể gồm lý do bên thứ ba phản đối hoặc hủy bỏ thành công hiệu lực của nhãn hiệu ở nước xuất xứ. Theo Tạp chí Berkeley Technology Law Journal,[3] tấn công trung tâm có vẻ tăng nhanh trong vài năm gần đây, cụ thể từ chỗ chỉ có 200 vụ hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần vào năm 1996 rồi đến riêng năm 2017 đã có 7.000 vụ hủy bỏ hiệu lực (vì nhiều lý do khác nhau trong đó gồm cả tấn công trung tâm). Theo thống kê của WIPO, năm 2013 EU xác nhận có 600 thông báo dừng hiệu lực trong đó có 357 đăng ký quốc tế mất hiệu lực do tấn công trung tâm.

3.     Hệ thống Madrid cũng không phù hợp với nhãn hiệu theo đăng ký cơ sở hoặc đơn cơ sở là nhãn hiệu ba chiều hoặc các nhãn hiệu phi truyền thống (nhãn hiệu âm thanh) có nguy cơ cao bị từ chối ở nước xuất xứ. Ví dụ nhãn hiệu 3 chiều dưới đây (giả sử) thuộc đơn cơ sở được nộp tại Việt Nam thì đăng ký quốc tế sẽ bị hủy bỏ hiệu lực do hệ quả của nguyên tắc “tấn công trung tâm” [central attack] xuất phát từ việc nhãn hiệu 3 chiều này sẽ bị từ chối ở nước xuất xứ (Việt Nam) trong vòng 5 năm với lý do Việt Nam nhìn chung sẽ coi nhãn hiệu 3 chiều này là hình dạng thông thường của sản phẩm, không có khả năng phân biệt theo Điều 74(2)(b),(c) Luật SHTT. Nguy cơ bị hủy đăng ký quốc tế do bị tác động bởi nguyên tắc tấn công trung tâm dẫn tới làm phát sinh thêm chi phí và thời gian chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia (transformation procedure).

4.     Tấn công trung tâm còn có ý nghĩa là biện pháp pháp lý hợp pháp cho phép bên thứ ba vô hiệu hóa nhãn hiệu đã đăng ký của đối thủ ở toàn bộ các nước được chỉ định chỉ bằng một đơn phản đối/hủy bỏ hiệu lực duy nhất nộp cho cơ quan nhãn hiệu ở nước xuất xứ thay vì phải mất chi phí và thời gian nộp nhiều đơn phản đối chống đăng ký quốc tế ở nước được chỉ định. Tuy nhiên, trên thực tế tấn công trung tâm có vẻ như đang bộc lộ kẽ hở (không vận hành theo đúng ý nghĩa của nó) như trong vụ Lego Juris A/S phản đối nhãn hiệu Lepin của người nộp đơn Trung Quốc được tóm tắt dưới đây:

5.     Trường hợp nhãn hiệu đăng ký quốc tế thực tế đã được sử dụng ở Hoa Kỳ trước ngày ưu tiên theo Công ước Paris hoặc trước ngày đăng ký quốc tế, đăng ký quốc tế chỉ định/mở rộng lãnh thổ vào Mỹ dường như sẽ gây bất lợi cho người nộp đơn trong trường hợp có tranh chấp về quyền ưu tiên sử dụng nhãn hiệu ở quốc gia này vì Mỹ không cho phép người nộp đơn sử dụng căn cứ nộp đơn dựa trên cơ sở đã sử dụng theo Điều 1(a) mà chỉ được sử dụng duy nhất căn cứ nộp đơn theo Điều 66(a) khi đăng ký quốc tế theo Form MM2 nộp kèm Form MM18 - Tuyên bố có ý định sử dụng thực sự nhãn hiệu ở Mỹ (Declaration of Intention to Use of the Mark).[5]

6.     Chuyển nhượng nhãn hiệu đăng ký quốc tế cũng bị xem là một hạn chế của Hệ thống Madrid vì bên nhận chuyển nhượng đăng ký quốc tế (cá nhân hoặc tổ chức) cũng phải thỏa mãn các điều kiện về quốc tịch, nơi cư trú hoặc có cơ sở kinh doanh thực thụ ở một nước là thành viên của Hệ thống Madrid, nghĩa là các điều kiện về tư cách của người nộp đơn (chủ sở hữu) đăng ký quốc tế cũng được áp dụng tương tự cho bên nhận chuyển nhượng. Hệ quả của quy định này là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bị hạn chế quyền định đoạt của mình hơn nhiều so với cách thực hiện quyền định đoạt đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia. Thêm nữa, ngay cả khi bên nhận chuyển nhượng thỏa mãn điều kiện này thì trong nhiều trường hợp việc chuyển nhượng đăng ký quốc tế có thể bị từ chối bởi các nước thành viên vì pháp luật nước thành viên đó từ chối nhãn hiệu chuyển nhượng (thuộc đăng ký quốc tế) do có thể gây nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ đối với công chúng.[6]

7.     Việc đăng ký li-xăng, tách đăng ký quốc tế, hợp nhất đăng ký quốc tế không thể thực hiện được ở nhiều nước chỉ định dẫn tới ưu thế 01 đơn 01 thủ tục đơn giản của Hệ thống Madrid không thể thực hiện được trên thực tế ở nhiều lãnh thổ.  Chẳng hạn như tuyên bố bởi các nước thành viên nộp theo quy tắc 20(bis)6(b) cho thấy đăng ký li-xăng nhãn hiệu đăng ký quốc tế không có hiệu lực ở nhiều nước thành viên như OAPI, Brazil, Canada, China, Japan, Korea, Singapore, Russia.

8.     Đăng ký quốc tế (nếu không bị từ chối bởi cơ quan sở hữu trí tuệ của nước được chỉ định) luôn ở trạng thái không có luật sư địa phương đại diện dẫn tới có thể mất quyền nhãn hiệu do chủ nhãn hiệu đăng ký quốc tế không biết, không nhận được hoặc không kịp thời nhận được văn bản, tài liệu từ cơ quan nhãn hiệu nước được chỉ định thông báo về việc giải quyết đơn chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực nộp bởi bên thứ ba ở nước đó.

9.     Khó kiểm soát các vấn đề phát sinh do lỗi hoặc sai lầm của cơ quan trung gian (WIPO) trong quá trình đăng ký quốc tế, chẳng hạn nhầm lẫn đối tượng đăng ký là nhãn hiệu thông thường thay vì nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể. Hệ thống Madrid nhìn chung không có cơ chế cho phép trao đổi thông tin nhanh giữa WIPO và người nộp đơn nhằm khắc phục nhanh các lỗi/sai sót đó dẫn tới có thể làm nảy sinh các tình huống phức tạp mới như các từ chối bảo hộ không đáng có ở các nước được chỉ định hoặc xảy ra khả năng nhãn hiệu đã được cấp bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu thông thường nhưng phải quay lại quá trình thẩm định điều kiện bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể theo pháp luật quốc gia do nước được chỉ định được thông báo không chính xác về loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.