Đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ở Hoa Kỳ

Email: vinh@bross.vn

Nhãn hiệu/Thương hiệu ở Hoa Kỳ là gì?

Tương tự như pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu (thương hiệu) ở Mỹ về cơ bản cũng được định nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khác với pháp luật Việt Nam nơi mà chỉ bảo hộ cho các dấu hiệu nhìn thấy như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó có kèm theo màu sắc, luật pháp Hoa Kỳ còn bảo hộ thêm cho các các dấu hiệu không nhìn thấy như nhãn hiệu mùi vị hoặc nhãn hiệu âm thanh.

Cơ quan chịu trách nhiệm nhận đơn, xét nghiệm và cấp bảo hộ nhãn hiệu ở Mỹ là Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (viết tắt là “USPTO”)

Chọn một trong hai cách đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ

Tùy ngữ cảnh cụ thể, Quý Công ty có thể lựa chọn 1 trong 2 cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào Hoa Kỳ:

1. Nộp đơn trực tiếp vào Hoa Kỳ thông qua một công ty luật của Hoa Kỳ (hay còn gọi là “Đăng ký quốc gia”); hoặc
2. Nộp đơn gián tiếp vào Hoa Kỳ thông qua vai trò đại diện pháp lý của Bross & Cộng sự dử dụng Hệ thống đăng ký nhãn hiệu toàn cầu (Hệ thống Madrid) gồm trên 108 thành viên bao trùm 124 vùng lãnh thổ trong đó có Hoa Kỳ (hay còn gọi là “Đăng ký quốc tế”)

Tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu nhãn hiệu trước khi nộp

Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ quy định nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện: (a) có chức năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ cùng loại mà được sản xuất/cung ứng bởi các chủ thể khác nhau; và (b) không tương tự tới mức nhẫm lẫn với nhãn hiệu của người khác mà đã được đăng ký, hoặc được nộp đơn hoặc được sử dụng trước ngày nộp đơn/ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu đó tại Hoa Kỳ. 

Hàng năm có khoảng 640,000[1] đơn đăng ký nhãn hiệu (tính theo nhóm) được nộp cho USPTO do vậy nhãn hiệu xin đăng ký của Quý Công ty có nguy cơ bị từ chối là rất cao. Để giảm thiểu nguy cơ này, Quý Công ty có thể truy cập dữ liệu nhãn hiệu miễn phí của USPTO ở link: https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk để tra cứu sơ bộ khả năng bị từ chối.

Tuy nhiên, việc đánh giá khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu ở Mỹ là công việc hoàn toàn khác, nó đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn, ví dụ ít có khả năng Quý Công ty cho rằng nhãn hiệu TEE MARQEE dùng cho sản phẩm áo sơ-mi ở nhóm 25 tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đăng ký trước T.MARKEY cho sản phẩm giày ở nhóm 25 khi tra cứu. Trên thực tế, USPTO đã từ chối bảo hộ nhãn hiệu TEE MARQEE vì lý do nhãn hiệu này xung đột với nhãn hiệu có trước T.MARKEY.

Bắt buộc phải chọn Căn Cứ Nộp Đơn khi đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ

Nếu chọn Đăng ký quốc gia, Quý Công ty bắt buộc chọn 1 trong 4 Căn Cứ Nộp Đợn sau:

1.1  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), nghĩa là nhãn hiệu được xác định là đã sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ nộp đơn này thì Quý Công ty phải cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên nhãn hiệu đó gắn liền với sản phẩm đăng ký tại lãnh thổ Hoa Kỳ; hoặc

1.2  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), nghĩa là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nó chưa được sử dụng tại Hoa Kỳ. Nếu sử dụng căn cứ nộp đơn này thì USPTO sẽ chỉ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu sau khi USPTO ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) và sau khi Chủ đơn nộp Tuyên bố bắt đầu sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; hoặc

1.3  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(d), nghĩa là Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép người nộp đơn dựa vào đơn xin đăng ký chính nhãn hiệu này nộp ở nước ngoài (chưa được bảo hộ) để nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu lựa chọn căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ đình chỉ việc xét nghiệm đơn ở Hoa Kỳ và chỉ cấp văn bằng bảo hộ sau khi người nộp đơn cung cấp bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam; hoặc

1.4  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(e) của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ được hiểu là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nhãn hiệu này đã được cấp đăng ký ở Việt Nam. Điểm đặc biệt của căn cứ nộp đơn này là USPTO chỉ cấp đăng ký cho nhãn hiệu này (mà không yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng) khi và chỉ khi Quý Công ty cung cấp bản dịch và bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam.

Riêng đối với Đăng ký quốc tế, mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đều phải sử dụng chung một căn cứ nộp đơn duy nhất là theo Điều §66(a), hay còn gọi là đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Căn cứ nộp đơn theo điều §66(a) được đánh giá là có lợi nhất đối với chủ nhãn hiệu ở chỗ nhãn hiệu nộp ở Hoa Kỳ sẽ được cấp đăng ký (giả định không tìm thấy căn cứ từ chối do xung đột với quyền của nhãn hiệu có trước) mà USPTO không yêu cầu Quý Công ty phải cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hoặc bản sao và bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

Thủ tục xét nghiệm bởi USPTO

Nếu không có trở ngại nào phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, thông thường chỉ mất khoảng từ 7-10 tháng để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do USPTO cấp. Theo Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, ví dụ một nhãn hiệu được nộp theo Điều §44(d) và (e) sẽ được xét nghiệm như sau:

1. Trong vòng 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn, Nhãn hiệu sẽ được xét nghiệm cả về hình thức và nội dung bởi USPTO để kết luận liệu nhãn hiệu này có tuân thủ quy định về hình thức (phân loại hàng hóa/dịch vụ, tư cách người nộp đơn, Cơ sở nộp đơn,…) và về nội dung (có khả năng tự phân biệt không, có gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác không);
2. Nếu không có từ chối nào được đưa ra bởi USPTO, nhãn hiệu sẽ được chấp thuận công bố trên Công báo trong vòng 3 tuần kể từ khi USPTO gửi thông báo Công bố đơn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Công bố, bất kỳ người thứ 3 nào cũng có quyền nộp đơn phản đối đối với Nhãn hiệu đã công bố[2];
3. Nếu không có đơn phản đối nào được nộp trong thời hạn quy định, trong vòng 3 tháng tính từ khi hết thời hạn phản đối và với điều kiện có bằng chứng chứng tỏ người nộp đơn đã cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục SHTT Việt Nam, USPTO sẽ cấp đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn.

Quy tắc đặc biệt về duy trì hiệu lực trong 10 năm đầu tiên sau khi nhãn hiệu được bảo hộ

Để đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu sau khi đăng ký, pháp luật Hoa Kỳ quy định rất chặt chẽ về nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký, Quý Công ty cần đặc biệt lưu ý các quy định sau:

1. Ngoại trừ trường hợp nhãn hiệu được nộp theo Điều §1(a), trong vòng 1 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 5 kể từ ngày được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO, chủ nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 5 theo điều §8 hoặc điều §71 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ;
2. Đối với các trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều §1(a), §1(b), §44(d) hoặc §44(e), trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 9 và nộp yêu cầu Gia hạn hiệu lực (hay còn gọi là Tuyên bố kép theo điều §8 và điều §9 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ).
3. Đối với trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều §66(a) và đã nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 5 như đề cập tại điểm 6.1 trên đây, trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 9 trong khi đơn yêu cầu Gia hạn hiệu lực đối với đăng ký Mỹ phải được thực hiện bằng cách nộp đơn gia hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế (trong đó bao gồm Hoa Kỳ) cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) có trụ sở ở Thụy Sĩ.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners cũng thường xuyên lọt vào bảng xếp xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam được công bố bởi Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Sở hữu năng lực chuyên môn khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.