Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu (thương hiệu) ở Hoa Kỳ

thông qua thủ tục phản đối nhãn hiệu tại TTAB (USPTO)

Email: vinh@bross.vn

Dẫn nhập

Phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu ở Mỹ, khác biệt với phần còn lại của thế giới, mang tính chất như một vụ kiện dân sự ở tòa án mặc dù việc giải quyết nó diễn ra tại TTAB (tên tiếng Anh là “The Trademark Trial and Appeal Board”, hay được viết tắt là “TTAB”). TTAB là một cơ quan chuyên môn trực thuộc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) có chức năng giải quyết tranh chấp nhãn hiệu gồm phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu và giải quyết khiếu nại chống từ chối bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO.

Chính vì mang tính chất dân sự như vậy nên thủ tục tố tụng của một vụ phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ở Hoa Kỳ chẳng khác nào một vụ kiện dân sự ở tòa án cấp quận hoặc tòa án liên bang, trong đó các quy tắc về nộp phản đối, trả lời phản đối, trao đổi chứng cứ, hội đàm (đàm phán giải quyết vụ việc giữa các bên tương tự như thủ tục hòa giải giữa các bên như trong tố tụng ở Việt Nam), phản đối chứng cứ, đề nghị bác bỏ bằng chứng hoặc lý lẽ của một bên, yêu cầu giám định (thuê chuyên gia giám định),…Nhưng hơn hết thủ tục discovery (trao đổi chứng cứ) là thủ tục trọng tâm, kéo dài và phức tạp nhất.

Với tính chất như một vụ kiện dân sự nên đây chính là nguyên nhân làm cho chi phí tranh tụng ở Mỹ rất đắt đỏ mà ngay đến cả công ty lớn có tiềm lực tài chính cũng hiếm khi đi đến thủ tục tố tụng cuối cùng thông qua quyết định giải quyết phản đối của TTAB. Với kinh nghiệm hỗ trợ thành công một doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đăng ký thành công thương hiệu Lotus Rice ở USPTO sau khi bị một công ty Mỹ phản đối cấp nhãn hiệu này và dọa kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở tòa án Hoa Kỳ năm 2016, Bross & Partners chia sẻ thông tin hữu ích về hệ thống phản đối nhãn hiệu rất khác biệt và phức tạp ở Hoa Kỳ để Quý Doanh nghiệp tham khảo.

Giới thiệu chung về TTAB

Theo pháp luật của Mỹ, nếu bạn muốn ngăn chặn nhãn hiệu của bên thứ ba sắp được cấp bảo hộ sau khi nhãn hiệu này được công bố trên công báo bởi USPTO thì bạn không thể nộp đơn ngăn chặn hoặc khởi kiện ở bất kỳ tòa án của bang hoặc của liên bang. Chỉ có một con đường duy nhất làm điều này là bạn phải nộp đơn phản đối cho TTAB thuộc USPTO.

Ban khiếu nại và xét xử Nhãn hiệu (tên tiếng Anh là “The Trademark Trial and Appeal Board” và hay được viết tắt là “TTAB”) là một cơ quan chuyên môn trực thuộc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) gồm 1 chánh án, 18 thẩm phán hành chính, 14 luật sư ad-hoc cùng với đội ngũ các nhân viên hỗ trợ, giúp việc[1]. 

TTAB có thẩm quyền xét xử và quyết định giải quyết tranh chấp giữa các bên, gồm thủ tục phản đối (một bên phản đối nhãn hiệu sau khi được công bố trên công báo bởi USPTO) và hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký (một bên yêu cầu hủy hiệu lực của một đăng ký nhãn hiệu đang tồn tại). Mỗi vụ việc phản đối theo thủ tục TTAB sẽ được quyết định bởi một hội đồng gồm 3 thẩm phán hành chính, những người rất am hiểu về luật và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ. Quyết định phản đối có thể được quyết định theo nguyên tắc cùng nhất trí (3-0) hoặc theo tỷ lệ biểu quyết đa số (2-1).

Thủ tục phản đối nhãn hiệu tại TTAB mang tính chất là thủ tục hành chính, nghĩa là nó chỉ đi vào giải quyết tranh chấp giữa các bên về quyền đăng ký nhãn hiệu, chứ không giải quyết vấn đề về quyền sử dụng nhãn hiệu. Nói một cách khác, TTAB không có thẩm quyền giải quyết các vụ việc xâm phạm quyền nhãn hiệu, khiếu kiện chống độc quyền (anti-trust) hoặc cạnh tranh không lành mạnh (unfair competition hay còn gọi là passing off). 

Trình tự cơ bản của thủ tục phản đối nhãn hiệu tại TTAB

Thời hạn phản đối

Trừ khi được chấp nhận gia hạn (xem đoạn ngay dưới đây), đơn phản đối phải được nộp bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhãn hiệu được đăng trên công báo chính (Principal Register) của USPTO. Đối với trường hợp nhãn hiệu được đăng ký dưới dạng công báo phụ (Supplemental Register), luật nhãn hiệu của Mỹ không cho phép người thứ 3 tiến hành việc phản đối. Thay vì thế người thứ 3 chỉ có quyền thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đó.  

Yêu cầu gia hạn thời hạn phản đối thêm 30 ngày thường được TTAB chấp nhận mà không cần phải chỉ rõ lý do hợp lý. Nhưng đối với trường hợp yêu cầu gia hạn phản đối 90 ngày thì bên phản đối phải chứng minh lý do hợp lý cho việc gia hạn đó. Lý do hợp lý được TTAB chấp nhận thông thường là một tuyên bố rằng bên phản đối đang thu thập lịch sử và dữ liệu vụ việc, đang tiến hành điều tra hoặc đang hội ý với khách hàng để xác định liệu việc phản đối có cần thiết không. 

Tư cách phản đối

Theo luật nhãn hiệu của Mỹ, mọi cá nhân, công ty, hãng, hiệp hội hoặc các tổ chức khác có năng lực pháp luật đều có thể được chấp nhận là bên phản đối nếu chứng minh được họ là bên có quyền và lợi ích liên quan thực sự (real interest in the case) đến nhãn hiệu bị phản đối. Bằng chứng chứng minh quyền và lợi ích liên quan thực sự (tư cách nộp đơn phản đối) thường được thể hiện ở chính căn cứ phản đối ở 3 dạng phổ biến: (a) nhãn hiệu bị phản đối tương tự gây nhầm lẫn với quyền sử dụng sớm hơn hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu sớm hơn; hoặc/và (b) nhãn hiệu bị phản đối thuộc trường hợp mô tả (không có chức năng phân biệt); hoặc/và người nộp đơn có dấu hiệu lừa đảo hoặc lừa dối USPTO.

Hậu quả pháp lý của phản đối

Kết quả cuối cùng của giải quyết một vụ phản đối nhãn hiệu đã được công bố bởi USPTO là TTAB sẽ ra quyết định chấp nhận phản đối hoặc từ chối phản đối. Theo đó hậu quả pháp lý sẽ là nhãn hiệu đã công bố được chuyển sang giai đoạn cấp đăng ký nếu đơn phản đối bị từ chối, hoặc nhãn hiệu đã công bố bị từ chối bảo hộ nếu đơn phản đối được chấp nhận. Cần nhớ rằng TTAB không ban hành bất kỳ lệnh cấm sử dụng nhãn hiệu cũng như TTAB không ban hành bất kỳ phán quyết nào buộc một bên phải bồi thường thiệt hại hoặc cũng như không buộc một bên phải chi trả phí luật sư trong quá trình phản đối và tranh tụng tại TTAB.

Sơ lược các bước giải quyết phản đối

TTAB sử dụng hầu hết các quy tắc tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự Hoa Kỳ vào việc giải quyết một vụ việc phản đối nhãn hiệu nộp tại TTAB. Điều này làm cho cơ chế phản đối nhãn hiệu ở Hoa Kỳ trở nên khác biệt, phức tạp và tốn kém hơn so với thủ tục phản đối nhãn hiệu ở phần còn lại của thế giới. Đây cũng chính là lý do làm cho chi phí tham gia tranh tụng và phản đối nhãn hiệu ở Hoa Kỳ rất đắt đỏ. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của từng vụ việc bao gồm cả khả năng thuê nhân chứng (witness), thuê chuyên gia giám định (expert opinion) mà chi phí tranh tụng từ thủ tục tố tụng đầu tiến cho đến khi TTAB ban hành quyết định giải quyết phản đối có thể lên tới vài chục ngàn đô, hoặc hàng trăm ngàn đô hoặc cá biệt có vụ có thể lên tới cả triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên, rất may mắn là theo thống kê của TTAB có đến 95% tổng số vụ việc phản đối nhãn hiệu đều kết thúc ở giai đoạn đầu hoặc giai đoạn giữa của thủ tục tố tụng dẫn đến làm giảm rất đáng kể chi phí thực tế tham gia tranh tụng nhãn hiệu ở TTAB vì lý do các bên thường nỗ lực tìm đến giải pháp kết thúc sớm thông qua hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, hợp đồng đồng tồn tại, thư chấp thuận, thỏa thuận giải quyết (rút đơn hoặc hủy bỏ đơn đăng ký).

Dưới đây là tóm lược các giai đoạn chính thuộc thủ tục phản đối ở TTAB.

Bước 1 - Nộp đơn phản đối (Notice of Opposition)

Nộp và theo đuổi một vụ phản đối nhãn hiệu ở TTAB cũng tương đương như bạn khởi kiện một vụ án dân sự ở tòa án Hoa Kỳ, theo đó bên phản đối có tư cách tố tụng là nguyên đơn trong khi chủ nhãn hiệu bị phản đối đóng vai trò là bị đơn.

Thực tiễn ở Hoa Kỳ cho thấy bên phản đối có thể sử dụng một, một số hoặc thậm chí sử dụng đến cả 16 căn cứ pháp lý khác nhau trong nỗ lực ngăn chặn nhãn hiệu được công bố bởi USPTO mà sắp chuyển sang trạng thái được cấp bảo hộ độc quyền. Trong số 16 căn cứ pháp lý này có thể kể đến một số căn cứ hay được viện dẫn nhất gồm: (1) vi phạm đạo đức và tai tiếng (immoral or scandalous matter) – điều 2(a) Luật Lanham Act; (2) lừa dối công chúng (deceptiveness) - điều 2(a) Luật Lanham Act; chỉ dẫn sai lệch về mối quan hệ kinh doanh (false suggestion of a connection) – điều 2(a) Luật Lanham Act; (3) nhãn hiệu bị phản đối chứa tên, chân dung hoặc chữ kỹ của một cá nhân đang sống mà không có sự cho phép của người đó (name, portrait or signature of a living individual without  consent) – điều 2(c) Luật Lanham Act; (4) nhãn hiệu bị phản đối thuần túy mô tả (merely descriptive) - điều 2(e)(1) Luật Lanham Act; (5) nhãn hiệu bị phản đối mô tả sai lệch lừa dối (deceptively misdescriptive) - điều 2(e)(1) Luật Lanham Act; (6) nhãn hiệu bị phản đối về cơ bản mô tả nguồn gốc địa lý (primarily geographically descriptive) - điều 2(e)(2) Luật Lanham Act; (7) người nộp đơn lừa dối USPTO như trong án lệ Bose Corporation, 580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009).

Bước 2 – Lệnh bắt đầu thủ tục bởi TTAB (Institution Order)

TTAB ban hành lệnh bắt đầu thủ tục trong đó ấn định thời hạn buộc bên bị phản đối (người nộp đơn) phải trả lời phản đối trong vòng 40 ngày; thời gian dành cho thủ tục trao đổi bộc lộ thông tin và chứng cứ (Discovery) trong vòng 6 tháng; thời gian cho lấy lời khai (30 ngày cho bên phản đối; 30 ngày cho bên bị phản đối; 15 ngày cho bên phản đối bác bỏ; thời gian dành cho bên phản đối và người nộp đơn nộp tóm tắt vụ việc và cho bên phản đối nộp tóm tắt phản bác. Các thời hạn ấn định này cũng có thể được gia hạn với sự đồng ý của các bên hoặc của TTAB

Bước 3 – Trả lời phản đối (Answer)

Bên bị phản đối khi trả lời phải thừa nhận hoặc phủ nhận các buộc đưa ra bởi bên phản đối. Người nộp đơn cũng có thể đưa ra các tuyên bố tự vệ như đăng ký nhãn hiệu có trước, phán quyết trước của tòa án, nhầm lẫn, lừa đảo, hết thời hiệu, bàn tay bẩn[2]…

Bước 4 – Thủ tục bắt buộc bộc lộ và trao đổi chứng cứ (Mandatory Discovery)

Đây vừa là thủ tục bắt buộc vừa là giai đoạn trung tâm của thủ tục phản đối mà pháp luật quy định cho phép các bên được yêu cầu và tiếp nhận thông tin liên quan của nhau để đánh giá các khiếu kiện và tự vệ (biện hộ). Yêu cầu và tiếp nhận thông tin ở đây có thể được thực hiện bằng một số cách: (a) thẩm vấn bằng văn bản, (b) yêu cầu cung cấp tài liệu, (c) lời khai hoặc tuyên thệ của nhân chứng, và (d) yêu cầu bên kia thừa nhận một sự việc hoặc thông tin

Bước 5 – Lời khai và bằng chứng (Desposition and Testimony)

Không có giấy tờ, tài liệu, phụ lục,…nào được xem là chứng cứ trừ khi nó được đưa vào làm chứng cứ trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Thường các bên phải yêu cầu chính thức bằng văn bản gửi bên kia yêu cầu trao đổi thông tin và tài liệu được dùng làm chứng cứ phục vụ cho giai đoạn xét xử. Và các bên cũng phải xác định và mô tả chứng cứ mà các bên sẽ sử dụng ở phiên xử theo đó.

Bước 6 – Nộp tóm tắt, xét xử và kết thúc phiên xử (Briefs, Oral Hearing and Termination of Board Proceedings)

Bên nào nộp đơn phản đối bên đó có nghĩa vụ nộp bản tóm tắt vụ việc gửi cho TTAB trong khi người nộp đơn không bị bắt buộc phải làm việc này. Tuy nhiên, trường hợp người nộp đơn chọn việc nộp bản tóm tắt thì bên phản đối có quyền chọn hoặc bỏ chọn nộp bản tóm tắt phản bác

TTAB tổ chức xét xử miệng (oral hearing) chỉ khi có yêu cầu bởi một bên tranh tụng. Xét xử miệng chỉ nhằm mục đích quyết định vụ việc. Không bên nào được phép cung cấp thêm bằng chứng mới. Thường thẩm phán chỉ dành thời gian hỏi câu hỏi về sự việc và lập luận mà chưa được nêu rõ trong bản tóm tắt của các bên, nghĩa là bên không yêu cầu thì không nhất thiết phải tham gia xét xử. Đại đa số các vụ xét xử được tổ chức tại trụ sở của USPTO ở Virigina, tuy nhiên một số vụ xét xử trực tuyến bằng truyền hình cũng có thể được tổ chức cho các bên cùng tham gia từ xa.

TTAB sẽ đình chỉ thủ tục giải quyết phản đối nhằm mục đích tạo điều kiện thương lượng hòa giải giữa các bên. TTAB luôn khuyến khích các bên đàm phán, hòa giải và thương lượng và TTAB sẽ đình chỉ giải quyết phản đối chờ kết quả của việc đàm phán hòa giải đó. Cần nhớ rằng hàng năm có cỡ 6,000 đơn phản đối/hủy hiệu lực được nộp cho TTAB nhưng chỉ có 162 quyết định cuối cùng được quyết định bởi 3 thẩm phán được ký. Đây chính là lý do một lần nữa khẳng định rằng có trên 95% số đơn phản đối đều dừng bước từ ngay giai đoạn đầu hoặc giữa mà không cần thiết phải đi đến thủ tục tố tụng cuối cùng ở TTAB.

Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm tham gia thủ tục phản đối, xử lý vi phạm nhãn hiệu ở Hoa Kỳ bao gồm cả việc tham gia bảo vệ thành công một công ty xuất khẩu gạo của Việt Nam bị một công ty Mỹ phản đối cấp đăng ký nhãn hiệu ở USPTO. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.