Bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý dưới dạng Nhãn Hiệu Chứng Nhận theo

Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ và tìm hiểu cách đăng ký thương hiệu nông sản Việt Nam với USPTO

Email: vinh@bross.vn

Hoa Kỳ không có đạo luật riêng hoặc chế định pháp lý riêng về bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý (Geographical Indication). Khẳng định rằng mình vẫn tuân thủ Hiệp định TRIPs về nghĩa vụ bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý, Hoa Kỳ biện hộ rằng nó vẫn đang bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý dưới dạng một loại nhãn hiệu đặc biệt, đó là nhãn hiệu chứng nhận (Certification Mark).

Bản chất của Nhãn Hiệu Chứng Nhận theo Luật Nhãn hiệu Mỹ

Nhãn hiệu chứng nhận là một loại nhãn hiệu được sử dụng để chứng minh với người tiêu dùng rằng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể đã đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Bình Thuận Dragon Fruit (Việt Nam), Ohio Proud (Mỹ) và Thai Hom Mali (Thái Lan) là 3 nhãn hiệu chứng nhận đang được bảo hộ ở Mỹ.

Nhãn hiệu chứng nhận biểu thị rằng hàng hóa/dịch vụ hoặc nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ đó đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định trong khi đó nhãn hiệu thông thường là nhãn hiệu có chức năng cung cấp thông tin chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ của một loại hàng hóa/dịch vụ nào đó. Chúng ta hãy xem 2 ví dụ sau được phân tích bởi USPTO (Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ):

Hoover là nhãn hiệu đăng ký dùng cho máy hút bụi có chức năng xác định nguồn gốc thương mại của thị trường máy hút bụi. Trong khi đó Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, viết tắt là EPA (the U.S. Environmental Protection Agency) lại đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Energy Star để gắn trên các sản phẩm máy hút bụi thì điều này có nghĩa EPA, tổ chức mà không hề sản xuất hoặc bán máy hút bụi, đã chứng thực rằng máy hút bụi mang thương hiệu HOOVER đã đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng do EPA quy định.

Bản chất pháp lý của nhãn hiệu chứng nhận Bình Thuận Dragon Fruit của Việt Nam, tương tự như cách giải thích của USPTO, được hiểu là tổ chức chứng nhận (Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận) chứng nhận quả thanh long bán ở thị trường Mỹ: (1) có nguồn gốc từ cây thanh long được trồng ở tỉnh Bình Thuận có các điều kiện về địa lý được quy định bởi tổ chức chứng nhận xác thực, và (2) cây thanh long được trồng, chăm sóc, hái và bảo quản theo tiêu chuẩn GAPs, và phù hợp với các tiêu chuẩn về cảm quan, cùi, thành phần dinh dưỡng do tổ chức chứng nhận ban hành.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Theo pháp luật Hoa Kỳ, một bộ hồ sơ đầy đủ phải gồm: 

1. Tên và địa chỉ của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận
2. Loại hình doanh nghiệp/pháp nhân của người nộp đơn (công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần,…)
3. Quốc tịch của người nộp đơn và lãnh thổ người nộp đơn có quốc tịch
4. Mô tả vắn tắt các yếu tố cấu thành nhãn hiệu chứng nhận bao gồm cả màu sắc và vị trí được thể hiện màu sắc (nếu có)
5. Bản dịch tiếng Anh hoặc bản phiên âm ngôn ngữ nước ngoài khác với tiếng Anh nếu có trong nhãn hiệu chứng nhận
6. Một mẫu nhãn hiệu chứng nhận (dưới dạng file ảnh png hoặc jpg)
7. Phí Chính phủ nộp đơn đăng ký
8. Chọn căn cứ nộp đơn (filing basis) phù hợp trong số 5 căn cứ gồm: (1) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ dự định sử dụng theo Điều §1(b) – application based on Intent to Use in Commerce; (2) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ đơn đã nộp ở nước ngoài theo điều Điều §44(d) – application based on a foreign application; (3) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ đăng ký đã được cấp bảo hộ ở nước ngoài theo điều Điều §44(e) – application based on a foreign registration; (4) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ nhãn hiệu đang được sử dụng ở Hoa Kỳ theo Điều §1(a) – application based on use in commerce; hoặc (5) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ đơn quốc tế của Hệ thống Madrid theo Điều §66(a) – application based on the Madrid Protocol[1].
9. Danh sách hàng hóa/dịch vụ mà người nộp sẽ hoặc đang chứng nhận
10. Người nộp đơn phải chỉ rõ phân loại theo pháp luật Mỹ là Class A cho hàng hóa hoặc Class B cho dịch vụ

Xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

USPTO tiến hành xét nghiệm nhãn hiệu chứng nhận tương tự như đối với nhãn hiệu thông thường, nghĩa là đánh giá nó có đáp ứng đồng thời cả 2 tiêu chuẩn là từ chối tuyệt đối (absolute refusal grounds) và từ chối tương đối (relative refusal grounds). Thông thường nếu không có trở ngại nào phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, chỉ mất từ 10-12 tháng là nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận do USPTO cấp.

Giả sử đơn nhãn hiệu chứng nhận được nộp dựa trên Điều §44(d) hoặc Điều §44(e), theo Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, đơn này sẽ được xét nghiệm như sau:

1. Trong vòng 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn, USPTO sẽ đánh giá cả 2 tiêu chuẩn từ chối tuyệt đối (absolute refusal grounds) và từ chối tương đối (relative refusal grounds) đối với đơn nhãn hiệu chứng nhận trước khi USPTO kết luận liệu nhãn hiệu này có tuân thủ quy định về hình thức (phân loại hàng hóa/dịch vụ, tư cách người nộp đơn, Cơ sở nộp đơn,…) và về nội dung (có khả năng tự phân biệt không, có gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác không);

2. Nếu không có từ chối nào được đưa ra bởi USPTO, đơn nhãn hiệu chứng nhận sẽ được chấp thuận cho Công bố trên Công báo trong vòng 3 tuần kể từ khi USPTO gửi thông báo Công bố đơn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Công bố, bất kỳ người thứ 3 nào cũng có quyền nộp đơn phản đối đối với Nhãn hiệu chứng nhận đã công bố;

3. Nếu không có đơn phản đối nào được nộp trong thời hạn quy định, trong vòng 3 tháng tính từ khi hết thời hạn phản đối và với điều kiện có bằng chứng chứng tỏ người nộp đơn đã cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục SHTT Việt Nam (lúc này căn cứ nộp đơn theo Điều §44(d) được chuyển hóa theo Điều §44(e), USPTO sẽ cấp đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn. Nếu Việt Nam từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu thì người nộp đơn buộc phải xin chuyển căn cứ nộp đơn theo Điều §1(a) hoặc Điều §1(b)

Cảnh báo: sẽ bị hủy hiệu lực nếu không nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Nếu không nộp bằng chứng sử dụng 2 lần trong chu kỳ hiệu lực 10 năm đầu tiên, nhãn hiệu chứng nhận đã được đăng ký sẽ bị hủy hiệu lực[2]. Chúng tôi giải thích chi tiết hơn về quy định khắc nghiệt ít người biết này: 

1. Ngoại trừ trường hợp nhãn hiệu chứng nhận được nộp theo Điều §1(a), trong vòng 1 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 5 kể từ ngày được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận bởi USPTO, chủ nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 5 theo điều §8 hoặc điều §71 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ;

2. Đối với các trường hợp nhãn hiệu chứng nhận được nộp theo Điều §1(a), §1(b), §44(d) hoặc §44(e), trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 9 và nộp yêu cầu gia hạn hiệu lực (hay còn gọi là Tuyên bố kép theo điều §8 và điều §9 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ).

3. Đối với trường hợp nhãn hiệu chứng nhận được nộp đơn theo Điều §66(a) và đã nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 5 như đề cập tại điểm (1) trên đây, trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 9 trong khi đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đối với đăng ký Mỹ phải được thực hiện bằng cách nộp đơn gia hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế (trong đó phải bao gồm cả phí trả cho phần mở rộng vào lãnh thổ Hoa Kỳ) cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) có trụ sở ở Thụy Sĩ.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Thai Hom Mali cấp cho Bộ Công thương Thái Lan

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners cũng thường xuyên lọt vào bảng xếp xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam được công bố bởi Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Sở hữu năng lực chuyên môn khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.