COI CHỪNG MẤT THƯƠNG HIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ Ở HOA KỲ

Email: vinh@bross.vn

Cảnh báo rủi ro mất thương hiệu ở Mỹ do quên nộp bằng chứng sử dụng

Quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc thương hiệu về cơ bản chỉ phát sinh trên cơ sở đăng ký nhãn hiệu được Cơ quan nhãn hiệu của một quốc gia cấp (ví dụ ở Mỹ là USPTO, ở Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ). Sau khi được cấp bảo hộ, quyền độc quyền này được nhà nước bảo hộ trong vòng 10 năm tính từ ngày đăng ký (riêng Việt Nam tính từ ngày nộp đơn). Theo quy tắc chung, để tiếp tục có hiệu lực trong 10 năm tiếp theo, bạn phải nộp đơn gia hạn kèm lệ phí trong vòng 6 tháng trước ngày hết hiệu lực

Tuy nhiên, pháp luật Mỹ quy định về duy trì hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký lại rất khác biệt so với phần còn lại của thế giới, cụ thể nó quy định rằng trong kỳ hiệu lực 10 năm đầu tiên tính từ ngày cấp, chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có nghĩa vụ phải HAI LẦN nộp bằng chứng sử dụng (Declaration of Use) để chứng minh rằng nhãn hiệu đó đang được sử dụng trong thương mại ở Mỹ. Cụ thể, nộp bằng chứng sử dụng thứ 1 phải được thực hiện giữa năm thứ 5 & 6, và lần thứ 2 giữa năm thứ 9 & 10 kết hợp với đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực. Không thực hiện nghĩa vụ nộp bằng chứng sử dụng trên sẽ dẫn tới USPTO hủy hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký. Ít có doanh nghiệp Việt để ý quy tắc khác thường này dẫn tới có vô số các nhãn hiệu đã đăng ký thành công với USPTO nhưng lại bị hủy bỏ hiệu lực một cách rất đáng tiếc.

Tại sao Mỹ có quy tắc duy trì hiệu lực nhãn hiệu khác thường?

Theo thống kê của WIPO, mỗi năm có khoảng 640,000[1] đơn đăng ký nhãn hiệu (tính theo nhóm) được nộp cho USPTO góp phần làm cho tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ lên tới con số trên 90 triệu đơn. Để giúp doanh nghiệp mới gia nhập thị trường vẫn có cơ hội đăng ký nhãn hiệu mới, ngoài quy tắc thường thấy ở các nước là cho phép bên thứ 3 nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký trong vòng 3 năm liên tục (ở Việt Nam là 5 năm liên tục) nếu không sử dụng, pháp luật nhãn hiệu Mỹ tìm cách kiểm soát mục đích của đăng ký nhãn hiệu, hạn chế mức thấp nhất hiện tượng đầu cơ nhãn hiệu, hoặc đăng ký nhãn hiệu mà không sử dụng. Đây chính là căn nguyên lý giải tại sao Mỹ rất khác biệt so với cả thế giới khi áp đặt nghĩa vụ nộp bằng chứng sử dụng tới 2 lần ngay trong kỳ hiệu lực 10 năm đầu tiên[2].

Nộp bằng chứng sử dụng ở Mỹ thông qua ví dụ thực tế

Cần nhớ rằng bằng chứng sử dụng dùng để duy trì hiệu lực nhãn hiệu sẽ được một bộ phận nghiệp vụ riêng của USPTO (Post-registration division) thẩm định và đánh giá trước khi USPTO ra thông báo liệu có chấp thuận Tuyên Bố Sử Dụng hay không.

Nhãn hiệu “Minh Phu & hình” dưới đây là nhãn hiệu dựa trên Đăng ký quốc tế số 928683 chỉ định Mỹ, vì vậy, việc nộp Tuyên Bố Sử Dụng năm thứ 9 đối với nhãn hiệu này cần phải tuân thủ thêm cả 2 điều kiện (a) đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đối với Đăng ký quốc tế số 928683 (ít nhất là đối với Mỹ) đã được nộp cho (WIPO trước ngày 12/02/2017; và (b) Tuyên Bố Sử Dụng năm thứ 9 phải được nộp cho USPTO trong vòng 01 năm vào giữa năm thứ 9 và năm thứ 10 hoặc trong thời gian từ ngày 03/06/2017 đến trước ngày 03/06/2018.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.