Phân bón Bình Điền giành chiến thắng trong vụ Carabao Dang Energy Drink phản đối cấp nhãn hiệu “hình Đầu Trâu” vì lý do xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng Carabao dùng cho nước tăng lực tại Thái Lan (Thailand)

Email to: vinh@bross.vn

Phối hợp với hãng luật địa phương ở Thái Lan, Bross & Partners đã giúp Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (“Bình Điền”) giành chiến thắng quan trọng tại Cơ quan sở hữu trí tuệ Thái Lan (DIP) sau khi Carabao Tawandang Co. Ltd (“Carabao”)[1] nộp phản đối cấp 3 nhãn hiệu “hình Đầu Trâu” của Bình Điền mà Carabao cho rằng nhãn hiệu Carabao có trước của nó được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu nổi tiếng ở Thái Lan

1.         Khác với quy trình xét nghiệm nhãn hiệu ở Việt Nam, theo Luật nhãn hiệu Thái Lan năm 1991 sửa đổi năm 2016, đơn đăng ký nhãn hiệu nộp ở Thái Lan sẽ được xét nghiệm cùng lúc cả hình thức và nội dung bởi DIP trong vòng khoảng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn và nếu được DIP chấp nhận thì nó sẽ được công bố trên Công báo để bên thứ 3 nộp đơn phản đối trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố. Về cơ bản tương tự như pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam, nhãn hiệu xin đăng ký chỉ được cấp nếu đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn pháp lý: (a) nhãn hiệu xin đăng ký phải có khả năng tự phân biệt (inherent distinctiveness), nghĩa là không được mô tả chức năng, công dụng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa, dịch vụ; và (b) nhãn hiệu xin đăng ký không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước của người khác, nghĩa nó không được trùng hoặc tương tự tới mức có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đó

2.         Trong số 12 đơn đăng ký nhãn hiệu hình Đầu Trâu ở các biến thể khác nhau tại Thái Lan, sau khi được DIP chấp nhận và cho công bố, có 3 đơn đăng ký nhãn hiệu của Bình Điền (ở cột bên trái), bị Carabao nộp đơn phản đối gồm 50 trang vì lý do Carabao là nhãn hiệu nổi tiếng ở Thailand xâm phạm điều 8(10) Luật nhãn hiệu Thái Lan quy định “nhãn hiệu xin đăng ký mà trùng hoặc giống nhãn hiệu nổi tiếng đến mức có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về chủ sở hữu hoặc nguồn gốc của hàng hóa thì không được phép cấp đăng ký”[2].

3.         Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng có thể tạm gọi nôm na là một thứ “siêu quyền lực”. Trong khi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu thông thường chỉ tồn tại nếu nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ của đối thủ cùng đồng thời trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ của chủ nhãn hiệu thông thường thì phạm vi bảo hộ “siêu quyền lực” của nhãn hiệu nổi tiếng lại có thể tồn tại ngay cả khi hàng hóa, dịch vụ của đối thủ không trùng hoặc không tương tự. Nói cách khác, nếu Carabao được chấp nhận là nhãn hiệu nổi tiếng ở Thái Lan thì DIP có thể từ chối bảo hộ 3 nhãn hiệu đã công bố của Bình Điền vì rơi vào vùng đặc quyền bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở điều 8(10) Luật nhãn hiệu Thái Lan nêu trên.

4.         Được sự khích lệ tinh thần của Bross & Partners và luật sư ở Thailand, Bình Điền đã nộp văn bản tự vệ kèm theo bằng chứng liên quan, yêu cầu DIP bác bỏ toàn bộ đơn phản đối của Carabao, trong đó gồm một số lập luận chính:

(a)        Bình Điền là một doanh nghiệp có lịch sử lâu đời tại Việt Nam (thành lập năm 1973) đã sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhãn hiệu “hình Đầu Trâu” từ năm 2003 tại Việt Nam. Nhãn hiệu Bình Điền, hình Đầu Trâu đã được bảo hộ ở Việt Nam và một số quốc gia khác như Lào, Campuchia, New Zealand, Trung Quốc. Trong khi đó Carabao Tawandang Co., Ltd cũng chỉ bắt đầu thành lập trong năm 2003 (xem http://www.carabao.co.th/en/about/history.php). Vì lẽ đó, luận điểm pháp lý này cần được khai thác tối đa vì quyền và lợi ích hợp pháp của Bình Điền. Ngoài ra, Bình Điền cũng có nhiều bằng chứng khác về lịch sử ra đời và hoạt động ở Việt Nam từ rất sớm, cộng với nhiều hoạt động xuất khẩu và đăng ký nhãn hiệu thành công ở nhiều nước khác trong khu vực

(b)        Nhãn hiệu “hình Đầu Trâu” đã được sử dụng từ rất sớm (năm 2002) tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác như Laos, Cambodia, New Zealand và thời điểm sử dụng này diễn ra trước thời điểm nhãn hiệu “Carabao” được coi là nổi tiếng (chỉ khoảng từ sau năm 2008).

(c)        Bình Điền thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và thương hiệu hình “Đầu Trâu” rất có uy tín, dành được nhiều giải thưởng lớn như Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam theo xếp hạng của Brand Finance năm 2016, Giải thưởng Bông Lúa Vàng 10 năm liền, thương hiệu dẫn đầu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt – TOP 100 thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam

5.         Sau khi xem xét chứng cứ và lập luận của Carabao và Bình Điền, DIP kết luận 3 nhãn hiệu theo đơn số 995001, 995009 và 995010 đã công bố không giống đến mức có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về chủ sở hữu hoặc nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. Do vậy các đơn phản đối bị bác bỏ và sau đó Bình Điền được cấp 3 văn bằng bảo hộ số 191102673, 191102674 và 191102675 ngày 20/02/2019 (xem hình ảnh một trong ba văn bằng đã được cấp sau khi giải quyết phản đối ngay dưới đây).

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.