Email: vinh@bross.vn

Buộc loại bỏ tên thương mại, nhãn hiệu đang được bảo hộ của người khác ra khỏi tên doanh nghiệp bằng biện pháp khởi kiện dân sự

Bross & Partners vừa giúp khách hàng thắng kiện trong một vụ án kinh doanh thương mại liên quan đến tên doanh nghiệp xâm phạm quyền độc quyền nhãn hiệu và tên thương mại. Theo hồ sơ vụ án, nguyên đơn - chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng Tiền (nguyên đơn), một hộ kinh doanh cá thể có trụ sở ở Hà Nội chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm bột chiên tôm, bột chiên giòn mang thương hiệu 20 tuổi được biết tới rộng rãi Hiệu Đồng Tiền, khởi kiện vụ án yêu cầu tòa án buộc bị đơn – Công ty cổ phần bột thực phẩm Asea Đồng Tiền – chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Đồng Tiền và phải tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Một trong số các nhận định quan trọng của tòa án có trong bản án sơ thẩm số 17/2019/KDTM-ST được TAND thành phố Hà Nội tuyên ngày 31/5/2019 gồm:

1. Nguyên đơn đã dùng tên của mình (Hiệu Đồng Tiền) trong hoạt động kinh doanh, quảng bá, giới thiệu cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận trước khi bị đơn thành lập và đăng ký kinh doanh năm 2014. Nguyên đơn là chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 59681 và 208482 do Cục SHTT cấp cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng Tiền & hình”. Công ty cổ phần bột thực phẩm Asea Đồng Tiền được cấp đăng ký kinh doanh ngày 20/6/2014 và dấu hiệu “Asea Đồng Tiền” được sử dụng ngày 3/3/2016 (muộn hơn) so với nhãn hiệu “Hiệu Đồng Tiền” được nguyên đơn xác lập quyền ngày 9/7/2013

2. Kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ cũng khẳng định dấu hiệu “Asea Đồng Tiền” có trong tên doanh nghiệp là yếu tố xâm phậm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của nguyên đơn

3. Việc sử dụng tên thương mại của bị đơn không đảm bảo các điều kiện bảo hộ theo điều 74, 78 Luật SHTT, trong đó quy định rằng tên thương mại có khả năng phân biệt nếu “không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”. Theo đó, mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ  gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

4. Việc đặt tên doanh nghiệp bởi bị đơn là theo quy định của Luật doanh nghiệp 2015 nhưng dẫn đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Luật SHTT trong khi Luật SHTT quy định “trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật này với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này”. Mặt khác, điều 19(1) Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp. Do vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là buộc bị đơn chấm dứt hành vi phạm xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng Tiền, chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Hiệu Đồng Tiền, buộc bị đơn tiến hành thủ tục thay đổi tên với phòng đăng ký kinh doanh bằng cách loại bỏ dấu hiệu Đồng Tiền ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt là có căn cứ.

Bài học rút ra

Bản án của tòa án nêu trên cho thấy công lý đã được thực thi, góp phần cho doanh nghiệp thấy có thể đặt niềm tin vào hệ thống tư pháp, hệ thống xét xử của Việt Nam. Dưới góc nhìn của mình, chúng tôi nhìn thấy một vài thông điệp quan trọng có thể rút ra từ vụ án này:

1. Hiện tượng lạm dụng quy định đơn giản và dễ dàng của thủ tục đăng ký kinh doanh để chiếm đoạt thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại đang được bảo hộ của doanh nghiệp khác cấu thành tên doanh nghiệp của mình đang là hiện tượng có thực trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam và sự xuất hiện của hiện tượng này đang có khuynh hướng gia tăng tương tự như hiện tượng lạm dụng cơ chế đăng ký tên miền bằng cách chiếm đoạt thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại của người khác để đăng ký tên miền, đặc biệt là tên miền quốc gia .VN

2. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh với tên doanh nghiệp chứa thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, chủ thể đăng ký kinh doanh bộc lộ rõ ý định sử dụng tên doanh nghiệp đó hoặc với danh nghĩa là nhãn hiệu, nguồn gốc thương mại gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang có trên thị trường của chủ thể kinh doanh khác hoặc với danh nghĩa là tên thương mại của chủ thể đó, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh với động cơ chính là lợi dụng uy tín, sự phổ biến, sự quen thuộc hoặc nổi tiếng của thương hiệu của người khác để làm cho công chúng lầm tưởng rằng hàng hóa, dịch vụ mang các chỉ dẫn thương mại tương tự đó có cùng một nguồn gốc thương mại

3. Yêu cầu xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP có thể thất bại hoặc bị cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ từ chối thụ lý (chính vụ việc này trước khi ra tòa đã bị cơ quan chức năng từ chối thụ lý xử lý hành chính) vì đăng ký kinh doanh được cấp được xem như là căn cứ biện hộ cho việc sử dụng hợp pháp tên doanh nghiệp chứa nhãn hiệu, tên thương mại của người khác.

4. Luật pháp không thể là công cụ để các bên lợi dụng thực hiện các hành vi trái pháp luật, cụ thể hơn hệ thống cấp đăng ký doanh nghiệp vận hành theo Luật doanh nghiệp 2015 không thể là công cụ để hỗ trợ các chủ thể có ý đồ xấu copy hoặc đưa nhãn hiệu hoặc tên thương mại – các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ - của người khác đang được Nhà nước bảo hộ theo Luật SHTT vào tên doanh nghiệp của mình. Hiện tượng lợi dụng này xét về mặt kỹ thuật lập pháp phản ánh khả năng xung đột giữa luật doanh nghiệp và luật SHTT, theo đó cách giải quyết khả năng xung đột này chính là quy định về nguyên tắc áp dụng luật chuyên ngành tại khoản 2 điều 5 Luật SHTT quy định rằng trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật này với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này. Để cụ thể hóa nguyên tắc áp dụng luật chuyên ngành, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho 2 Bộ quản lý chuyên ngành là Bộ KHĐT và Bộ KHCN phải có hướng dẫn thủ tục đặt tên doanh nghiệp trong thủ tục đăng ký kinh để đảm bảo không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại[1]. Mặt khác, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định nguyên tắc ngăn chặn hiện tượng lạm dụng quy định về đăng ký kinh doanh để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác ở khoản 1 Điều 19 quy định rằng “không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp”.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ tại tòa án hoặc cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến tên thương mại, nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và tên miền quốc tế và tên miền quốc gia.