Vì sao pháp luật Việt Nam quy định hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải được đăng ký thì mới có hiệu lực đối với bên thứ 3? | Vi sao phap luat Viet Nam quy dinh hop dong lixang nhan hieu phai duoc dang ky thi moi co hieu luc doi voi ben thu 3

Email to: vinh@bross.vn

Nhiều cách hiểu khác nhau về quy định hợp đồng li-xăng phải được đăng ký mới có hiệu lực với bên thứ 3 và những rắc rối của nó

Khoản 2 điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi năm 2009 (Luật SHTT) quy định rằng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (ngôn ngữ luật gọi là “hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc đối tượng sở hữu công nghiệp”) có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Nói một cách khác đi, quy định này có nghĩa là: (a) bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng có thể giao kết hợp đồng li-xăng tương tự như các hợp đồng dân sự hoặc thương mại khác mà hiệu lực của nó có thể bắt đầu từ thời điểm ký kết hoặc từ thời điểm các bên ấn định mà hoàn toàn không phụ thuộc vào việc đăng ký với Cục SHTT, và (b) hợp đồng li-xăng mà đã có hiệu lực giữa bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng không làm phát sinh hiệu lực với bên thứ ba.

Luật SHTT không có một quy định nào giải thích bên thứ ba là những chủ thể nào. Tuy không sử dụng chính xác thuật ngữ pháp lý bên thứ ba[1] như Luật SHTT nhưng Bộ luật dân sự năm 2015 lại sử dụng thuật ngữ pháp lý có ý nghĩa tương đương - “người thứ ba”. Thuật ngữ người thứ ba cũng không được định nghĩa trong Bộ luật dân sự năm 2015, mặc dù theo các tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Yến và Ngô Quốc Chiến, người thứ ba được hiểu là người không thể hiện ý chí tham gia thành lập giao dịch[2].

Có vẻ như đại đa số những người hành nghề sở hữu trí tuệ hay cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước (Cục SHTT, Bộ Khoa học Công nghệ) hoặc cơ quan thực thi bảo về quyền sở hữu trí tuệ (Công an kinh tế, Quản lý thị trường, Hải Quan, Thanh tra chuyên ngành) đều hiểu rằng bên thứ ba được hiểu là một bên khác với bên giao li-xăng, bên nhận li-xăng (nhưng cũng không phải là chính cơ quan nhà nước đó như Cục SHTT chẳng hạn) thực hiện hành động hủy bỏ hoặc yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu li-xăng. Nghĩa là bên thứ ba đó được ngụ ý là bên thứ 3 bất kỳ tấn công hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký mà là đối tượng của hợp đồng li-xăng.

Tuy vậy, thực tế lại không đơn giản như vậy khi các chủ thể khác như cơ quan thuế, cơ quan hải quan hay thậm chí ngân hàng thực hiện lệnh ủy nhiệm chi tiền phí li-xăng (royalty) (từ bên nhận li-xăng trả cho bên giao li-xăng) lại tự cho mình chính là bên thứ ba. Chính điều này có thể gây khó khăn cho bên giao và bên nhận li-xăng thực hiện hợp đồng khi họ bị yêu cầu giải trình lý do, hoặc tệ hơn bị từ chối chuyển tiền hoặc bị khước từ hạch toán phí li-xăng là chi phí hợp lý liên quan đến thuế nếu không có bằng chứng chứng minh hợp đồng li-xăng đã được đăng ký, hoặc thậm chí có thể bị nghi ngờ rằng giao dịch hợp đồng li-xăng và việc trả phí li-xăng là giao dịch chuyển giá (transfer pricing)[3].

Quy định hợp đồng li-xăng phải được đăng ký mới có hiệu lực với bên thứ 3 có nguồn gốc từ đâu?

Quy định về hợp đồng li-xăng phải đăng ký mới có hiệu lực đối với bên thứ 3 thực chất có nguồn gốc từ Luật mẫu về nhãn hiệu, tên thương mại và cạnh tranh không lành mạnh dành cho các nước đang phát triển được ban hành bởi BIRPI – tiền thân của WIPO – năm 1967[4], cụ thể Điều 22(3) quy định hợp đồng li-xăng hoặc bản trích một phần của hợp đồng li-xăng phải được đăng ký với Cơ quan nhãn hiệu sau khi đã trả phí cố định theo quy định; hợp đồng li-xăng không có hiệu lực đối với bên thứ 3 cho đến khi nó đã được đăng ký[5].

Lý giải lý do tại sao cần quy định hợp đồng li-xăng không có hiệu lực đối với bên thứ 3 cho đến khi nó đã được đăng ký, BIRPI trong phần diễn giả Luật mẫu cho rằng việc đăng ký hợp đồng li-xăng tại Cơ quan nhãn hiệu là cần thiết để cho phép Chính phủ và công chúng có thể kiểm soát chất lượng của hàng hóa/dịch vụ gắn liền với nhãn hiệu li-xăng, nghĩa là hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu li-xăng được sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li-xăng có chất lượng không thua kém hàng hóa/dịch vụ của bên giao li-xăng, qua đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nhãn hiệu (bên giao li-xăng) và bảo vệ người tiêu dùng tránh bị lừa dối hoặc nhầm lẫn. Trong trường hợp chất lượng đó không còn nằm trong khả năng kiểm soát của bên giao li-xăng hoặc mối quan hệ pháp lý ràng buộc bằng các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên không còn được tuân thủ nữa thì hợp đồng đó phải bị coi là vô hiệu hoặc bị chấm dứt hiệu lực[6]. Ngoài ra việc đăng ký hợp đồng li-xăng còn có ý nghĩa giúp Chính phủ kiểm soát việc chuyển tiền ra nước ngoài nhằm góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế[7].

BIRPI (WIPO) không phải là cơ quan duy nhất có quan điểm ủng hộ quy định hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải đăng ký mới có hiệu lực với bên thứ 3 mà Hiệp định Andean (hay còn gọi là Hiệp định Cartagena hoặc “Cartagena Agreement”) được ký kết bởi 5 nước Nam Mỹ gồm Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela về hội nhập khu vực[8].

Thực tiễn cho thấy khuyến nghị của BIRPI (WIPO) liên quan đến việc sử dụng hoặc thông qua Luật mẫu về nhãn hiệu, tên thương mại và cạnh tranh không lành mạnh đã và đang được nhiều nước ủng hộ và đưa vào pháp luật quốc gia của mình. Chính Tổ chức Nhãn hiệu quốc tế (INTA) thông qua một số bản báo cáo được tiến hành bởi nhóm nghiên cứu đặc nhiệm của mình (task force) có tên gọi chẳng hạn như “Yêu cầu đăng ký li-xăng nhãn hiệu ở Cộng đồng chung Châu Âu và Khu vực mậu dịch tự do Châu Âu” hoặc “Yêu cầu đăng ký li-xăng ở các nước Châu á Thái Bình Dương" hoặc “Yêu cầu đăng ký li-xăng ở Châu Mỹ La tinh” thừa nhận rằng nhiều quốc gia như Netherland, Luxembourg, Belgium (3 nước này sử dụng chung cơ quan sở hữu trí tuệ Benelux), Greece, Turkey, China, Korea, Thailand, Indonesia, Brazil, Ecuador, Paraguay và Columbia đều bắt buộc hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải được đăng ký[9].

Tuy nhiên, bằng nghị quyết của mình ban hành ngày 28/03/1995[10], INTA đã phổ biến và vận động hành lang các nước nhằm kêu gọi loại bỏ quy định về bắt buộc đăng ký hợp đồng li-xăng dựa trên việc chỉ ra nhiều bất lợi cho chủ nhãn hiệu, chẳng hạn như không đăng ký hợp đồng li-xăng thì Chính phủ hoặc bên thứ 3 có thể hủy bỏ hoặc đình chỉ nhãn hiệu li-xăng đó (như ở China, Taiwan, Korea) hoặc việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký bởi bên nhận li-xăng không đăng ký không được công nhận là sử dụng nhãn hiệu mà hệ quả của nó là bên thứ ba có thể hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu li-xăng vì lý do không sử dụng. INTA cũng cho rằng việc tuân thủ yêu cầu bắt buộc đăng ký hợp đồng li-xăng (thực chất cũng là đăng ký cho người sử dụng nhãn hiệu li-xăng) là đắt đỏ và không cần thiết.

Hiện chưa rõ luật quốc gia các nước mà quy định rằng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải đăng ký hoặc hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải đăng ký mới có hiệu lực với bên thứ 3 có thay đổi hay theo định hướng của INTA hay không nhưng chí ít INTA đã thành công khi nó tác động vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vốn có 12 nước (Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam) nhưng Hoa Kỳ đã sớm đơn phương rút khỏi TPP ngay sau khi tổng thống Trump nắm quyền.

Giờ đây Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) là hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 và cũng chính thức phát sinh hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Cần đặc biệt lưu ý rằng sau khi người Mỹ rút khỏi TPP, mặc dù nhiều điều khoản của CPTPP đã bị đình chỉ nhưng lại không bao gồm điều 18(27)[11] – áp đặt nghĩa vụ buộc các thành viên phải dỡ bỏ quy định về đăng ký li-xăng.

Tính từ ngày 14/01/2019 trở đi – thời điểm kích hoạt cam kết của Việt Nam đối với CPTPP - hệ quả pháp lý của điều 18(27) là làm vô hiệu hóa điều 148(2) Luật SHTT Việt Nam. Hay nói cách khác điều 148(2) đã bị đình chỉ thi hành ngay cả khi Quốc hội Việt Nam chưa kịp bàn luận và thông qua Luật SHTT sửa đổi lần 2 dựa theo nhiều cam kết mới của CPTPP. (Xem thêm về đình chỉ hiệu lực điều 148(2) Luật SHTT tại bài viết: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/MOT-SO-THAY-DOI-PHAP-LY-QUAN-TRONG-LIEN-QUAN-DEN-LINH-VUC-SO-HUU-TRI-TUE-SAU-KHI-HIEP-DINH-DOI-TAC-TOAN-DIEN-XUYEN-THAI-BINH-DUONG-CPTPP-CO-HIEU-LUC-DOI-VOI-VIET-NAM-TU-NGAY-14012019)

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại và hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

[1] Một lần duy nhất khái niệm “bên thứ ba” được tìm thấy ở khoản 3 điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rằng “một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”

[2] Xem Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Ngô Quốc Chiến, Người thứ ba trong Bộ luật dân sự năm 2015 tại link: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/nguoi-thu-ba-trong-bo-luat-dan-su-2015-5605/

[3] Theo Andrew Lymer & Jonh Hasseldine, The Internatinal Taxation System, Kluwer Academic Pblishers được trang web của Bộ Tư pháp Việt Nam dẫn lời nói “chuyển giá (transfer pricing) được hiểu là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn qua biên giới không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế của các công ty đa quốc gia trên toàn cầu”, theo đó một trong các hình thức chuyển gia được cơ quan chức năng thanh tra phát hiện liên quan đến chuyển giá bao gồm chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp liên kết tại Việt Nam, định giá tiền bản quyền thương hiệu cao so với giá trị thực. Xem thêm: http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1896 . Hoặc theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Phan Minh Tân được tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn Online dẫn lời cho biết thời gian qua có trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lợi dụng việc chuyển giao công nghệ từ công ty mẹ sang công ty con để thực hiện việc chuyển giá (xem thêm: https://www.thesaigontimes.vn/90753/Loi-dung-chuyen-giao-cong-nghe-de-chuyen-gia.html )

[4] Nguyên văn tiếng Anh tên luật mẫu này là “Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition” được ban hành bởi the United International Bureaux for the Protection of Intellecutal Property, một tổ chức quốc tế (viết tắt là BIRPI) chịu trách nhiệm quản trị Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học và Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. BIRPI chính là tổ chức tiền thân của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Xem Luật mẫu tại link: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_805.pdf

[5] Section 22(3) states: the license contract or an appropriate extract thereof shall be recorded in the Trademark Office, on payment of a fee fixed by the Rules; the license shall have no effect against third parties until so recorded

[6] Section 23 stipulates “the license contract shall be null and void in the absence of relations or stipulations between the registered owner of the mark and the licensee, ensuring effective control by the registered owner of the quality of the goods or services of the licensee in connection with which the mark is used”.

[7] Section 28 sets out “the responsible Minister or other competent authority may, by order, provide that, on pain of invalidity, license contracts or certain categories of them, and amendments or renewals of such contracts, which involve the payment of royalties abroad, shall require the approval of , taking into account the needs of the country and its economic development”

[8] Tên đầy đủ tiếng Anh là ANDEAN SUBREGIONAL INTEGRATION AGREEMENT "CARTAGENA AGREEMENT". Xem thêm tại: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/asiaca/trt_asiaca.pdf

[9] Xem thêm INTA task force’s reports named "Trademark Licensing Requirements in the EC and EFTA Countries", "Licensing Recordal Requirements in Asia and the Pacific" and "Licensing Requirements in Latin America- Caribbean"

[10] Xem Nghị quyết ngày 28/03/1995 của INTA tại link: https://www.inta.org/Advocacy/Pages/EliminationofMandatoryTrademarkLicenseRecordingRequirements.aspx

[11] Nguyên văn tiếng Anh của điều 18(27) CPTPP như sau:

Article 18.27: Non-Recordal of a Licence

No Party shall require recordal of trademark licences:

(a) to establish the validity of the licence; or

(b) as a condition for use of a trademark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in a proceeding that relates to the acquisition, maintenance or enforcement of trademarks.