Một số dạng từ chối hay gặp của USPTO liên quan đến kết luận “không bảo hộ riêng” (disclaimer) đối với nhãn hiệu đăng ký ở Mỹ và bài học kinh nghiệm

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Từ chối dưới dạng không bảo hộ riêng (disclaimer) bởi USPTO đối với một yếu tố cấu thành nhãn hiệu xin đăng ký là một dạng từ chối hay gặp nhất khi đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ. Bross & Partners dưới đây tổng hợp một số vụ từ chối bảo hộ dưới dạng disclaimer nhằm giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về pháp luật và thực tiễn có nhiều khác biệt ở Hoa Kỳ.[1]

Hoa Kỳ kết luận “không bảo hộ riêng” theo cách khác biệt

Thực tiễn qua các ví dụ sau đây cho thấy cách USPTO xác định disclaimer[2] khác với các nước khác (gồm cả Việt Nam) dẫn tới nhiều nhãn hiệu đăng ký quốc tế có nguồn gốc nước ngoài (gồm cả Việt Nam) bị USPTO yêu cầu thay đổi/rút bỏ cách disclaimer khi đăng ký ở Mỹ.

Nhãn hiệu xin đăng ký	Hoa Kỳ kết luận về disclaimer
ĐKQT 1364926 US Reg 5,494,633	Trong khi Việt Nam kết luận nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "SHARING GOOD FOOD", hình con cá thì USPTO tư chối đơn đăng ký vì không yêu cầu disclaimer “sharing good” và hình con cá. USPTO chỉ yêu cầu disclaimer duy nhất chữ “Food”.
ĐKQT 1617179 US Reg 6,810,947	USPTO yêu cầu disclaimer “BIA HÀ NỘI” vì nó thuần túy mô tả và mô tả nguồn gốc địa lý sản phẩm trong khi Việt Nam bảo hộ riêng “Hà Nội”
US Reg 4,903,925	USPTO yêu cầu disclaimer “CHE THAI NGUYEN” vì nó mô tả nguồn gốc địa lý của nhãn hiệu tập thể trong khi Việt Nam bảo hộ riêng từ “Thái Nguyên” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể
US Reg 4,431,252	USPTO kết luận “Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “hình cái chai” ngoài mẫu nhãn hiệu đã nêu
US Serial 88312496 Nhãn hiệu chứng nhận Chấp thuận cho công bố: 14/12/2021	USPTO chấp thuận cho công bố với điều kiện chủ nhãn hiệu chứng nhận có nguồn gốc từ chỉ dẫn địa lý Basmati được bảo hộ ở Ấn Độ “Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “Basmati” ngoài mẫu nhãn hiệu đã nêu
US Reg 5,519,759	USPTO từ chối yêu cầu bảo hộ riêng cụm từ “Phinn” ngay cả khi nó không có nghĩa theo từ điển lập luận rằng viết sai chính tả một từ mô tả thì vẫn phải bị xem là mô tả vì người tiêu dùng sẽ tiếp nhận cách viết chính tả sai như thể tương đương với từ mô tả viết đúng chính tả. Theo đó, USPTO kết luận “Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “café” “uống liền” và hình cái phin pha cà phê ngoài mẫu nhãn hiệu đã nêu
US Reg 3,173,367	Người nộp đơn yêu cầu bảo hộ riêng chữ “Phú Quốc” nhưng bị USPTO từ chối, và kết luận rằng “Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “hình bản đồ Việt Nam và Phú Quốc” hoặc cụm từ “Phu Quoc” ngoài mẫu nhãn hiệu đã nêu
US Reg 6,849,034	USPTO từ chối đơn, yêu cầu người nộp đơn (Lego) không được đòi quyền độc quyền sử dụng từ “KID” và từ “Xiao Xia” vì nó mang tính mô tả. Xem xét khiếu nại chống USPTO của Lego, TTAB[3] đảo ngược quyết định của USPTO kết luận rằng KID và phiên âm tương ứng với nó XIAO XIA kết hợp với các yếu tố khác tạo thành một tổng thể không thể tách rời nên được miễn yêu cầu disclaimer
US Reg 4,061,853 Nhãn hiệu chứng nhận	USPTO yêu cầu phải disclaimer “Binh Thuan Dragon Fruit”. Sau tranh luận, USPTO đồng ý bảo hộ riêng “BINH THUAN” theo đó giới hạn phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu chứng nhận ở Mỹ đối với thanh long Bình Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam được ghi nhận là ““Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “Dragon Fruit” ngoài mẫu nhãn hiệu đã nêu

Ba bài học thực tiễn

1. Không bảo hộ riêng (disclaimer) là một kết luận bởi USPTO hoặc tuyên bố tự làm bởi người nộp đơn có mục đích khẳng định rằng người nộp đơn/người đăng ký/chủ nhãn hiệu không đòi quyền độc quyền đối với phần chữ/phần hình không có khả năng đăng ký thuộc nhãn hiệu xin đăng ký. Thành phần/yếu tố bị disclaimer (không được bảo hộ riêng) không bị buộc loại khỏi nhận diện thương hiệu nhưng nó có bản chất giới hạn phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu xin đăng ký và nó cũng ngụ ý cho phép bên thứ ba được tự do sử dụng thành phần/yếu tố bị disclaimer để mô tả hàng hóa, dịch vụ của mình.

2. Thực tiễn khác biệt của Mỹ cho thấy sự thật là chúng ta gần như không thể tránh khỏi khả năng đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid chỉ định/mở rộng lãnh thổ vào Hoa Kỳ bị USPTO từ chối vì tuyên bố “không bảo hộ riêng” do người nộp tự nguyện thực hiện hoặc do cơ quan nhãn hiệu nước xuất xứ đã quyết định như ví dụ nhãn hiệu Minh Phú nêu trên.

3. Nhãn hiệu đã đăng ký mà bị disclaimer rõ ràng làm thu hẹp đáng kể phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đã đăng ký. Ví dụ, việc không được bảo hộ riêng yếu tố HÀ NỘI và THÁI NGUYÊN trong các nhãn hiệu BIA HÀ NỘI và CHÈ THÁI NGUYÊN tương ứng làm thu hẹp đáng kể phạm vi bảo hộ của các nhãn hiệu này tại Mỹ trong khi nỗ lực đấu tranh yêu cầu bảo hộ riêng BINH THUAN cho thanh long làm tăng phạm vi bảo hộ cho chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận tại Hoa Kỳ, góp phần tích cực chống giả mạo chỉ dẫn địa lý.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) 3 năm liên tiếp 2021-2023 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

[1] Vì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nên không có gì ngạc nhiên khi dữ liệu thống kê ở Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho thấy có tới 4556 đơn đăng ký nhãn hiệu (trong đó 3006 đơn nhãn hiệu còn hiệu lực) được nộp bởi doanh nghiệp Việt (gồm cả Việt Kiều) ở USPTO. Số lượng 4556 đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại USPTO (Hoa Kỳ) theo thống kê ở đây bao gồm cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp đơn bởi cá nhân người Việt Nam nhưng cư trú ở Mỹ. Kết quả tra cứu tính đến ngày 25/01/2023 ở đường dẫn: https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk

[2] Disclaimer hay còn gọi là “không bảo hộ riêng” nhìn chung là quy tắc pháp lý được áp dụng ở nhiều nước. Về trademark disclaimer ở Mỹ, tham khảo thêm: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/THUC-TIEN-VAN-DUNG-QUY-TAC-%25E2%2580%259CKHONG-BAO-HO-RIENG%25E2%2580%259D-HAY-CON-GOI-LA-%25E2%2580%259CDISCLAIMER%25E2%2580%259D-DOI-VOI-NHAN-HIEU-O-CO-QUAN-SANG-CHE-VA-NHAN-HIEU-HOA-KY-USPTO . Ở Việt Nam disclaimer xuất hiện dưới tên gọi là “Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng [….] Tham khảo thêm “Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng [….] và thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam” ở link: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c2149b1e-654d-4a87-8202-82157b68e8be

[3] TTAB là viết tắt của “The Trademark Trial and Appeal Board” là cơ quan trực thuộc USPTO có chức năng có chức năng giải quyết giải quyết khiếu nại chống từ chối bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO. Tham khảo thêm “Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu (thương hiệu) ở Hoa Kỳ thông qua thủ tục phản đối nhãn hiệu tại TTAB (USPTO)” ở đường dẫn: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=68d7f448-3050-4c70-af0e-7041f8344a69

Một số dạng từ chối hay gặp của USPTO liên quan đến kết luận “không bảo hộ riêng” (disclaimer) đối với nhãn hiệu đăng ký ở Mỹ và bài học kinh nghiệm

Related Posts

BROSS & Partners Achieves Major Success in Criminal Tax Case

BROSS & Partners secures landmark victory for foreign-invested life insurer in prolonged suicide exclusion dispute

Mr. Tran Anh Hung and Mr. Le Quang Vinh have been listed in Vietnam’s Top 100 Lawyers (The A-List) for five consecutive years by Asia Business Law Journal.

BROSS & Partners is pleased to have acted as Vietnamese legal counsel in connection with execution of the Coal Purchase and Sale Contract

Leave a Reply Cancel reply