Email: vinh@bross.vn

Thực tiễn của Việt Nam liên quan đến “không bảo hộ riêng” (Disclaimer)

“Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng chữ… và/hoặc hình…”, dòng chữ hay xuất hiện trên nhiều giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Việt Nam (Cục SHTT) cấp, thực chất có nguồn gốc từ thuật ngữ “disclaimers” hoặc “disclaimer statement” trong thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ở các quốc gia trên thế giới. Disclaimers theo thực tiễn thế giới thông thường được hiểu là yếu tố/dấu hiệu mô tả, không có chức năng nhãn hiệu không bị yêu cầu loại ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký vì tổng thể nhãn hiệu đó vẫn được xem là có chức năng nhãn hiệu. Disclaimers còn mang ý nghĩa là giới hạn pháp lý liên quan đến phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được cấp.

Dưới đây là bảng tổng hợp chúng tôi cố gắng khái quát các dạng disclaimer từ sau năm 1980 đến đầu năm 2019 được vận dụng trong thực tiễn thẩm định nhãn hiệu đăng ký quốc gia và nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định/mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam:

Luật SHTT 2005 sửa đổi 2009 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật SHTT không có điều luật nào nói về vấn đề disclaimers. Vấn đề disclaimers cũng không được đề cập cho mãi đến bản sửa đổi lần thứ 4 đối với Thông tư 01/2007 là Thông tư 16/2016 có hiệu lực từ 15/01/2018 (sau đây gọi tắt là “Thông tư 01/2007 sửa đổi”), chẳng hạn như điểm 15.7(a)(iii) Thông tư 01/2007 sửa đổi quy định “Trong trường hợp nhãn hiệu có các yếu tố phải bị loại trừ không được bảo hộ riêng: Thông báo nêu dự định cấp văn bằng bảo hộ, đồng thời nêu rõ dự định và lý do không bảo hộ riêng các yếu tố đó và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến”.

Do hầu như không có quy định về disclaimers dẫn đến thực tiễn thẩm định nhãn hiệu ở Việt Nam đang gặp nhiều trở ngại, bất cập, ảnh hưởng bất lợi tới thẩm định viên, chủ đơn/chủ thể quyền, đối thủ cạnh tranh của chủ đơn/chủ thể quyền, cơ quan thực thi bảo vệ quyền SHTT, trong đó một số trở ngại và bất cập chính gồm:

1. Trước khi có Thông tư 01/2007 sửa đổi, không có cơ chế cho phép chủ đơn có cơ hội phản đối yếu tố (thành phần) thuộc nhãn hiệu xin đăng ký bị disclaimer nêu trong thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ của Cục SHTT. Quy định bổ sung ở Thông tư 01/2007 sửa đổi tuy là một quy định tốt vì nó cho phép chủ đơn được quyền phản đối thông báo dự định cấp bảo hộ trong đó kết luận một hoặc nhiều yếu tố cấu thành nhãn hiệu phải bị disclaimer, cụ thể chủ đơn có thể nộp đơn giải trình hoặc khiếu nại trên cơ sở nộp thêm  bằng chứng chứng minh (các) yếu tố đó không thể bị disclaimer, giúp chủ đơn có thể bảo vệ kịp thời và chính xác quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhưng quy định mới này vẫn bị xem là chưa đủ ở chỗ bên thứ 3 không kịp có cơ hội phản đối thông báo dự định cấp bảo hộ đối với nhãn hiệu mà trong đó một hoặc một số yếu tô không bị disclaimer có thể ảnh hưởng bất lợi tới các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực đó vì thông báo dự định cấp văn bằng không được đăng công báo.

2. Việc xem xét kết luận yếu tố nào thuộc nhãn hiệu xin đăng ký là yếu tố loại trừ (mô tả, hoặc không có chức năng nhãn hiệu) về căn bản hoàn toàn tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và ý chí tự quyết của thẩm định viên nên dễ có thể dẫn đến sai lầm do chủ quan và cảm tính.

3. Hiện tại rõ ràng là vẫn đang có sự phân biệt đối xử giữa đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia liên quan đến disclaimer ở Việt Nam, cụ thể là chỉ có nhãn hiệu đăng ký quốc gia mới xuất hiện disclaimer còn đăng ký quốc tế thì không. Sự bất cập này còn gây khó khăn cho quá trình thực thi, xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký quốc tế và dự đoán rủi ro xâm phạm nhãn hiệu trong kinh doanh.

4. Không có quy tắc thống nhất liên quan đến việc quyết định trường hợp nào thì phải disclaimer, trường hợp nào thì không dẫn đến sự thiếu nhất quán trong các quyết định của Cục SHTT mà từ đó dẫn đến hệ quả là pháp luật được áp dụng không thống nhất, các vụ việc có cùng tính chất nhưng lại được quyết định disclaimers khác nhau. Ví dụ như nhãn hiệu chứa yếu tố Gold hoặc Plus dùng cho sữa, Bio dùng cho dược phẩm/thực phẩm chức năng lúc thì bị disclaimer lúc thì không.

5. Hiện tại Việt Nam cũng không có quy tắc thống nhất về cách xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu có trước chứa thành phần bị disclaimer khi so sánh với nhãn hiệu nộp sau có chứa yếu tố bị disclaimer[5] (thực chất quy tắc này là đánh giá khả năng nhầm lẫn giữa nhãn hiệu nộp sau và nhãn hiệu có trước), dẫn đến làm xuất hiện nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại kéo dài giữa chủ đơn với Cục SHTT. Ví dụ Cục SHTT vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng yếu tố “VietCashew” của nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với yếu tố “Điều Việt” của nhãn hiệu có trước  ngay cả khi nhãn hiệu có trước bị disclaimer chữ “Điều Việt”:

Chủ đơn cho rằng từ chối nêu trên là vừa mâu thuẫn và vừa không thỏa đáng vì:

(i)        Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu có trước vô hình chung lại được mở rộng hơn chính phạm vi bảo hộ mà Cục SHTT đã quyết định, cụ thể được thể hiện ở giới hạn pháp lý “Nhãn hiệu này được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng "ĐIỀU VIỆT" và hình hạt điều cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới hạt điều”.

2. Việc Cục SHTT cho rằng vì phần chữ “VietCashew” có thể hiểu theo tiếng Việt là “hạt điều Việt” hay “điều Việt” trong khi nhãn hiệu có trước chứa dấu hiệu Điều Việt nên nhãn hiệu có trước và nhãn hiệu xin đăng ký bị xem là gây nhầm lẫn một lần nữa làm cho tuyên bố giới hạn pháp lý “Nhãn hiệu này được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng "ĐIỀU VIỆT" và hình hạt điều cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới hạt điều” trở nên vô nghĩa. Nói cách khác, lập luận như vậy sẽ mâu thuẫn ở chỗ nếu một dấu hiệu đã được kết luận là không được bảo hộ riêng thì không thể mặc nhiên lại được bảo hộ riêng, một dấu hiệu được kết luận là không có chức năng nhãn hiệu thì không thể đột ngột chuyển hóa thành có chức năng nhãn hiệu trong mối quan hệ đang so sánh giữa nó và nhãn hiệu xin đăng ký.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.