Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
TÌM HIỂU THỰC TIỄN ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “KHÔNG BẢO HỘ RIÊNG” HAY CÒN GỌI LÀ “DISCLAIMER” LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG BẤT CẬP ĐÁNG CHÚ Ý
(Ngày đăng: 2019-05-20)

Email: vinh@bross.vn

 

Thực tiễn của Việt Nam liên quan đến “không bảo hộ riêng” (Disclaimer)

 

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng chữ… và/hoặc hình…”, dòng chữ hay xuất hiện trên nhiều giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Việt Nam (Cục SHTT) cấp, thực chất có nguồn gốc từ thuật ngữ “disclaimers” hoặc “disclaimer statement” trong thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ở các quốc gia trên thế giới. Disclaimers theo thực tiễn thế giới thông thường được hiểu là yếu tố/dấu hiệu mô tả, không có chức năng nhãn hiệu không bị yêu cầu loại ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký vì tổng thể nhãn hiệu đó vẫn được xem là có chức năng nhãn hiệu. Disclaimers còn mang ý nghĩa là giới hạn pháp lý liên quan đến phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được cấp.

 

Dưới đây là bảng tổng hợp chúng tôi cố gắng khái quát các dạng disclaimer từ sau năm 1980 đến đầu năm 2019 được vận dụng trong thực tiễn thẩm định nhãn hiệu đăng ký quốc gia và nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định/mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam:

 

 

Disclaimer Statement

bởi Việt Nam

Ghi chú/Nhận xét

ĐKQT số 518175

Ngày 29/7/1987

Nhóm 29 (sữa) và các nhóm khác

 

Không disclaimer

(Tình huống này hình đầu con bò hiển nhiên mô tả hàng hóa)

Từ trước những năm 1990, không tìm thấy disclaimer yếu tố mô tả gắn liền với ĐKQT

ĐKQT số 1366539

Việt Nam cấp bảo hộ 7/2/2019

Nhóm 29: Milk and dairy products.

 

 

Không disclaimer

(Trường hợp này Milk đứng tách rời với ME nên rõ ràng nó phải bị disclaimer)

Sau năm 1990 cho đến hiện tại 2019, vẫn không tìm thấy thông tin disclaimer trên các ĐKQT chỉ định/mở rộng vào Việt Nam.

ĐKQG số 31748 (hết hạn 2008)

Nộp đơn: 4/5/1998

Cấp: 9/8/1999

Nhóm 29: sữa và sản phẩm từ sữa

 

 

Không disclaimer

 

(Trường hợp này Milk đứng tách rời với logo VNM nên rõ ràng nó phải bị disclaimer)

 

Trước năm 2000, có vẻ như Việt Nam không disclaimer nhãn hiệu chứa yếu tố chữ mô tả

ĐKQG 64419

Nộp: 20/4/2004

Cấp: 4/7/2005

Nhóm 29: sữa và sản phẩm từ sữa

 

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "mamma" và hình bà mẹ mang thai.

Disclaimer áp dụng đối với cả yếu tố chữ và yếu tố hình nếu chúng mô tả. Tuy vậy, yếu tố milk không bị disclaimer khi được viết liền với Vina tạo thành Vinamilk[1]

ĐKQG số 270480

Ngày cấp 21/10/2016

Nhóm 29: sữa và sản phẩm khác

 

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình đầu con bò

Hình đầu bò là mô tả hàng hóa nhưng hình thức thể hiện độc đáo vẫn đủ khả năng tạo nên ấn tượng thương mại riêng nên vẫn đủ điều kiện bảo hộ

ĐKQG số 281944

Ngày cấp 23/5/2017

Nhóm 12: xe đạp, xe máy

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Thế giới xe đạp", hình bánh răng

Cả 2 dấu hiệu hình bánh răng và dấu hiệu chữ “Thế giới xe đạp” tuy đều mô tả nhưng sự kết hợp cả 2 dấu hiệu trong đó dấu hiệu hình bánh răng tạo nửa hình chiếc lá nửa hình bánh răng vẫn đủ tạo nên ấn tượng độc đáo đủ điều kiện đăng ký làm nhãn hiệu

ĐKQT số 824804

Ngày 27/04/2004

Nhóm 30: café

Không disclaimer

(Trường hợp này dễ gây bối rối về xác định phạm vi bảo hộ vì trong khi ĐKQG số 150500 disclaimer áp dụng đối hình hạt café và hình cái cốc thì ĐKQT 824804 không có thông tin disclaimer)

 

Từ chối theo 6.2c Nghị định 63/1996[2] sửa đổi vì không có chức năng nhãn hiệu. Sau khi chủ đơn nộp bằng chứng sử dụng liên tục, Cục SHTT rút từ chối và cấp 24/08/2006.

ĐKQG số 150500

Ngày cấp 3/8/2010

Nhóm 30: café,…

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình cốc cà phê, hình hạt cà phê.

Ngoài hình hạt café, hình cái cốc đỏ có trong nhãn hiệu cũng bị  disclaimer

ĐKQG số 57231

Cấp ngày 20/9/2004

Nhóm 03: mỹ phẩm

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Phần chữ chỉ bảo hộ "ROMANO".

Đây là nhãn hiệu 3 chiều. Nhãn hiệu này chưa rõ phạm vi bảo hộ được xác định như thế nào: chữ Romano, tổng thể cả chữ Romano và chai đựng mỹ phẩm, hay cả chữ Romano, hình dáng chai đựng mỹ phẩm

ĐKQT số 1028578

Ngày 16/12/2009

Nhóm 33

Không có dấu hiệu chữ trên nhãn hiệu

Nhãn hiệu 3 chiều bị từ chối theo 74.2b Luật SHTT[3]

Đơn 4-2014-22436

Nộp 22/9/2014

Nhóm 29, 35 liên quan hạt điều

Nhãn hiệu có trước

Đơn 4-2013-

Nộp 10/09/2013

Cấp 17/5/2016

ĐKQG số 262371

Nhóm 29, 30, 35 liên quan đến hạt điều

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ĐIÊU VIÊT", hình hạt điều (cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới hạt điều).

Từ chối 1 (ngày 2/2/2016) vì tương tự với đơn 4-2013-20708. Từ chối 2 (21/07/2016) bác khiếu nại giữ nguyên quan điểm từ chối

Đơn 4-2004-09174

Nộp 6/9/2004

ĐKQG số 76000

Cấp 11/10/2006 sau khi khiếu nại

Nhóm 35, 40, 41 liên quan phát hành và kinh doanh sách

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình quyển sách.

Nhãn hiệu có trước

Đơn 4-2004-06236

Nộp 25/06/2004

TB cấp 9/11/2005[4]

Nhóm 35: Buôn bán sách

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Sách Việt".

Tương tự như vụ VietCashew nêu trên, vụ việc này Cục SHTT cũng từ chối nhưng khác biệt ở chỗ Cục SHTT cuối cùng đã rút lại từ chối và cấp bảo hộ cho nhãn hiệu Vietbook sau khi người nộp đơn khiếu nại chống từ chối

ĐKQG số 171511

Nhóm 29: sữa

Disclaimer: không có

ĐKQG số 190511

Nhóm 29: sữa

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối", "a", "R".

ĐKQG số 166534

Nhóm 29: sữa

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "R", "GOLD", "IQ", "MAX", "3".

Yếu tố Gold cùng sử dụng cho  sản phẩm sữa nhưng 2 nhãn hiệu của Abbott không bị disclaimer nhưng ĐKQG 166534 thì Gold lại bị disclaimer

Đơn 4-2008-15894

Nộp 25/7/2008

Nhóm 30 & 43 liên quan đến café

Từ chối 1 ngày 13/8/2009

Từ chối 2 ngày 2/2/2010

 

ĐKQG số 44471

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "HIGHLANDS COFFEE".

Nhãn hiệu bị từ chối này được nộp trong bối cảnh chủ nhãn hiệu – Công ty cổ phần Việt Thái Quốc tế đã sở hữu nhãn hiệu Highlands Coffee & hình/ĐKQG số 44471 ngày 17/12/2002 trong đó Highlands Coffee không được bảo hộ riêng

Đơn 4-2012-02380

Nộp 17/2/2012

Nhóm 30 & 43 liên quan đến café

ĐKQG số 231207

Cấp 10/9/2014

 

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "COFFEE".

Đơn nhãn hiệu nộp lại năm 2012, bởi chủ sở hữu mới – Blue Sky Holdings Limited - sau khi đơn y hệt nộp năm 2008 thất bại, được bảo hộ

 

Những bất cập của disclaimers ở Việt Nam

 

Luật SHTT 2005 sửa đổi 2009 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật SHTT không có điều luật nào nói về vấn đề disclaimers. Vấn đề disclaimers cũng không được đề cập cho mãi đến bản sửa đổi lần thứ 4 đối với Thông tư 01/2007 là Thông tư 16/2016 có hiệu lực từ 15/01/2018 (sau đây gọi tắt là “Thông tư 01/2007 sửa đổi”), chẳng hạn như điểm 15.7(a)(iii) Thông tư 01/2007 sửa đổi quy định “Trong trường hợp nhãn hiệu có các yếu tố phải bị loại trừ không được bảo hộ riêng: Thông báo nêu dự định cấp văn bằng bảo hộ, đồng thời nêu rõ dự định và lý do không bảo hộ riêng các yếu tố đó và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến”.

 

Do hầu như không có quy định về disclaimers dẫn đến thực tiễn thẩm định nhãn hiệu ở Việt Nam đang gặp nhiều trở ngại, bất cập, ảnh hưởng bất lợi tới thẩm định viên, chủ đơn/chủ thể quyền, đối thủ cạnh tranh của chủ đơn/chủ thể quyền, cơ quan thực thi bảo vệ quyền SHTT, trong đó một số trở ngại và bất cập chính gồm:

 

  1. Trước khi có Thông tư 01/2007 sửa đổi, không có cơ chế cho phép chủ đơn có cơ hội phản đối yếu tố (thành phần) thuộc nhãn hiệu xin đăng ký bị disclaimer nêu trong thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ của Cục SHTT. Quy định bổ sung ở Thông tư 01/2007 sửa đổi tuy là một quy định tốt vì nó cho phép chủ đơn được quyền phản đối thông báo dự định cấp bảo hộ trong đó kết luận một hoặc nhiều yếu tố cấu thành nhãn hiệu phải bị disclaimer, cụ thể chủ đơn có thể nộp đơn giải trình hoặc khiếu nại trên cơ sở nộp thêm  bằng chứng chứng minh (các) yếu tố đó không thể bị disclaimer, giúp chủ đơn có thể bảo vệ kịp thời và chính xác quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhưng quy định mới này vẫn bị xem là chưa đủ ở chỗ bên thứ 3 không kịp có cơ hội phản đối thông báo dự định cấp bảo hộ đối với nhãn hiệu mà trong đó một hoặc một số yếu tô không bị disclaimer có thể ảnh hưởng bất lợi tới các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực đó vì thông báo dự định cấp văn bằng không được đăng công báo.

 

  1. Việc xem xét kết luận yếu tố nào thuộc nhãn hiệu xin đăng ký là yếu tố loại trừ (mô tả, hoặc không có chức năng nhãn hiệu) về căn bản hoàn toàn tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và ý chí tự quyết của thẩm định viên nên dễ có thể dẫn đến sai lầm do chủ quan và cảm tính.

 

  1. Hiện tại rõ ràng là vẫn đang có sự phân biệt đối xử giữa đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia liên quan đến disclaimer ở Việt Nam, cụ thể là chỉ có nhãn hiệu đăng ký quốc gia mới xuất hiện disclaimer còn đăng ký quốc tế thì không. Sự bất cập này còn gây khó khăn cho quá trình thực thi, xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký quốc tế và dự đoán rủi ro xâm phạm nhãn hiệu trong kinh doanh.

 

  1. Không có quy tắc thống nhất liên quan đến việc quyết định trường hợp nào thì phải disclaimer, trường hợp nào thì không dẫn đến sự thiếu nhất quán trong các quyết định của Cục SHTT mà từ đó dẫn đến hệ quả là pháp luật được áp dụng không thống nhất, các vụ việc có cùng tính chất nhưng lại được quyết định disclaimers khác nhau. Ví dụ như nhãn hiệu chứa yếu tố Gold hoặc Plus dùng cho sữa, Bio dùng cho dược phẩm/thực phẩm chức năng lúc thì bị disclaimer lúc thì không.

 

  1. Hiện tại Việt Nam cũng không có quy tắc thống nhất về cách xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu có trước chứa thành phần bị disclaimer khi so sánh với nhãn hiệu nộp sau có chứa yếu tố bị disclaimer[5] (thực chất quy tắc này là đánh giá khả năng nhầm lẫn giữa nhãn hiệu nộp sau và nhãn hiệu có trước), dẫn đến làm xuất hiện nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại kéo dài giữa chủ đơn với Cục SHTT. Ví dụ Cục SHTT vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng yếu tố “VietCashew” của nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với yếu tố “Điều Việt” của nhãn hiệu có trước  ngay cả khi nhãn hiệu có trước bị disclaimer chữ “Điều Việt”:

 

Nhãn hiệu xin đăng ký

Nhãn hiệu có trước


 

4-2014-22436

Nhóm 29, 35: Hạt điều và dịch vụ bán hạt điều

 

 

 

                 

Đơn 4-2013-20708

ĐKQG số 262371

Nhóm 29: Hạt điều và sản phẩm khác

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ĐIÊU VIÊT", hình hạt điều (cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới hạt điều).

 

Chủ đơn cho rằng từ chối nêu trên là vừa mâu thuẫn và vừa không thỏa đáng vì:

 

(i)        Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu có trước vô hình chung lại được mở rộng hơn chính phạm vi bảo hộ mà Cục SHTT đã quyết định, cụ thể được thể hiện ở giới hạn pháp lý “Nhãn hiệu này được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng "ĐIỀU VIỆT" và hình hạt điều cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới hạt điều”.

  1. Việc Cục SHTT cho rằng vì phần chữ “VietCashew” có thể hiểu theo tiếng Việt là “hạt điều Việt” hay “điều Việt” trong khi nhãn hiệu có trước chứa dấu hiệu Điều Việt nên nhãn hiệu có trước và nhãn hiệu xin đăng ký bị xem là gây nhầm lẫn một lần nữa làm cho tuyên bố giới hạn pháp lý “Nhãn hiệu này được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng "ĐIỀU VIỆT" và hình hạt điều cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới hạt điều” trở nên vô nghĩa. Nói cách khác, lập luận như vậy sẽ mâu thuẫn ở chỗ nếu một dấu hiệu đã được kết luận là không được bảo hộ riêng thì không thể mặc nhiên lại được bảo hộ riêng, một dấu hiệu được kết luận là không có chức năng nhãn hiệu thì không thể đột ngột chuyển hóa thành có chức năng nhãn hiệu trong mối quan hệ đang so sánh giữa nó và nhãn hiệu xin đăng ký.

 

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

 

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.



[1] Tương tư như Việt Nam, các quốc gia khác đều không disclaimer đối với yếu tố mô tả khi được viết liền với dấu hiệu không mô tả tạo thành một nhãn hiệu thống nhất (unitary mark) ví dụ như nhãn hiệu Vinamilk theo đăng ký quốc tế 985886

[2] Điều 6 Nghị định 63/1996/CP sửa đổi: các dấu hiệu sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu hàng hoá:

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ và xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ;

[3] Điều 74 Luật SHTT. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

[4] Ngày 25/12/2008 Cục SHTT từ chối cấp vì không nộp phí cấp bằng

 

Bookmark and Share
Relatednews
Tóm tắt bản án sơ thẩm tranh chấp quyền tác giả liên quan đến bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt”
Senior partner, Le Quang Vinh of Bross & Partners has been ranked as one of the individuals listed in the "IAM Patent 1000 - The World’s Leading Patent Professionals 2019"
Understanding the Practices of “Disclaimer” or Disclaimer Statement” Regarding Brand or Trademark Protection in Vietnam and Noteworthy Uncertainties Thereof
MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH VỀ THỦ TỤC GIA HẠN NHÃN HIỆU TẠI CANADA THEO LUẬT NHÃN HIỆU MỚI SẮP CÓ HIỆU LỰC
VÌ SAO QUYỀN TÁC GIẢ CHỈ ĐƯỢC BẢO HỘ CHO HÌNH THỨC THỂ HIỆN CHỨ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ CHO Ý TƯỞNG
THỰC TIỄN VẬN DỤNG QUY TẮC “KHÔNG BẢO HỘ RIÊNG” HAY CÒN GỌI LÀ “DISCLAIMER” ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở CƠ QUAN SÁNG CHẾ VÀ NHÃN HIỆU HOA KỲ (USPTO)
Luật sư Lê Quang Vinh, Bross & Partners chia sẻ với nhà báo Nguyễn Trọng Hùng - Đài Truyền hình Hà Nội về vấn đề sở hữu trí tuệ của Giải Đua Xe Công Thức 1 (Grand Prix F1) sắp diễn ra ở Việt Nam năm 2020
Không thể tùy ý định đoạt tài sản sở hữu trí tuệ đã mua đứt hay là nghịch lý phát sinh từ xung đột nội sinh giữa quyền nhân thân và quyền tài sản nhìn từ 2 vụ tranh chấp bản quyền tác giả ở Pháp và Canada
(Phần 4/4) Tìm hiểu nhanh bức tranh toàn cảnh pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp
(Phần 3/4) Tìm hiểu nhanh bức tranh toàn cảnh pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go