13 YẾU TỐ CỦA ÁN LỆ DUPONT[1] BUỘC PHẢI ÁP DUNG TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH NHÃN HIỆU XIN ĐĂNG KÝ CÓ GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU CÓ TRƯỚC THEO PHÁP LUẬT NHÃN HIỆU HOA KỲ | 13 YEU TO CUA AN LE DUPONT[1] BUOC PHAI AP DUNG TRUOC KHI QUYET DINH NHAN HIEU XIN DANG KY CO GAY NHAM LAN VOI NHAN HIEU CO TRUOC THEO PHAP LUAT NHAN HIEU HOA KY

13 YẾU TỐ CỦA ÁN LỆ DUPONT[1] BUỘC PHẢI ÁP DUNG

TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH NHÃN HIỆU XIN ĐĂNG KÝ CÓ GÂY NHẦM LẪN

VỚI NHÃN HIỆU CÓ TRƯỚC THEO PHÁP LUẬT NHÃN HIỆU HOA KỲ

“Khả năng gây nhầm lẫn” hay “Có thể gây nhầm lẫn” là các thuật ngữ pháp lý hay được đề cập trong quá trình thẩm định, xét nghiệm nội dung đơn xin đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Các thuật ngữ “Khả năng gây nhầm lẫn” hay “Có thể gây nhầm lẫn” vốn có nguồn gốc từ các quan niệm pháp lý như “Likelihood of Confusion” hoặc “Confusing Similarity” rất hay được sử dụng trong các báo cáo kết quả xét nghiệm nội dung (là ý kiến từ chối chính thức bằng văn bản của Cơ quan nhãn hiệu ở quốc gia nơi mà đơn xin đăng ký nhãn hiệu được nộp) hoặc cũng có thể là văn bản của Cơ quan nhãn hiệu kết luận nhãn hiệu xin đăng ký đó tương tự gây nhầm lẫn (likehood of confusion) hay không tương tự gây nhầm lẫn (no likelihood of confusion) với nhãn hiệu được nộp đơn trước/được sử dụng trước hoặc được đăng ký trước bởi bên thứ 3 sau khi bên thứ 3 này nộp đơn phản đối cấp.

Riêng ở Hoa Kỳ, khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ một số doanh nghiệp Việt Nam – người nộp đơn có thể nhận được văn bản có tên gọi Office Action hoặc Office Letter (có thể tạm dịch là thông báo từ chối bảo hộ tạm thời vì nhãn hiệu xin đăng ký không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo hộ nêu trong Đạo luật nhãn hiệu hay còn gọi là Lanham Act năm 1946 của Mỹ) từ Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)[2].

Thông báo từ chối của USPTO thường bắt đầu bằng tuyên bố rằng Điều 2(d) Đạo luật nhãn hiệu ngăn cản việc xin cấp đăng ký của nhãn hiệu xin đăng ký giống với nhãn hiệu có trước mà có khả năng làm cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn, bị hiểu sai hoặc bị lừa dối về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ của người nộp đơn với người đăng ký có trước. Để biện hộ cho việc sử dụng căn cứ từ chối theo Điều 2(d) của mình kể trên, USPTO khẳng định rằng việc quyết định “khả năng gây nhầm lẫn” (likelihood of confusion) được thực hiện trên cơ sở từng vụ việc (case-by-case basis) bằng cách áp dụng 13 yếu tố bắt buộc nằm trong án lệ E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973) mà giới hành nghề hay gọi tắt là án lệ DuPont hoặc “DuPont Factors”, theo đó khi quyết định có tồn tại hay không tồn tại “khả năng gây nhầm lẫn”, USPTO, Cơ quan Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu Hoa Kỳ trực thuộc USPTO (gọi tắt là TTAB[3]) hoặc bất kỳ tòa án nào của Mỹ đều phải thận trọng xem xét đánh giá 13 yếu tố[4] sau:

(1) Tính tương tự và không tương tự của các nhãn hiệu xét tổng thể về hình thức, phát âm, ý nghĩa và ấn tượng thương mại.

(2) Tính tương tự và không tương tự, và bản chất của hàng hóa/dịch vụ có trong đơn xin đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc có liên quan đến nhãn hiệu có trước đang sử dụng.

(3) Tính tương tự và không tương tự của kênh thương mại đã biết hoặc kênh thương mại vẫn có khả năng sẽ tiếp tục.

(4) Trong các điều kiện nào mà theo đó người mua sản phẩm được bán là người thể hiện trạng thái ngẫu hứng, hoặc thận trọng, hoặc rất sành khi mua hàng.

(5) Danh tiếng của nhãn hiệu có trước (thông qua doanh số, quảng cáo, quãng thời gian sử dụng nhãn hiệu).

(6) Số lượng và bản chất của các nhãn hiệu tương tự khác đang sử dụng cho sản phẩm tương tự.

(7) Bản chất và mức độ của bất kỳ nhầm lẫn thực tế.

(8) Khoảng thời gian trong đó và theo đó đã có hiện tượng đồng sử dụng mà không có căn cứ nhầm lẫn thực tế.

(9) Sự đa dạng của hàng hóa mà nhãn hiệu được dùng hoặc không được dùng (nhãn hiệu chính (house mark) hay nhãn hiệu gia đình hay nhãn hiệu sản phẩm).

(10) Giao diện của thị trường người nộp đơn và chủ nhãn hiệu có trước. . .

(11) Phạm vi mà người nộp đơn theo đó có quyền loại trừ người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hóa của mình.

(12) Phạm vi của khả năng nhầm lẫn tiềm tàng như liệu nhầm lẫn này là tối thiểu hay lớn.

(13) Bất kỳ sự kiện được chấp nhận rộng rãi nào khác có giá trị chứng minh cho vụ việc.

Bross & Partners đã từng hỗ trợ thành công một khách hàng Việt Nam vượt qua một vụ phản đối cấp đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ (cụ thể là tại TTAB) được nộp bởi một doanh nghiệp Mỹ sau khi tranh luận kịch liệt về 13 yếu tố DuPont nêu trên. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, EU, Canada, Trung Quốc, Thailand.

[1] Xem chi tiết phán quyết của tòa án tối cao Mỹ “In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973)”

[2] Tên đầy đủ là the United States of Patent and Trademark Office, viết tắt là USPTO, là cơ quan thực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ có chức năng cấp bằng sáng chế, nhãn hiệu ở Mỹ.

[3] Tên đầy đủ là the Trademark Trial and Appeal Board, viết tắt là TTAB thuộc USPTO

[4] 13 yếu tố thuộc án lệ DuPont bằng tiếng Anh nguyên văn như sau:

(1) The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression.

(2) The similarity or dissimilarity and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use.

(3) The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels.

(4) The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. `impulse' vs. careful, sophisticated purchasing.

(5) The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use).

(6) The number and nature of similar marks in use on similar goods.

(7) The nature and extent of any actual confusion.

(8) The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion.

(9) The variety of goods on which a mark is or is not used (house mark, `family' mark, product mark).

(10) The market interface between applicant and the owner of a prior mark. . . .

(11) The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods.

(12) The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial.

(13) Any other established fact probative of the effect of use.