Bình luận về đề xuất ở Dự thảo Luật sửa đổi Luật SHTT

liên quan đến điểm h khoản 2 điều 74 và tên khoản 2 điều 74[1]

Email: vinh@bross.vn

1. Về đề xuất sửa đổi tên khoản 2 điều 74

Tên khoản 2 điều 74 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành quy định “nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây”. Nay Dự Thảo dự kiến sửa thành: “nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, nhãn hiệu trong đơn đó thuộc một trong các dấu hiệu sau đây”.

Việc Ban soạn thảo đề xuất như trên theo chúng tôi là không hợp lý vì các phân tích sau:

1. Đồng ý rằng không phải mọi dấu hiệu[2] đều có thể đăng ký làm nhãn hiệu mà chỉ có dấu hiệu nào có chức năng phân biệt sản phẩm mang dấu hiệu đó với sản phẩm cùng loại của người khác thì mới được coi là nhãn hiệu. Mặt khác, quyền nhãn hiệu cũng không thể được cấp nếu dấu hiệu xin đăng ký đó lừa dối người tiêu dùng về xuất xứ, hoặc mô tả đặc tính sản phẩm hoặc trái với trật tự xã hội. Như vậy, điều 73[3] và điều 74 ở Luật SHTT hiện hành chính là cơ sở pháp lý để từ chối bảo hộ các nhãn hiệu xin đăng ký mà rơi vào các trường hợp được quy định chi tiết ở điều 73 và 74. Nói một cách khác, 2 tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc phải được đánh giá trước khi cấp bảo hộ cho một nhãn hiệu là: (a) dấu hiệu xin đăng ký làm nhãn hiệu phải có khả năng tự phân biệt (inherent distinctiveness), nghĩa là nó không được lừa dối, mô tả chức năng, công dụng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa, dịch vụ; và (b) dấu hiệu xin đăng ký làm nhãn hiệu phải không gây nhầm lẫn (xung đột) với nhãn hiệu có trước của người khác[4].

2. Ý nghĩa của điều 73 là pháp luật coi dấu hiệu xin đăng ký không có chức năng nhãn hiệu (hay còn gọi là dấu hiệu loại trừ) ngay tại thời điểm nó nộp đơn đăng ký (nghĩa là không có khả năng tự phân biệt), khác hẳn với ý nghĩa của điều 74 coi dấu hiệu xin đăng ký có chức năng nhãn hiệu (có khả năng tự phân biệt) nhưng nó không thể được cấp vì lý do xung đột với quyền của người khác tồn tại dưới dạng nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp bao gồm cả nhãn hiệu không đăng ký nhưng được sử dụng và thừa nhận rộng rãi.

3. Vì quyền nhãn hiệu được xác lập tại thời điểm nó được cấp bảo hộ chứ không được xác lập trên cơ sở ngày nộp đơn/ngày ưu tiên nên việc xác định đặc tính phân biệt của dấu hiệu xin đăng ký của điều 73 và điều 74 hoàn toàn khác nhau. Về mặt lý luận người ta gọi các căn cứ từ chối ở điều 73 là căn cứ từ chối tuyệt đối (absolute grounds for refusal) và các căn cứ từ chối ở điều 74 là căn cứ từ chối tương đối (relative grounds for refusal). Theo logic đó, việc Ban soạn thảo dự kiến đưa thêm cụm từ “nếu tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên” vào lời văn của khoản 2 điều 74 là không chính xác vì Ban soạn thảo đã đánh đồng căn cứ từ chối tuyệt đối và căn cứ từ chối tương đối mà vốn đã được xác định sự khác biệt về bản chất pháp lý ở điều 73 và 74 trong Luật SHTT hiện hành.

Vì các lẽ trên, chúng tôi đề xuất

1. Loại bỏ cụm từ “nếu tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên” ở phần lời dẫn của khoản 2 điều 74; và đồng thời
2. Chuyển toàn bộ các trường hợp quy định ở điểm a), b), c), d) và đ) thuộc khoản 2 điều 74[5] về điều 73.

2. Về đề xuất sửa đổi điều 74(2)(h) gây tranh cãi cả thập kỷ

Theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành thì nhãn hiệu xin đăng ký phải bị từ chối nếu nó trùng hoặc tương tự tới mức nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của người khác nhưng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm. Thực tiễn cho thấy điều luật này không chỉ tạo ra vô số các vụ tranh chấp, khiếu nại kéo dài mà còn gây ra nhiều tranh cãi kéo dài cả thập kỷ mà vẫn chưa ngã ngũ.[6]

Dự Thảo chỉ đề xuất một thay đổi nhỏ là 3 năm thay vì 5 năm, cụ thể điều 74(2)(h) được đọc lại thành “dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá ba năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này”.

Câu hỏi quan trọng nhất đặt ra cho điều 74(2)(h) là làm thế nào tháo gỡ, mở đường để doanh nghiệp gia nhập thị trường sau có cơ hội đăng ký thành công nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của chủ nhãn hiệu có trước đã chấm dứt hiệu lực mà không nhất thiết phải đợi đến hết 3 năm?

Theo quan điểm của chúng tôi việc sửa đổi như Dự Thảo đề xuất là thiếu triệt để nên nếu được thông qua thì tranh cãi xung quanh điều luật này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài vì xét thực chất nhãn hiệu đã đăng ký của người khác nhưng đã chấm dứt hiệu lực có thể là nhãn hiệu thuộc một trong ba dạng: (a) không gia hạn hiệu lực sau khi hết 10 năm; (b) tự chủ sở hữu nộp tuyên bố từ bỏ; (c) chủ nhãn hiệu không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh mà không có người thừa kế.

Vì không thể tiến hành đình chỉ hiệu lực của nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực do vậy đoạn sau của điều 74(2)(h) trong Luật SHTT hiện hành “trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này” là không hợp lý, gây cản trở và tranh cãi trong thời gian dài

Trên tinh thần đó, chúng tôi đề xuất sửa đổi điều 74(2)(h) như sau:

“Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá ba năm, trừ trường hợp có căn cứ để tin rằng nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực đó không được sử dụng liên tục trong thương mại trong vòng 5 năm liên tục tính đến ngày dấu hiệu xin đăng ký được cấp bảo hộ”.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners cũng thường xuyên lọt vào bảng xếp xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam được công bố bởi Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Sở hữu năng lực chuyên môn khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.