2 TIÊU CHUẨN PHÁP LÝ BẮT BUỘC VÀ 6 YẾU TỐ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG NHẦM LẪN HOẶC KHÔNG GÂY NHẦM LẪN KHI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HOẶC THƯƠNG HIỆU Ở VIỆT NAM CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Email to: vinh@bross.vn

2 tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc để một nhãn hiệu (thương hiệu) có thể được bảo hộ

Pháp luật Việt Nam quy định một nhãn hiệu được bảo hộ chỉ khi nó đáp ứng 3 điều kiện: (a) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh kể cả hình 3 chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, (b) có đủ chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể khác, và (c) dấu hiệu đó không mô tả tính năng, công dụng, hoặc đặc tính của hàng hóa dịch vụ và cũng không mang tính chất lừa dối người tiêu dùng[1].

Dưới đây là 4 dạng dấu hiệu phổ biến và điển hình được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu (hay còn gọi là nhãn hiệu truyền thống) [2] ở Việt Nam:

3 điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu nêu trên thực chất có thể rút gọn lại thành 2 điều kiện bảo hộ hoặc có thể hiểu là tiêu chuẩn bảo hộ 2 bước hoặc có thể hiểu là 2 tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc, cụ thể:

(a) Điều kiện 1: Dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu phải có khả năng tự phân biệt (inherent distinctiveness), nghĩa là nó không được mô tả chức năng, công dụng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa, dịch vụ; và

(b) Điều kiện 2: Dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu phải không xung đột với nhãn hiệu có trước của người khác, nghĩa nó không được trùng hoặc tương tự tới mức có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đó.

Dưới đây là 3 ví dụ dấu hiệu xin đăng ký không đáp ứng điều kiện 1 (không có khả năng tự phân biệt):

6 yếu tố xác định khả năng nhầm lẫn hoặc không nhầm lẫn khi cấp hoặc từ chối cấp bảo hộ nhãn hiệu

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam sử dụng khá nhiều thuật ngữ “gây nhầm lẫn”, “có khả năng gây nhầm lẫn”, “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” liên quan tới quá trình xác lập, đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) hoặc trong quá trình xử lý tranh chấp hoặc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Ví dụ, trong quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu, dấu hiệu xin đăng ký làm nhãn hiệu phải bị từ chối nếu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự; hoặc dấu hiệu đó cũng phải từ chối nếu nó trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên[3].

Tuy nhiên, Luật SHTT lại không định nghĩa thế nào là “nhầm lẫn” hoặc “có khả năng gây nhầm lẫn” và cũng không có quy định nào nói rõ tiêu chuẩn pháp lý nào phải được áp dụng để xác định khả năng nhầm lẫn hoặc không nhầm lẫn. Trong bối cảnh có đến 12.000 đơn chiếm khoảng 30% (trên tổng số trên 40.000 đơn nộp hàng năm như chúng tôi đã đề cập)[4] bị từ chối, có lẽ phần lớn từ chối do không vượt qua điều kiện (2) về tiêu chuẩn bảo hộ trình bày phần trên bởi Cục sở hữu trí tuệ xuất phát từ căn cứ từ chối do “có khả năng nhầm lẫn” theo điều 74(2)(e) Luật SHTT.

Việc đánh giá thế nào là “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” hoặc “không tương tự tới mức gây nhầm lẫn” là một quyết định hệ trọng vì nó trực tiếp ảnh hưởng tới số phận thương hiệu của bạn là được chấp nhận bảo hộ hay bị từ chối bảo hộ. Tuy nhiên, vì quyết định “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” hoặc “không tương tự tới mức gây nhầm lẫn” rõ ràng mang tính chủ quan bởi thẩm định viên cũng như dễ có nguy cơ bị áp dụng tùy tiện nên Thông tư 02/20017/TT-BKHCN được sửa đổi 4 lần trong đó lần sửa đổi gần nhất là theo Thông tư 06/2016/TT-BKHCN và Quy chế thẩm định (xét nghiệm) đơn đăng ký nhãn hiệu được ban hành từ năm 1991 được xem là 2 văn bản quan trọng nhất quy định một số quy tắc xác định “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” hoặc “không tương tự tới mức gây nhầm lẫn”.

Để giúp Quý doanh nghiệp dễ nhận biết, chúng tôi gói gọn các quy tắc được nhắc ở trên bằng quy tắc đánh giá 6 yếu tố:

1. Mức độ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn xét về cấu trúc (cấu tạo) của nhãn hiệu xin đăng ký so với nhãn hiệu có trước (nhãn hiệu đối chứng);
2. Mức độ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn xét về cách phát âm (cách đọc) của nhãn hiệu xin đăng ký so với nhãn hiệu có trước (nhãn hiệu đối chứng)
3. Mức độ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn xét về nội dung (ý nghĩa) của nhãn hiệu xin đăng ký so với nhãn hiệu có trước (nhãn hiệu đối chứng)
4. Mức độ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn xét về hình thức thể hiện (cách thức trình bày gồm cả trình bày bằng đồ họa, mỹ thuật,…) của nhãn hiệu xin đăng ký so với nhãn hiệu có trước (nhãn hiệu đối chứng)
5. Hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu có trước hay không
6. Nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng phải được đánh giá tổng thể (global assessment) trong đó bao gồm cả việc đánh giá mức độ phân biệt của nhãn hiệu đối chứng, thành phần mạnh hoặc yếu, yếu tố chính yếu hoặc thứ yếu cấu thành các nhãn hiệu

Theo quy tắc trên, dấu hiệu xin đăng ký bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc.

Dưới đây một vụ việc Bross & Partners làm đại diện pháp lý bảo vệ cho người nộp đơn nhãn hiệu xin đăng ký “the Beauty Shop” chống lại đơn phản đối của The Body Shop International Limited (UK) lập luận rằng nhãn hiệu xin đăng ký tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “Theo Body Shop”

Các lập luận bác bỏ phản đối bởi Bross & Partners được Cục SHTT chấp nhận bằng kết luận như sau:

• Mặc dù hai nhãn hiệu chung nhau thành phần “the”, “shop” nhưng phần chữ “Body”. “Beauty” làm cho hai nhãn hiệu có cách phát âm và ý nghĩa khác nhau. Nhãn hiệu xin đăng ký được phát âm là /dơ-biu-ty-sóp/ còn nhãn hiệu có trước được phát âm là /dơ-bo-di-sóp/
• Mặc dù hai nhãn hiệu đều được sắp xếp theo chiều dọc từ trên xuống dưới nhưng các chữ cái được thể hiện ở các dạng phông chữ khác nhau, hơn nữa phần chữ của nhãn hiệu có trước được thể hiện trong một vòng tròn cách điệu, còn chữ “B” của nhãn hiệu xin đăng ký được thể hiện cách điệu với hình dạng con bướm. Do đó, hai nhãn hiệu có cách trình bày và ấn tượng thị giác khác nhau

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.