Email: vinh@bross.vn

Nhãn hiệu phi truyền thống là gì?

Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) phân loại nhãn hiệu thành 02 loại chính: nhãn hiệu truyền thống (conventional trademark) và nhãn hiệu phi truyền thống (non-conventional trademark).

Nhãn hiệu truyền thống, vốn hay được gọi là nhãn hiệu thông thường (ordinary trademark hoặc conventional trademark), bao gồm tên riêng, từ ngữ, chữ cái, chữ số và hình ảnh có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu theo pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Nhãn hiệu phi truyền thống, gồm nhiều loại nhãn hiệu mới xuất hiện chẳng hạn như nhãn hiệu mùi (scent mark), nhãn hiệu âm thanh (sound mark), nhãn hiệu chuyển động (motion mark), đã được sử dụng làm nhãn hiệu trong các hoạt động marketing hiện đại kể từ những năm 1950. Theo một khảo sát năm 2008 về nhãn hiệu phi truyền thống bởi Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống đang gia tăng đáng kể, trong đó phải kể tới các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Hong Kong, Peru, Singapore và Đài Loan.

Việt Nam có chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống không?

Cái gì cấu thành nhãn hiệu “truyền thống” hoặc “phi truyền thống” thường được định nghĩa khác nhau trong luật nhãn hiệu các nước. Chính vì thế, cách phân loại nêu trên của INTA mang ý nghĩa phản ánh một xu hướng mới trong lĩnh vực luật nhãn hiệu.

Điều 15 Hiệp định về các khía cạnh có liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs) mà Việt Nam là thành viên, quy định “bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể dùng làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, yếu tố hình hoạ và tổ hợp các mầu sắc hoặc tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải được xem là có chức năng nhãn hiệu”. Điều luật này cũng cho phép các nước thành viên quy định rằng “trong trường hợp các dấu hiệu không có khả năng tự phân biệt với sản phẩm, dịch vụ liên quan, các nước thành viên có thể chỉ chấp thuận bảo hộ tùy thuộc vào bằng chứng chứng minh khả năng tự phân biệt đạt được thông qua quá trình sử dụng”. Các thành viên cũng có thể bắt buộc dấu hiệu xin đăng ký phải là dấu hiệu nhìn thấy được.

Nói cách khác, việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống như quan niệm của INTA hoàn toàn tùy thuộc vào pháp luật quốc gia dựa trên trình độ phát triển kinh tế của quốc gia đó. Về phần minh, nhằm tuân thủ nghĩa vụ tối thiếu của Hiệp định TRIPs, pháp luật Việt Nam quy định chỉ có dấu hiệu nhìn thấy được mới có thể là nhãn hiệu, cụ thể Điều 4.16 và Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định rằng các dấu hiệu sau đây được xem là có đủ tư cách đăng ký làm nhãn hiệu nếu thỏa mãn 2 điều kiện: (a) có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại được sản xuất, cung ứng bởi các chủ thể khác nhau, và (b) có thể nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, bản vẽ hoặc hình ảnh (bao gồm cả hình ba chiều) hoặc sự kết hợp của những dấu hiệu trên, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Trong báo cáo khảo sát năm 2008 của APEC về nhãn hiệu phi truyền thống, nhóm chuyên gia sở hữu trí tuệ của APEC về cơ bản cũng có quan điểm giống INTA về phân loại nhãn hiệu phi truyền thống, theo đó việc bảo hộ nhãn hiệu ba chiều (3D) và bài trí thương mại (trade dress, hoặc get-ups) bởi các thành viên APEC cho thấy họ cũng đồng ý bảo hộ cho các nhãn hiệu phi truyền thống ở một mức độ nhất định nhưng không đầy đủ.

Việt Nam chấp nhận bảo hộ một số loại nhãn hiệu phi truyền thống dựa theo cách phân loại của INTA. Một số dạng nhãn hiệu 3 chiều và bài trí thương mại có khả năng đăng ký, bất kể chúng được nộp và được đăng ký trước hoặc sau ngày 01/07/2006 – ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực. Dưới đây là một số ví dụ minh họa nhãn hiệu 3 chiều và bài trí thương mại được đăng ký tại Việt Nam có ngày nộp đơn trước hoặc sau ngày 01/07/2006.

Tuy nhiên, cũng có không ít nhãn hiệu hiệu phi truyền thống bị từ chối, chẳng hạn như:

Những thách thức khi xác lập quyền đối với nhãn hiệu phi truyền thống

Chủ thương hiệu cần lưu ý là trên thực tế việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống là không hề dễ dàng, đặc biệt là nhãn hiệu 3 chiều vì những lý do sau:

1. Việt Nam vẫn chưa ban hành quy chế xét nghiệm/thẩm định nhãn hiệu thay thế cho quy chế xét nghiệm nhãn hiệu lạc hậu ban hành từ năm 1991

2. Thẩm định viên hoặc xét nghiệm viên của Cục SHTT gặp nhiều khó khăn trong quá trình thẩm định vì quy chế xét nghiệm năm 1991 vừa là quy chế không chính thức vừa thiếu thông tin hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là thông tin liên quan đến quy tắc thẩm định, đánh giá nhãn hiệu phi truyền thống trong đó gồm cả nhãn hiệu 3 chiều. Chẳng hạn hiện nay chưa có quy tắc rõ ràng là mẫu nhãn hiệu 3 chiều dưới dạng ảnh chụp hoặc bản vẽ có nhất thiết phải có đủ các hình chiếu khác nhau hay chỉ cần một hình chiếu phối cảnh là đủ.

3. Trong điều kiện thiếu quy chế, hướng dẫn xét nghiệm nhãn hiệu phi truyền thống, thẩm định viên có khuynh hướng xét nghiệm và đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu phi truyền thống như thể chúng vẫn là nhãn hiệu truyền thống, điều mà dẫn đến hệ quả tất yếu là rất khó đăng ký thành công nhãn hiệu phi truyền thống, đặc biệt là nhãn hiệu 3 chiều.

4. Một lý do đặc biệt đáng chú ý nữa là hầu hết các thẩm định viên đều cho rằng nhãn hiệu 3 chiều về cơ bản cũng giống như kiểu dáng công nghiệp, đối tượng mà lẽ ra nó phải nộp dưới dạng kiểu dáng công nghiệp thuộc sự điều chỉnh của pháp luật về kiểu dáng công nghiệp chứ không phải pháp luật về nhãn hiệu. Việc miễn cưỡng họ phải xét nghiệm nhãn hiệu 3 chiều vô hình chung, theo quan điểm của nhiều thẩm định viên, biến họ thành thẩm định viên đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chứ không phải là thẩm định viên nhãn hiệu.

5. Chừng nào còn tồn tại quan niệm cho rằng nhãn hiệu 3 chiều là nhãn hiệu truyền thống thì chừng đó thẩm định viên bằng “niềm tin nội tâm” cố hữu của mình thường viện dẫn đến căn cứ từ chối tuyệt đối để từ chối bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thồng (đặc biệt là nhãn hiệu 3 chiều, nhãn hiệu dưới dạng bài trí thương mại). Cụ thể, họ thường xuyên sử dụng căn cứ từ chối theo điều 74(2)(b) Luật sở hữu trí tuệ quy định rằng nhãn hiệu xin đăng ký không có chức năng phân biệt nếu là “dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến”. Chỉ trong một số rất ít trường hợp sau khi có đơn khiếu nại và có khối lượng bằng chứng đủ lớn liên quan tới việc sử dụng thường xuyên và liên tục nhãn hiệu phi truyền thống bị từ chối đó Cục SHTT có thể xem xét cấp bảo hộ nhãn hiệu đó dựa trên chức năng phân biệt đạt được thông qua quá trình sử dụng (secondary meaning).

Thực thi quyền đối với nhãn hiệu phi truyền thống: cuộc chiến của những cốc cà phê

Société des Produits Nestlé SA (Nestlé) xin đăng ký quốc tế nhãn hiệu 3 chiều là hình chiếc cốc màu đỏ như ảnh trên (không có bất kỳ chữ hoặc logo nào khác có trên hình chiếc cốc) chỉ định Việt Nam và nhiều nước khác. Ban đầu đăng ký quốc tế số 824804 bị Việt Nam từ chối vì Cục SHTT cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký chỉ là hình dáng thông thường của sản phẩm, không có chức năng nhãn hiệu. Tuy nhiên, nhãn hiệu này sau đó đã được chấp nhận vì lý do Nestlé đã chứng minh được nhãn hiệu này đã giành được khả năng phan biệt thông qua sử dụng rộng rãi bao gồm cả việc được đăng ký thành công ở hang chục quốc gia khác. Dựa vào đăng ký thành công sau khi khiếu nại, Nestlé sau đó ngăn chặn thành công đối thủ, Gold Roast Vietnam Co., Ltd, một công ty bán sản phẩm cà phê trên bao bì có chứa hình cốc café màu đỏ (xem hình bên phải ở trên) mà Nestlé cáo buộc rằng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hình cái cốc của nó. Lô hàng của Gold Roast Vietnam Co., Ltd bị bắt giữ có giá trị hơn 162 triệu đồng (khoảng 8000 USD)

Để củng cố lập luận chứng minh có xâm phạm, sau khi Nestlé xin được ý kiến chuyên môn của Cục SHTT khẳng định có yếu tố xâm phạm, Nestlé tiếp tục gửi yêu cầu đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền độc quyền sử dụng cái cốc đỏ cho Thanh tra Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bình Dương. Dựa theo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của Sở, chủ tịch tỉnh Bình Dương ra quyết định 653/QD-XPHC xử phạt Gold Roast Vietnam Co., Ltd 100 triệu đồng (gần 5000USD) và buộc loại bỏ yếu tố xâm phạm

Không đồng tình với quyết định xử phạt, Gold Roast Vietnam Co., Ltd khởi kiện vụ án hành chinh tại Tòa án tỉnh Bình Dương yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định 653/QD-XPHC của Tòa án tỉnh Bình Dương vì họ cho rằng họ đã bị xử phạt một cách bất công. Để chứng minh cho lập luận của minh, Gold Roast đã thu thập được ý kiến chuyên môn từ Viện nghiên cứu sở hữu trí tuệ Việt Nam (rất có thể là VIPRI[1] ngày nay), một viện nghiên cứu thuộc VUSTA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, kết luận rằng hình cái cốc đỏ của Gold Roast không gây nhầm lẫn với hình cái cốc đỏ của Nestlé.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án cho rằng ý kiến chuyên môn của cả Cục SHTT và VIPRI đều không có giá trị chứng cứ vì chúng không phải là kết luận giám định theo quy định. Sau đó, Tòa án tự minh trưng cầu giám định tại nhiều viện hoặc cơ quan khác nhau bao gồm phòng giám định hình sự công an tỉnh Bình Dương, Viện khoa học hình sự (Bộ Công An) nhưng các cơ quan này đều từ chối vì lý do họ không có chuyên môn về lĩnh vực cần giám định.

Vì không có cơ quan nào giám định theo yêu cầu của Tòa án nên cuối cùng Tòa án dựa vào ý kiến chuyên môn của Cục SHTT ủng hộ cho Nestlé để bác bỏ đơn khởi kiện của Gold Roast và giữ nguyên quyết định xử phạt 653/QD-XPHC. Diễn biến tiếp theo cho thấy Gold Roast nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không rõ lý do nào dẫn đến Gold Roast lại tự nguyện rút đơn sau đó.

Vụ tranh chấp nêu trên vẫn còn để lại nhiều câu hỏi chưa được giải quyết đúng đắn, trong đó gồm câu hỏi liệu ý kiến chuyên môn của VIPRI nên chăng phải được coi trọng hơn ý kiến chuyên môn của Cục SHTT vì chính Cục SHTT là cơ quan cấp bảo hộ cho nhãn hiệu 3D hình chiếc cốc đỏ của Nestlé thì khó mà đảm bảo tính vô tư, khách quan khi quyết định vụ việc.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu gồm cả nhãn hiệu 3 chiều và tên miền internet.