Email to: vinh@bross.vn; contact@bross.vn

Trong bối cảnh dữ liệu nhãn hiệu ở Việt Nam đã có thể lên tới gần nửa triệu bản ghi thì rõ ràng cơ hội đăng ký thành công nhãn hiệu/thương hiệu ở Việt Nam sẽ càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mới (start-up) gia nhập thị trường. Theo một số nguồn tin không chính thức thì tỷ lệ nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ toàn bộ hoặc một phần có khuynh hướng tăng, có thể chiếm tới khoảng 30% trên tổng số khoảng trên 40.000 đơn nộp hàng năm, trong đó tỷ lệ đơn có xuất xứ từ hệ thống Madrid chiếm khoảng 20%[1].

Lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu/thương hiệu thì khá phong phú, có thể là bất kỳ căn cứ pháp lý nào đó thuộc điều 73 và 74 Luật sở hữu trí tuệ vốn khá dài và khó hình dung[2]. Nhưng tựu chung lại thì để được bảo hộ mọi nhãn hiệu xin đăng ký về cơ bản phải vượt qua phép thử hai bước hay còn gọi là tiêu chuẩn pháp lý gồm hai bước, cụ thể gồm:

1. Nhãn hiệu xin đăng ký phải có khả năng tự phân biệt. Khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu là tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc thứ nhất nhằm đánh giá liệu nhãn hiệu xin đăng ký có được xem là có chức năng nhãn hiệu (chức năng phân biệt) hay không. Hiểu một cách đơn giản nhãn hiệu tra cứu đó sẽ bị xem là không có chức năng nhãn hiệu nếu nó là dấu hiệu mô tả công dụng, chức năng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa/dịch vụ; và
2. Nhãn hiệu xin đăng ký phải không được xung đột với quyền của người khác. Kiểm tra xung đột nghĩa là đánh giá liệu tiêu chuẩn pháp lý thứ hai có thỏa mãn, tức là đi tìm khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) giữa nhãn hiệu xin đăng ký với các nhãn hiệu có trước.

Với kinh nghiệm trên 10 năm cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ cho khách hàng trên toàn thế giới, Bross & Partners xin được chia sẻ 9 mẹo hay giúp bạn có thể chọn và đăng ký thành công thương hiệu/nhãn hiệu cho sản phẩm/dịch vụ của bạn ở thị trường Việt Nam:

1. Nộp đơn đăng ký sớm nhất có thể. Tốt nhất là nên nộp đơn sớm nhất có thể, ngay cả khi bạn chưa đi vào hoạt động kinh doanh. Việc chần chừ chờ cho đến khi sản phẩm của bạn được bán trên thị trường mới đi đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn đến mất quyền đăng ký vì Việt Nam áp dụng quy tắc nộp đơn đầu tiên (first to file) giống như đăng ký tên miền. Một ví dụ điển hình có thể thấy rõ là nhãn hiệu X-Men của Marvel Characters, Inc không đăng ký cho mỹ phẩm, dầu gội đầu (nhóm 03) trong khi Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế (ICP) lại nộp đơn đăng ký nhãn hiệu X-Men cho cùng sản phẩm này, dẫn đến dù Marvel nỗ lực sử dụng nhiều căn cứ pháp lý khác như nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền tác giả (hình tượng, nhân vật đã thuộc quyền tác giả của người khác) nhưng cuối cùng vẫn bị tòa án bác bỏ[3]

2. Nên hạn chế đặt tên theo tên địa danh. Nên tra cứu xác định liệu thương hiệu được đặt có phải là tên địa danh (tên địa lý) hay không vì nhãn hiệu xin đăng ký thuần túy chỉ tên địa danh hoặc chứa yếu tố chính là tên địa danh thường rất hay bị từ chối vì lý do ở điều 73(5) Luật SHTT, cụ thể là dấu hiệu gây hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tình chất lừa dối người tiêu dùng về xuất xứ sản phẩm. Ví dụ: Hà Lan (hoặc Ha Lan), Tara là những nhãn hiệu bị từ chối vì là tên quốc gia khác, hoặc tên địa danh của lãnh thổ nước ngoài[4]

3. Tránh đặt tên thương hiệu theo ngôn ngữ tượng hình hoặc phi Latin. Nên tránh đăng ký thương hiệu mà thuần túy gồm các ký tự khác với chữ Latin hoặc các ngôn ngữ ít phổ biến như tiêng Thái, Nhật, Trung, Hàn Quốc. Ví dụ: nhãn hiệu xin đăng ký ”科琼”dù được cung cấp bản phiên âm giải thích rằng chữ tiếng Hán đầu tiên có nghĩa là Science (khoa học) và chữ thứ 2 là “Fine Jade” (tạm dịch là Ngọc Bích tinh chế) thì vẫn bị từ chối bảo hộ theo điều 74(2)(a). Nếu không thể tránh việc phải đăng ký thương hiệu dạng này, bạn nên đưa thêm phiên âm của thương hiệu chữ tượng hình thành một phần cấu thành của thương hiệu rồi mới xin đăng ký

4. Nhìn chung nên tránh đặt tên thương hiệu chỉ gồm 1 hoặc 2 chữ cái không đọc được như một từ. Khi bạn muốn chọn thương hiệu có cấu tạo bằng các chữ cái, cần đặc biệt chú ý là ít nhất phải có 3 chữ cái đứng gần nhau liên tục mới đủ điều kiện bảo hộ, trừ trường hợp nhãn hiệu có cấu tạo 2 chữ cái đã giành được chức năng nhãn hiệu do quá trình sử dụng liên tục (secondary meaning, hoặc acquisition of distinctiveness through use). Ví dụ: A, GS, T&T ở trạng thái chữ cái đơn giản đều được coi là không có chức năng nhãn hiệu.

5. Không nên đặt tên thương hiệu mà đã được thị trường sử dụng nhiều. Tốt nhất là nên tránh đặt tên thương hiệu có cấu tạo từ những từ, cụm từ mà đã được sử dụng quá nhiều trên cùng một phân khúc thị trường vì một mặt nó rất khó được đăng ký và mặt khác nó cũng không tạo được ấn tượng riêng biệt cho khách hàng. Ví dụ: dữ liệu IPLIB và WIPO monitor cho thấy có đến gần 250 nhãn hiệu xin đăng ký có chứa yếu tố Star (nghĩa là ngôi sao) gắn liền với thực phẩm ở nhóm 30 ở Việt Nam.

6. Chú ý đến hàm lượng gợi ý hoặc mô tả của thương hiệu với sản phẩm dịch vụ. Trường hợp thương hiệu dự định của bạn mang tính gợi ý hoặc mô tả đặc tính hàng hóa/dịch vụ quá cao mà vì một lý do nào đó bạn không muốn thay đổi hoặc hủy bỏ kế hoạch đăng ký nó (chẳng hạn như phù hợp với kế hoạch marketing của bạn), hãy kết hợp nó với một dấu hiệu hình có chức năng nhãn hiệu thành một nhãn hiệu hoặc thể hiện nó dưới dạng rút gọn, ví dụ cụm từ “Well Yogurt” mô tả sữa chua nhưng khi biến thành WELLYO thì nó lại được xem là có chức năng nhãn hiệu

7. Nên cân nhắc kỹ việc đặt tên thương hiệu quá dài hoặc phức tạp. Bạn cũng không nên đặt tên thương hiệu quá dài hoặc khó đọc, khó phát âm vì người tiêu dùng Việt Nam hầu hết chỉ ghi nhớ được các nhãn hiệu tiếng Việt hoặc tiếng Latin có cấu tạo đơn giản dễ đọc. Ví dụ: thương hiệu thuốc điều trị bệnh thần kinh của Allergan có tên là Botox Botulum Toxin Type A Purifield Neurotoxin Complex dù được viết thành 3 dòng nhưng vẫn bị xem là quá dài, hoặc thương hiệu Schwarzkopf dùng cho mỹ phẩm bị xem là quá khó đọc.

8. Thận trọng với tên thương hiệu có nghĩa tiêu cực hoặc mang bản chất mô tả hàng hóa ở ngôn ngữ khác tiếng Việt. Một thương hiệu mang tính mô tả trong ngôn ngữ nước ngoài ít phổ biến vẫn có thể được cấp vì thẩm định viên không tìm được căn cứ từ chối ở thời điểm xét nghiệm nhưng nó vẫn có thể bị hủy bỏ hiệu lực sau khi được bảo hộ Ví dụ: Cotto bị hủy bỏ hiệu lực một phần đối với thiết bị vệ sinh vì Cotto trong tiếng Ý có nghĩa là nung, gạch nung

9. Đừng bỏ sót yêu cầu bảo hộ riêng đối với thương hiệu dưới dạng khẩu hiệu kinh doanh (slogan hoặc tagline). Khẩu hiệu kinh doanh vẫn có thể xứng đáng là một thương hiệu tốt miễn là nó không quá mô tả, hoặc có mối liên hệ càng ít càng tốt với đặc tính của hàng hóa/dịch vụ mà nó được sử dụng. Ví dụ:  Just Do It, Ngọn Lửa Của Niềm Tin (A Flame of Faith), Nâng niu bàn chân Việt là các khẩu hiệu kinh doanh có chức năng nhãn hiệu

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.