Nhãn hiệu vs. Tên miền: Vì sao Tòa án quyết định rao bán tên miền

cho chủ sở hữu nhãn hiệu không được xem là kiếm lợi bất chính?

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Nhãn hiệu vs. Tên miền

Tên miền là tên gắn cho một địa chỉ IP (Internet Protocol) có chức năng định danh địa chỉ internet của máy tính trên phạm vi toàn cầu. Địa chỉ IP được biểu thị bằng dãy số dài và khó ghi nhớ nên người ta hay dùng một cái tên dễ nhớ, dễ đọc nào đó thay thế cho địa chỉ IP. Về mặt kỹ thuật, hệ thống tên miền DNS (Domain Name System) cho phép phân giải từ tên miền ra địa chỉ IP và ngược lại từ địa chỉ IP ra tên miền.

Khác với đăng ký nhãn hiệu có thể mất tới 2 năm do phải thẩm định 2 tiêu chuẩn bảo hộ,[1] đăng ký tên miền chỉ mất vài giờ đồng hồ vì về cơ bản không cần xét nghiệm mà chỉ cần tên miền đó chưa có ai đăng ký trên công cụ tra cứu WHOIS. Nói cách khác, việc đăng ký bất kỳ tên miền nào gồm cả tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” chỉ cần tuân thủ 2 quy tắc: “duy nhất” và “ai đến trước cấp trước”.

Những cái tên ngắn, dễ nhớ và dễ đọc hiển nhiên hay được chọn làm tên miền chính là nhãn hiệu sản phẩm, hoặc thương hiệu của một doanh nghiệp để tiện quảng bá, tiếp thị sản phẩm trên môi trường internet.[2]. Ví dụ, sử dụng thương hiệu “Vinamilk” đăng ký tên miền quốc gia “.vn”: vinamilk.com.vn hoặc nhãn hiệu “Trung Nguyên Legend” đăng ký tên miền quốc tế “.com”: trungnguyenlegend.com.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không đồng thời là chủ sở hữu tên miền thường sẽ kích hoạt khả năng phát sinh tranh chấp pháp lý giữa chủ nhãn hiệu và chủ thể đăng ký tên miền nhằm giải quyết câu hỏi ai mới có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền tranh chấp đó?[3]

Khi nào Nhãn Hiệu không thắng nổi Tên Miền?

Theo bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1424/2017/KDTM-ST của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền “hc.com.vn” là hành vi cạnh tranh không lành mạnh vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, nguyên đơn lập luận rằng tên miền “hc.com.vn” giống đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu HC simply & hình và HC & hình của nguyên đơn đang được bảo hộ ở Việt Nam theo các đăng ký số 100288 và 100299; mặt khác tên miền này cũng giống đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của nguyên đơn. Như vậy, hành vi đăng ký, sử dụng và rao bán tên miền với giá 190 triệu đồng bởi bị đơn là là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và có mục đích xấu.

Bác bỏ quan điểm của nguyên đơn, bị đơn cho rằng mình đã đăng ký làm chủ sở hữu tên miền hc.com.vn từ ngày 7/6/2017. Website của bị đơn chỉ cung cấp thông tin kinh doanh camera quan sát, thiết bị chống trộm mà không có nội dung nào liên quan đến nguyên đơn hay lĩnh vực tài chính, tư vấn tài chính nên không gây nhầm lẫn và cũng không có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh

Về xâm phạm nhãn hiệu, dựa trên ý kiến chuyên môn của Cục SHTT nhận định rằng thành phần “HC” cho các dịch vụ ở nhóm 35 & 36 trong đó gồm dịch vụ tài chính không được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam, Tòa án cho rằng thành phần tên miền được sử dụng trên website của bị đơn tuy trùng với nhãn hiệu của nguyên đơn nhưng không xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ của nguyên đơn. Về khả năng xâm phạm tên thương mại, Tòa án cho rằng không có cơ sở xác định hành vi xâm phạm tên thương mại của nguyên đơn vì lĩnh vực mua bán camera của bị đơn khác với lĩnh vực tài chính của nguyên đơn. Về cáo buộc hành vi rao bán tên miền có mục đích kiếm lợi bất chính, Tòa án nhận định rằng tên miền không phải là đối tượng cấm chuyển nhượng trong khi bị đơn đã đăng ký tên miền từ năm 2015 cho mục đích kinh doanh. Do vậy, Tòa cho rằng không có chứng cứ nào chứng minh bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền nhằm mục đích bán tiền miền để kiếm lợi bất chính. Nói cách khác, không có đủ sở xác định việc rao bán tên miền bởi bị đơn là vì mục đích xấu như cáo buộc của nguyên đơn

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), tên miền internet, quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.