Email: vinh@bross.vn

Tên miền và nguyên nhân dẫn tới tranh chấp giữa tên miền với các quyền sở hữu trí tuệ

Tên miền (domain name) là một công cụ quan trọng góp phần giúp khách hàng nhận biết về nguồn gốc thương mại của một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm trên môi trường internet. Cũng chính vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh chức năng nhận diện nguồn gốc thương mại mà tên miền đã trở thành một trong những đối tượng gây xung đột ngày càng nhiều với các quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là với nhãn hiệu, thương hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý vốn đã tồn tại trước khi có môi trường internet.

Vì nguyên tắc đăng ký tên miền là “duy nhất” và “ai đến trước, cấp trước” (first come, first served), do vậy, đã xuất hiện ngày càng nhiều chủ thể lạm dụng chính sách đăng ký tên miền bằng cách đăng ký trước hàng loạt tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Các chủ thể này, bằng việc sở hữu các tên miền đó, thường chào bán tên miền cho các chủ nhãn hiệu nhằm kiếm lợi, hoặc trực tiếp sử dụng tên miền đó gây cho công chúng lầm tưởng rằng chủ thể đó với các chủ thương hiệu, nhãn hiệu đích thực có mối liên hệ với nhau. Đó là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng tranh chấp giữa chủ thể đăng ký sở hữu tên miền với chủ sở hữu nhãn hiệu.

Tên miền quốc tế hay còn gọi là tên miền cấp cao nhất dùng chung, thường kết thúc bằng đuôi .COM, .BIZ, .NET,…Trong khi đó tên miền quốc gia cấp cao nhất dùng chung thường kết thúc bằng đuôi gồm 2 chữ cái (chỉ mã một quốc gia). Ví dụ: tên miền quốc gia cấp cao nhất dùng chung của Việt Nam là .VN, Nhật Bản: .JP, Trung Quốc: .CN, Singapore: .SG. Như vậy, theo nguyên tắc chung mọi thể nhân, pháp nhân dù của Việt Nam hay nước ngoài đều có thể đăng ký tên miền quốc tế hoặc/và tên miền quốc gia miễn là tên miền đó chưa có ai đăng ký trước.

Tên miền quốc tế hiện nay được đặt dưới sự kiểm soát bởi ICANN[1] – một tổ chức quốc tế hoạt động phi lợi nhuận chịu trách nhiệm đảm bảo cho môi trường internet luôn được ổn định và thông suốt.

Để giải quyết hiện tượng lạm dụng chính sách cấp phát tên miền dễ dàng như trên – một hiện tượng bị xem là không lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực tới các chuẩn mực và tập quán lành mạnh của thương mại quốc tế, cản trở bất hợp lý tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, ICANN[2] phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ban hành Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, viết tắt là UDRP). Theo UDRP, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể buộc nhà đăng ký tên miền hủy bỏ tên miền đã cấp hoặc buộc chuyển nhượng tên miền tranh chấp nếu chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chứng minh được tên miền tranh chấp cùng lúc thỏa mãn 3 điều kiện sau:

(1)       Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ thể quyền mà chủ thể quyền có quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ đó; và

(2)       Chủ thể đăng ký tên miền tranh chấp không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền tranh chấp đó; và

(3)       Tên miền tranh chấp đã bị chủ thẻ đăng ký tên miền tranh chấp đăng ký và sử dụng với ý đồ xấu (không trung thực).

Cần lưu ý rằng ngay cả khi một trong hai bên tranh chấp tên miền quốc tế có quốc tịch Việt Nam thì cũng không thể áp dụng pháp luật Việt Nam vì Việt Nam không có quyền tài phán đối với các tranh chấp tên miền quốc tế. Các tranh chấp tên miền quốc tế dựa trên UDRP được thực hiện theo nguyên tắc ICANN ủy nhiệm cho 1 trong số 6 tổ chức có năng lực giải quyết tranh chấp tên miền bằng biện pháp trọng tài (Approved Dispute Solution Service Provider) được ICANN phê duyệt gồm: The Arab Center for Dispute Resolution (ACDR), Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC), Canadian International Internet Dispute Resolution Centre (CIIDRC)[3], the Czech Arbitration Court Arbitration Centre for Internet Dispute, National Arbitration Forum và WIPO Arbitration and Mediation Center. Theo quan sát của chúng tôi, WIPO Arbitration and Mediation Center vừa là nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp tên miền có uy tín nhất trong số 6 nhà cung cấp vừa là nhà cung cấp có số lượng đơn nộp yêu cầu giải quyết tranh chấp nhiều nhất. Bross & Partners đã từng đại diện cho khách hàng Việt Nam đòi buộc chuyển nhượng thành công tên miền honghagas.com tại Trung tâm trọng tài của WIPO trong Case No. D2010-0374.

Chứng cứ, lập luận chứng minh 3 điều kiện bắt buộc của UDRP và quy trình tố tụng của trung tâm trọng tài và hòa giải WIPO

Điều kiện 1 (tên miền tranh chấp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của chủ thể quyền) có thể được chứng minh bằng cách:

(i)         So sánh cấu tạo, cấu trúc của tên miền so với cấu tạo, cấu trúc của nhãn hiệu để xác định khả năng người sử dụng internet bị nhầm lẫn;

(ii)        Xác định tính độc đáo của bản thân dấu hiệu đã đăng ký nhãn hiệu chẳng hạn như dấu hiệu sử dụng làm nhãn hiệu có tính phân biệt cao hay phân biệt yếu;

(iii)       Bằng chứng nhãn hiệu đã được đăng ký, sử dụng và quá trình sử dụng nhãn hiệu bởi chủ thể quyền (không phụ thuộc vào quốc gia mà nhãn hiệu đó đăng ký), bằng chứng về danh tiếng, khu vực địa lý, thời gian sử dụng nhãn hiệu.

Điều kiện 2 (đối tượng chiếm đoạt tên miền tranh chấp không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp nào liên quan đến tên miền đăng ký) cần phải chứng minh thông qua bằng chứng thể hiện:

1. trước khi đối tượng chiếm đoạt nhận được cảnh báo từ chủ sở hữu nhãn hiệu, đối tượng chiếm đoạt không chứng minh được mình đã sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng tên miền một cách trung thực để chào bán hàng hóa/dịch vụ; hoặc
2. đối tượng chiếm đoạt đăng ký tên miền không được biết đến một cách rộng rãi thông qua tên miền đó; hoặc
3. đối tượng chiếm đoạt không chứng minh được mình đang sử dụng mục đích phi thương mại, không có ý định thu lợi nhằm hủy hoại danh tiếng của nhãn hiệu.  

Điều kiện 3 (tên miền tranh chấp được đăng ký và sử dụng với mục đích xấu (không trung thực):

(i)         có căn cứ để xác định rằng đối tượng chiếm đoạt đăng ký tên miền tranh chấp với mục đích chính là để bán lại, cho thuê hoặc chào chuyển nhượng cho chủ sở hữu đích thực của tên miền đó nhằm thu lại giá trị vật chất lớn hơn chi phí đã bỏ ra đăng ký; hoặc

(ii)        có căn cứ cho rằng đối tượng chiếm đoạt tên miền tranh chấp nhằm để ngăn chặn chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký hoặc sử dụng tên miền tranh chấp đó; hoặc

(iii)       có căn cứ xác định đối tượng chiếm đoạt tên miền tranh chấp có động cơ cơ bản là để quấy rầy hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh; hoặc

(iv)       đối tượng chiếm đoạt tên miền tranh chấp sử dụng tên miền này để cố tình thu hút người sử dụng internet truy cập vào website của mình bằng việc cố ý tạo cho công chúng nhầm tưởng rằng nguồn gốc website hoặc nguồn gốc thương mại của mình với chủ nhãn hiệu là một.

Thời gian giải quyết giải quyết một vụ tranh chấp tên miền là rất nhanh (ngắn hơn nhiều so với một vụ kiện dân sự ở Việt Nam). Theo kinh nghiệm của chúng tôi, ví dụ đơn khởi kiện nộp cho WIPO nhìn chung sẽ được quyết định chỉ trong vòng 2 tháng (không cần sự có mặt của các bên). Cụ thể diễn biến quá trình tố tụng trọng tài như sau:

(i)         Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chủ thể quyền nộp đơn khởi kiện, nộp phí trọng tài và biên lai xác nhận đã gửi thư EMS đơn kiện, WIPO sẽ thông báo bằng email tới cả chủ thể quyền và đối tượng chiếm đoạt về việc WIPO đã thụ lý tiếp nhận đơn kiện;

(ii)        Đối tượng chiếm đoạt có quyền và nghĩa vụ, trong vòng 20 ngày kể từ khi WIPO đã thông báo thụ lý đơn kiện, gửi văn bản bác bỏ đơn kiện cho cả WIPO và chủ thể quyền;

4. WIPO sẽ chỉ định trọng tài vào ngày thứ 25 của thủ tục tố tụng và thông báo việc chỉ định trọng tài cho cả chủ thể quyền và đối tượng chiếm đoạt;
5. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày WIPO chỉ định trọng tài, hội đồng trọng tài sẽ thảo luận, đánh giá thận trọng đơn kiện của chủ thể quyền và ý kiến bác bỏ của đối tượng chiếm đoạt;
6. Ngày thứ 44 của thủ tục tố tụng, hội đồng trọng tài sẽ ra phán quyết theo đó hoặc chủ thể quyền thắng kiện nghĩa là tên miền phải bị hủy bỏ hoặc phải được chuyển nhượng cho chủ thể quyền, hoặc đơn kiện không được chấp nhận nghĩa là tên miền vẫn được giữ nguyên dưới tên của đối tượng chiếm đoạt.
7. Ngày thứ 54 của thủ tục tố tụng (nghĩa là hết thời hạn 10 ngày làm việc[4] kể từ ngày hội đồng trọng tài ra phán quyết mà không bên nào: chủ thể quyền hoặc hoặc đối tượng chiếm đoạt gửi văn bản xác nhận rằng họ đã nộp đơn kiện ra tòa án có thẩm quyền) thì phán quyết của WIPO chính thức có hiệu lực thi hành và nhà đăng ký tên miền (registrant) có nghĩa vụ phải hủy bỏ hoặc buộc chuyển giao lại tên miền cho chủ thể quyền.  

Bross & Partners đã từng đại diện cho khách hàng Việt Nam đòi lại thành công tên miền honghagas.com tại Trung tâm trọng tài của WIPO trong Case No. D2010-0374. Chi tiết phán quyết này có thể xem tại: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/d2010-0374.html. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.