Tại sao phải chọn 1 trong 5 căn cứ nộp đơn khi đăng ký thương hiệu ở Hoa Kỳ?

Email: vinh@bross.vn

Năm Căn Cứ Nộp Đơn theo Luật Nhãn hiệu Mỹ

Rất khác biệt so với cả thế giới, Luật nhãn hiệu Mỹ (Lanham Act năm 1946) buộc bạn phải chọn 1 trong 5 căn cứ nộp đơn sau đây khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)[1]:

1. Nhãn hiệu nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), nghĩa là nhãn hiệu xin đăng ký với USPTO được xác định là đang sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ nộp đơn này thì Quý Công ty phải cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên nhãn hiệu đó ở Mỹ cùng bằng chứng hình ảnh sản phẩm có chứa nhãn hiệu; hoặc

2. Nhãn hiệu nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), nghĩa là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nó chưa được sử dụng tại Hoa Kỳ. Nếu sử dụng căn cứ nộp đơn này thì USPTO ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) sau khi giai đoạn phản đối 30 ngày kết thúc mà không có ai phản đối, trong đó yêu cầu người nộp đơn trong vòng 6 tháng phải nộp bằng chứng chứng minh bắt đầu sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; hoặc

3. Nhãn hiệu nộp theo Điều §44(d). Người nộp đơn dựa vào đơn đăng ký chính nhãn hiệu này (chưa được bảo hộ) nộp ở nước ngoài (như ở Việt Nam chẳng hạn) nhưng chưa quá 6 tháng tính đến ngày nộp đơn cho USPTO. Nếu lựa chọn căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ tạm đình chỉ xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu đã nôp cho USPTO cho đến khi nó nhận được bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài (Việt Nam).

4. Nhãn hiệu nộp theo Điều §44(e) được hiểu là nhãn hiệu xin đăng ký với USPTO dựa trên cơ sở nhãn hiệu này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký ở nước ngoài (Việt Nam). Thời hạn thẩm định dạng đơn này thường đơn giản và ngắn nhất so với các căn cứ nộp đơn còn lại. Cụ thể, sau khi Quý Công ty cung cấp bản dịch và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này (Việt Nam), USPTO sẽ xét nghiệm ngay nhãn hiệu xin đăng ký trước khi cho công bố trong vòng 30 ngày. Nếu không có phản đối, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được USPTO cấp.

5. Nhãn hiệu nộp theo Điều §66(a). Nếu nhãn hiệu xin đăng ký được nộp dưới dạng đơn Đăng Ký Quốc Tế[2] chỉ định Mỹ thì bắt buộc phải sử dụng căn cứ nộp đơn duy nhất theo Điều §66(a), hay còn gọi là dựa theo đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid. USPTO sẽ thẩm định đơn đăng ký quốc tế sau khi WIPO công bố đơn đăng ký quốc tế trên Công báo quốc tế[3]. Nếu không có căn cứ từ chối, USPTO sẽ thẩm định đơn đăng ký quốc tế trước khi cho công bố trong vòng 30 ngày. Nếu không có phản đối, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được USPTO cấp.

Vì sao Mỹ áp đặt nhiều Căn Cứ Nộp Đơn như vậy?

Trong khi Việt Nam áp dụng nguyên tắc chỉ cấp bảo hộ nhãn hiệu cho ai nộp đơn sớm nhất (hay còn gọi là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, hoặc “first to file”) thì ngược lại Mỹ lại áp dụng quy tắc chỉ cấp bảo hộ nhãn hiệu của ai được sử dụng sớm nhất trong thương mại ở lãnh thổ Mỹ. Nguyên tắc này ở Mỹ còn được gọi là sử dụng sớm nhất (“first to use”).

Tuy nhiên, vì Mỹ tham gia nhiều Công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ như Công ước Paris, Nghị định thư Madrid do vậy Luật Nhãn hiệu Mỹ cũng phải tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, chẳng hạn như Điều §66(a) có mục đích tuân thủ Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế trong khi các Điều §44(e) và Điều §44(d) tuân thủ quy định của Công ước Paris nói rằng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại một nước thành viên của Công ước Paris thì phải được hưởng quyền ưu tiên ở Mỹ nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đó được nộp tại USPTO không quá 6 tháng tính từ ngày nó được nộp ở nước xuất xứ.

Nhưng quan trọng hơn cả, Luật nhãn hiệu Mỹ thiết lập quy tắc xác định quyền ưu tiên (priority) và coi đó là một trong những trọng tâm của Luật nhãn hiệu. Cụ thể, ngoài quyền ưu tiên nguyên bản được xác định dành cho doanh nghiệp nào bán hàng, cung ứng dịch vụ mang nhãn hiệu sớm nhất trong thương mại ở Mỹ, thì còn có một loại quyền ưu tiên nữa tạm dịch là quyền ưu tiên dựa trên giả định sử dụng (“constructive use”) theo Điều 7(c) Lanham Act[4].

Nói một cách nôm na dễ hiểu hơn, ngày đầu tiên sử dụng trong thương mại (ở Mỹ), ngày nộp đơn đăng ký quốc tế hoặc ngày ưu tiên theo đơn đăng ký quốc tế được ghi nhận bởi WIPO, ngày nộp đơn nhãn hiệu với USPTO, ngày nộp đơn ở nước ngoài chưa đến 6 tháng tính đến ngày nộp đơn với USPTO, tùy trường hợp, đều làm phát sinh quyền ưu tiên dựa trên giả định sử dụng ở Mỹ. USPTO và hệ thống tòa án của Mỹ sẽ dựa vào lời khai chọn căn cứ nộp đơn cụ thể được tuyên bố bởi chính người nộp đơn khi nộp cho USPTO để xác định liệu người nộp đơn có trung thực khi chọn căn cứ nộp đơn làm phát sinh quyền ưu tiên dựa trên giả định sử dụng hay không, hoặc để xác định ai là người có quyền ưu tiên tốt hơn nhằm giải quyết một tranh chấp nhãn hiệu cụ thể trong thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu với Ban khiếu nại và xét xử Nhãn hiệu (TTAB[5]) trực thuộc USPTO, hoặc trong một vụ kiện xâm phạm quyền nhãn hiệu ở Tòa án cấp quận hoặc Tòa phúc thẩm liên bang.

 Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-24-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.