Những điểm thay đổi của Luật Nhãn hiệu Canada

Sau một thời gian dài xem xét và thảo luận, ngày 19/06/2014, Dự án Luật Nhãn hiệu 2014 của Chính phủ Canada đã chính thức được Hoàng gia phê duyệt. Những sửa đổi trong Luật Nhãn hiệu mới này là điều kiện để Canada có thể tham gia vào Nghị định thư Madrid, Hiệp ước Singapore và Thỏa ước Nice dưới sự thúc giục và ủng hộ của INTA đối với quốc gia này trong những năm qua. 

Những sửa đổi trong Luật Nhãn hiệu là kết quả của hàng loạt các cuộc tranh luận nảy lửa giữa Cơ quan SHTT và các cơ quan chính phủ, tuy nhiên, cuối cùng, các bên cũng đã đi tới được điểm chung thống nhất và Dự luật đã được thông qua với những nội dung thay đổi quan trọng sau hơn nửa thế kỷ tranh cãi và xem xét:

1. Xóa bỏ yêu cầu nộp Bản Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu kèm theo bằng chứng sử dụng trước khi cấp đăng ký bảo hộ đối với đơn nộp trên cơ sở dự định sử dụng.

Có lẽ việc thay đổi gây tranh cãi nhất của việc sửa đổi là việc xóa bỏ yêu cầu nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu như điều kiện tiên quyết để nộp đơn và việc xóa bỏ yêu cầu người nộp đơn phải lựa chọn và tuyên bố căn cứ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Canada.

Theo Luật chưa sửa đổi, Ngay Cơ quan nhãn hiệu Canada yêu cầu chủ đơn phải cung cấp các bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu thực sự trước khi được chính thức cấp văn bằng. Việc sử dụng này có thể là ở Canada hoặc ở một nước thành viên WTO nếu nhãn hiệu đã được biết đến ở Canada hoặc được đăng ký cùng nước xuất xứ. Hiện nay, người nộp đơn phải liệt kê trong đơn một (01) hoặc bốn (04) căn cứ nộp đơn và cùng với tuyên bố rằng người nộp đơn được sử dụng nhãn hiệu ở Canada cho hàng hóa và dịch vụ đăng ký. Theo quy định mới, một người có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nếu người đó đã từng sử dụng nhãn hiệu tại Canada hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu ở Canada hoặc đã có quyền sử dụng nhãn hiệu ở Canada. Tuy nhiên, đơn đăng ký nhãn hiệu mới không cần nộp kèm theo Bản tuyên bố dự định sử dụng như trước đây.

Việc sửa đổi này sẽ giải quyết những mâu thuẫn trong giai đoạn phản đối, vì một trong số các căn cứ phản đối là Điều 30 Luật Nhãn hiệu hiện hành nhưng hầu như không thực hiện. Thực tế người nộp đơn không bị yêu cầu chứng minh hoặc tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu tại bất kỳ thời điểm nào trước khi cấp đăng ký. Đáng chú ý là, quy định cũ không yêu cầu chủ đăng ký nhãn hiệu chứng minh việc sử dụng để có đăng ký có hiệu lực. Kết quả là, đăng ký nhãn hiệu có thể không được sử dụng thực tế vẫn có thể được bảo hộ độc quyền tại Canada trong vòng 3 năm đầu của đăng ký mà không bị yêu cầu chứng minh việc sử dụng.

Vì vậy, nhiều người bình luận rằng các dấu hiệu bù trừ cho sử dụng ở Canada sẽ trở thành khó khăn hơn và đánh giá quyền lợi như giữa các bên liên quan cạnh tranh sẽ trở nên phức tạp hơn. Một số người cho rằng sẽ có sự trục lợi của một số chủ thể đăng ký nhãn hiệu mà không sử dụng hoặc không có ý định sử dụng thực sự để cản trở các đơn đăng ký hợp pháp khác. Đáng chú ý là, pháp luật không quy định về việc nộp bằng chứng sử dụng sau khi đăng ký sẽ cân bằng việc loại bỏ các Tuyên bố sử dụng tiền đăng ký như hiện tại. Không giống như tại Hoa Kỳ, yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng để duy trì đăng ký vào thời điểm giữa của giai đoạn đầu và khi có yêu cầu gia hạn, luật sửa đổi Canada không quy định yêu cầu này. Chính cơ chế pháp luật sẽ là một thách thức cho yêu cầu sử dụng của người nộp đơn là họ có thể bị phản đối đơn trong giai đoạn chờ công bố và bị hủy bỏ sau khi được cấp đăng ký trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp.

2. Thời hạn hiệu lực giảm từ 15 năm xuống còn 10 năm: 

Để phù hợp với Hiệp ước Singapore, hiệu lực đăng ký nhãn hiệu giảm từ 15 năm (giai đoạn đầu của đăng ký) xuống còn 10 năm cho toàn bộ quá trình. Như vậy, trong giai đoạn hiện tại trước khi Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực (khoảng cuối 2015 đầu 2016), các chủ văn bằng nhãn hiệu giai đoạn đầu tới thời hạn gia hạn nên xem xét gia hạn ngay để được hưởng lợi thế dài hơn trong gia hạn theo Luật cũ là 15 năm. Tuy nhiên, việc gia hạn chỉ được thực hiện khi đến ngày gia hạn. Ngoài ra, Cơ quan nhãn hiệu Canada CIPO có thể xem xét giảm theo tỷ lệ phí gia hạn cho các thời hạn giảm, và phí trả gia hạn cho 15 năm có thể bị trả lại.

3. Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ theo Thỏa ước Nice. 

Sau khi quy định mới có hiệu lực, tất cả các đơn chưa được công bố sẽ được yêu cầu có một tuyên bố về việc hàng hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu đã được sử dụng hoặc dự định sử dụng, sẽ được phân lại theo nhóm của Bảng phân loại Nice. Đến nay, Canada vẫn là một trong số ít các quốc gia không công nhận Bảng phân loại Nice. Đối với các đơn hiện tại, yêu cầu có thông báo về sử dụng thương mại cho các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể có thể được chỉnh sửa bằng cách xóa đi từ “cụ thể là”. Điều này sẽ khiến CIPO hài hòa và hiệu quả hơn so với danh mục hàng hóa dịch vụ của Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ – USPTO. Thêm vào đó, sau khi sửa đổi luật Cơ quan đăng ký có thể thông báo cho các chủ sở hữu nhãn hiệu đã được bảo hộ ngày hiệu lực về các hàng hóa và dịch vụ phân loại theo Bảng phân loại Nice. Theo đó, mặc dù những nhóm theo Bảng phân loại Nice không được chấp nhận cho đến khi sửa đổi luật có hiệu lực nhưng người nộp đơn mới có thể xem xét trước và phân loại hàng hóa dịch/ vụ theo Bảng phân loại Nice. Tới khi Luật sửa đổi có hiệu lực, việc tuân thủ sẽ dể dàng đạt được bằng cách thêm vào số nhóm theo Bảng phân loại Nice. Mặc dù  hiện tại Canada áp dụng nộp đơn mỗi nhóm 1 đơn riêng và không phụ thuộc vào phạm vi và số lượng của hàng hóa và dịch vụ nhưng cách thức thu lệ phí cho mỗi nhóm sẽ được thực hiện sau khi Luật sửa đổi có hiệu lực sẽ thay đổi.

4. Xóa bỏ giai đoạn chấp thuận: 

Khi Tuyên bố sử dụng được loại bỏ, giai đoạn tiếp theo hiện tại được gọi là "chấp thuận" (Allowance) sẽ không còn áp dụng và các đơn không bị phản đối sẽ tự động được cấp đăng ký. Việc sửa đổi quy định rằng các đơn đang ở đang ở giai đoạn “chấp thuận” khi luật mới có hiệu lực sẽ được phép cấp đăng ký mà không phải nộp tuyên bố sử dụng, , ngay cả khi đơn được nộp trên cơ sở dự định sử dụng ở Canada.

5. Các thuật ngữ. 

Các khái niệm viết dưới dạng cách biệt như “trade-mark” được sửa đổi thành “trademark”, “trade-name” được việt thành “trade name” và “wares” trở thành “goods”. Một nhãn hiệu hiện giờ được xác định là “một dấu hiệu hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu đã được sử dụng hoặc dự định sử dụng bởi một cá nhân cho mục đích phân biệt hoặc để phân biệt với hàng hóa và dịch vụ của người khác, hoặc nhãn hiệu chứng nhận”. Theo khái niệm cũ, một dấu hiệu được xác định bao gồm “1 từ, một tên riêng, 1 kiểu dáng, 1 chữ cái, một chữ số, 1 màu sắc, một hình ảnh, một hình 3D, 1 ảnh chuyển động, 1 bao gói, 1 âm thanh, 1 mùi vị, 1 kết cấu và 1 điểm của dấu hiệu”, do đó trái với Điều 15 của Hiệp định Trips. Khái niệm “1 nhãn hiệu dự kiến sử dụng” được loại bỏ như là một phần riêng biệt của nhãn hiệu theo quy định mới. Ngoài ra, khái niệm “chiêu bài phân biệt” (xác định theo luật hiện hành gồm hình dáng bên ngoài của sản phẩm phân biệt hoặc một dạng bao gói sản phẩm phân biệt) cũng được xóa bỏ như là phần riêng của nhãn hiệu, và (chủ yếu) đưa vào khái niệm dấu hiệu của nhãn hiệu. Khái niệm nhãn hiệu chứng nhận (theo Hiệp ước Singapore không áp dụng; Điều 2 (2)(b) của Hiệp ước) vẫn còn tồn phần riêng của nhãn hiệu theo luật mới

Xóa bỏ khái niệm nhãn hiệu “liên kết”. Luật hiện hành đặc biệt thừa nhận nhãn hiệu liên kết với nhãn hiệu đã được bảo hộ và Cơ quan đăng ký không ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào của chủ sở hữu trong nhóm nhãn hiệu liên kết trừ khi tất cả các nhãn hiệu liên kết được chuyển nhượng. Theo Luật sửa đổi, nhãn hiệu liên kết bị xóa bỏ, Cơ quan đăng ký cấm ghi nhận sửa đổi chủ sở hữu. Sự thay đổi này được hoan nghênh trong chừng mực pháp luật hiện hành tạo ra trở ngại cho việc chuyển nhượng nhãn hiệu quá phức tạp. Tuy nhiên, theo luật mới, các chủ sở hữu nhãn hiệu trong chuyển nhượng sẽ phải đảm bảo rằng họ không tạo ra sự thiếu khả năng phân biệt do tách quyền sở hữu và các nhãn hiệu bị tương tự gây nhầm lẫn.

6. Bằng chứng về khả năng phân biệt. 

Theo pháp luật hiện hành, việc sửa đổi quy định một đăng ký có thể được giới hạn trong vùng lãnh thổ được xác định ở Canada, trong đó nhãn hiệu được chứng minh là có tính phân biệt. Theo pháp luật hiện hành, bằng chứng về khả năng biệt được yêu cầu chỉ khi người nộp đơn tuyên bố rằng nhãn hiệu của mình có tính phân biệt trước khi nộp đơn, dù cho nhãn hiệu chỉ gồm dấu hiệu tên hoặc họ hoặc các từ mô tả hàng hoá, dịch vụ. Bằng chứng như vậy được cung cấp cho cơ quan đăng ký cụ thể dưới hình thức của một bản tuyên thệ hoặc tuyên bố pháp lý. Theo luật sửa đổi, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng mà cơ quan Đăng ký yêu cầu rằng nhãn hiệu có khả năng phân biệt vào thời điểm nộp đơn đăng ký áp dụng theo: (a) người nộp đơn tìm cách khắc phục Thông báo từ chối bảo hộ do nhãn hiệu là tên hoặc họ hoặc mô tả sản phẩm rõ ràng; (b) đánh giá sơ bộ của Đăng ký là nhãn hiệu hàng hoá không có khả năng tự phân biệt; (c) nhãn hiệu chứa một màu sắc duy nhất hoặc là sự kết hợp của màu sắc mà không có đường nét phác họa độc đáo; hoặc (d) nhãn hiệu chứa các dấu hiệu độc quyền hoặc chủ yếu thuộc đối tượng nhãn hiệu phi truyền thống, như là hình ảnh 3 chiều của sản phẩm, âm thanh, mùi vị hoặc bố cục.

7. Tính tiêu chuẩn. 

Luật mới quy định rằng đơn đăng ký không bị hạn chế bảo hộ cho bất kỳ font chữ, kích thước hay màu sắc mà có thể tạo nên một nhãn hiệu có khả năng phân biệt. 

 Theo pháp luật hiện hành của Canada, các đơn nhãn hiệu không được phép làm thủ tục tách đơn. Luật sửa đổi quy định về giới hạn đơn đăng ký để một phần của hàng hóa /dịch vụ yêu cầu bảo hộ và tách riêng thành một đơn nhãn hiệu khác để bảo hộ hàng hóa và dịch vụ đã được xác định trong đơn gốc. Điều này quy định người nộp đơn khi bị từ chối hoặc phản đối trong quá trình thẩm định, mà phần từ chối hoặc phản đối không liên quan đến một phần của hàng hóa và dịch vụ mà người nộp đơn đăng ký mong muốn đăng ký thì có thể tiến hành tách đơn. Luật sửa đổi cũng quy định Cơ quan đăng ký sau đó có thể sửa đổi các đăng ký để hợp nhất thành 1 đăng ký nhãn hiệu hàng hoá bắt nguồn từ các đơn ban đầu cùng cho 1 nhãn hiệu.

Luật mới quy định rằng quyền ưu tiên theo Công ước Paris có thể được sử dụng bởi việc đăng ký tại bất kỳ thành viên Công ước Paris và không bị giới hạn như hiện nay với đơn của người nộp đơn tại quốc gia xuất xứ. Việc sửa đổi cũng loại bỏ việc cấm kéo dài thời gian thời hạn quyền ưu tiên có thể được yêu cầu một thời gian gia hạn tối đa bảy ngày, nhưng chỉ có thể được yêu cầu chỉ một lần duy nhất khi kết thúc giai đoạn sáu tháng đầu tiên. Luật mới cũng đặc biệt quy định rằng một yêu cầu ưu tiên có thể bị bác bỏ.

10. Sửa lỗi hiển nhiên.

Việc sửa đổi điều chỉnh sự thiếu hụt phiền hà trong pháp luật hiện hành bằng cách việc quy định cơ quan Đăng ký với các quyết định để sửa bất kỳ lỗi nào trong mục này vào sổ đăng ký mà rõ ràng từ các tài liệu liên quan đến một nhãn hiệu đã đăng ký. Hiện nay, cơ quan Đăng ký ở vị trí không có quyền sửa những lỗi này, kể cả trường hợp lỗi phát sinh do xét nghiệm viên CIPO, do đó khiến chủ sở hữu phải chịu chi phí tìm kiếm khắc phục thông qua Tòa án Liên bang. Tuy nhiên, luật mới đòi hỏi chủ đăng ký phải thận trọng: việc sửa chữa phải thực hiện trong vòng sáu tháng. Quy định mới cũng quy định rằng quyền ưu tiên có thể bị mất trong trường hợp này.

Luật mới đặc biệt cung cấp 2 căn cứ mới để phản đối gắn với điều kiện tiên quyết của người nộp đơn khi nộp đơn đăng ký là tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn không sử dụng nhãn hiệu và không dự định sử dụng ở Canada và người nộp đơn không có quyền sử dụng nhãn hiệu ở Canada cho các hàng hóa dịch vụ yêu cầu bảo hộ. Việc sửa đổi cũng quy định cụ thể rằng việc nộp đơn không đáp ứng yêu cầu theo Bảng phân loại Nice cũng căn cứ để phản đối. Quy định hiện hành quy định rõ ràng thẩm quyền của Cơ quan đăng ký được đình chỉ toàn bộ hoặc một phần của yêu cầu phản đối trước khi nộp đơn phản đối, văn phòng nhận phản đối từ trước đến này đã giải quyết bằng cách ban hành 01 thông báo phản đối khi nhận được yêu cầu phản đối. Luật sửa đổi quy định việc xác nhận công văn phản đối chỉ cần tuyên bố của người nộp đơn là dự định trả lời phản đối. Thêm vào đó, quy định mới bắt buộc bên phản đối phải cung cấp cho các bên khác bằng chứng và văn bản nộp tới Cơ quan đăng ký, và quy định rằng quá trình phản đối được coi là bị bác bỏ hoặc đơn bị đình chỉ do không cung cấp tài liệu như yêu cầu. Cuối cùng, Luật sửa đổi quy định cơ quan đăng ký có thể ra quyết định chia tách từ chối từng phần trong đơn đơn với các nhóm hàng hóa/dịch vụ.

12. Điều 45 Hủy hiệu lực từng phần..

Luật mới quy định rằng việc hủy hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng có thể được giới hạn cho 1 số sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hộ. Khác với hiện tại, việc hủy hiệu lực nhãn hiệu ở Canada phải áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc cho phép tiếp cận từng sản phẩm dịch vụ có thể sẽ làm giảm các tranh chấp và nhãn hiệu không sử dụng trong giai đoạn nào liên quan đến hàng hóa/dịch vụ sẽ có lợi cho bên yêu cầu. Mặc dù vậy, Cơ quan đăng ký sẽ tiếp tục có quyền thực hiện hủy hiệu lực nhãn hiệu sau năm thứ ba kể từ khi được cấp đăng ký, theo yêu cầu của bên thứ ba. Hiện tại, chính sách của CIPO là cơ quan đăng ký không thực thi các quyền này theo yêu cầu của bên thứ ba, và nó chỉ được xem xét nếu chính sách của CIPO thay đổi để quy định một bộ phận kiểm tra sơ bộ trên việc sử dụng các đăng ký có hiệu lực nhằm hạn chế những đăng ký không sử dụng.

13. Nhãn hiệu bị cấm. Nhãn hiệu phi truyền thống dưới dạng không nhìn thấy được vẫn chưa được chấp thuận, tuy nhiên tên của tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ và tên viết tắt của nó sẽ được bảo hộ riêng cho tổ chức đó.