ĐỀ XUẤT KHUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÔNG NHẬN VÀ THỰC THI QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM (PHẦN 1)

ĐỀ XUẤT KHUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÔNG NHẬN

VÀ THỰC THI QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM[i]

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Tiến sĩ Phan Ngọc Tâm – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là nghĩa vụ đối với tất cả các nước thành viên của Công ước Paris 1883 và Hiệp định về các khía cạnh có liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) gắn liền với sự hình thành của Tổ chức thương mại thế giới WTO, trong đó có Việt Nam. Chế định bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  được đưa vào Luật SHTT năm 2005, trong đó Nhãn hiệu nổi tiếng  được định nghĩa là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn trong 10 năm qua cho thấy có nhiều vấn đề khó khăn, bất cập liên quan đến bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  nảy sinh trong cả thủ tục xác lập quyền lẫn thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu nổi tiếng , chẳng hạn như tình trạng “tự phong”[ii] khá phổ biến nhãn hiệu có trước là Nhãn hiệu nổi tiếng  làm căn cứ từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp sau bao gồm cả tình huống hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu nộp sau không tương tự với nhãn hiệu có trước, hoặc đánh đồng phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu nổi tiếng  là như nhau trong mọi trường hợp, hoặc cơ quan thực thi khá lúng túng, dè dặt bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  trong thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền vì điều kiện bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  là chủ thể quyền phải nộp tài liệu chứng cứ chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu theo 8 tiêu chí nêu tại Điều 75 của Luật SHTT.

Thực trạng trên dẫn đến việc cần phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện hơn khuôn khổ pháp luật quốc tế về bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  để một mặt vừa giúp chúng ta hiểu đúng bản chất cốt lõi của Nhãn hiệu nổi tiếng , nghĩa vụ của Việt Nam trong thi hành cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ và mặt khác giúp cơ quan xác lập quyền và cơ quan thực thi trong chức năng quyền hạn của mình bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  theo đúng bản chất của nó, mở đường cho khả năng hiện thực hóa nỗ lực làm cân bằng quyền và lợi ích của chủ sở hữu Nhãn hiệu nổi tiếng  với quyền tự do cạnh tranh của bên thứ ba và đồng thời kìm chế xu hướng lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Trên tinh thần đó, bằng bài tham luận này chúng tôi xin được trình bày quan điểm của mình xung quanh việc nhìn nhận lại bản chất của Nhãn hiệu nổi tiếng  và đề xuất cách hoàn thiện nó nhằm giải quyết các khó khăn nêu trên.

1.Điều 6bis Công ước Paris 1883

Điều 6bis về bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  Công ước Paris[iii] quy định

(1) Một cách mặc nhiên nếu luật quốc gia cho phép điều đó, hoặc theo đề nghị của bên có liên quan, các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự. Những quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào hoặc là sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó.

(2) Thời hạn được yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu như vậy: không ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Các nước thành viên của Liên minh có quyền quy định thời hạn theo đó có thể yêu cầu cấm sử dụng nhãn hiệu.

(3) Không được phép quy định thời hạn yêu cầu huỷ bỏ hoặc ngăn cấm việc sử dụng những nhãn hiệu được đăng ký hoặc được sử dụng với dụng ý xấu.

Diễn giải theo cách đơn giản hơn theo quy định trên thì nghĩa vụ bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  bởi các nước thành viên bị ràng buộc bởi 5 nguyên tắc:

1. Nước thành viên phải từ chối, hủy bỏ và cấm sử dụng nhãn hiệu cấu thành bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch (kể cả phần cơ bản của nhãn hiệu đó) mà có thể gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu nổi tiếng  hoặc phần cơ bản của Nhãn hiệu nổi tiếng  được sử dụng cho hàng hóa trùng hoặc tương tự;
2. Thời hiệu hủy bỏ hiệu lực đối với đăng ký nhãn hiệu là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của Nhãn hiệu nổi tiếng  không được ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký ;
3. Không được quy định thời hiệu đối với trường hợp hủy bỏ hoặc cấm sử dụng nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng có dụng ý xấu (bad faith)
4. Bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  là bảo hộ chống lại hành vi đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cấu thành bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch mà có thể gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu nổi tiếng  hoặc phần cơ bản của Nhãn hiệu nổi tiếng
5. Không yêu cầu Nhãn hiệu nổi tiếng  phải đã đăng ký

Vì Nhãn hiệu nổi tiếng  được đưa vào một trong những văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên về quyền sở hữu công nghiệp trong bối cảnh trình độ khoa học và công nghệ thời kỳ đầu những năm 20 của thế kỷ 20 còn sơ khai do vậy chắc chắn nó không thể không bộc lộ những hạn chế. Chẳng hạn như Công ước Paris không định nghĩa thế nào là Nhãn hiệu nổi tiếng , không xác định cái gì cấu thành Nhãn hiệu nổi tiếng , thay vì thế giao phó cho các nước thành viên tự quyết định bằng luật quốc gia của mình. Hơn nữa, cần lưu ý rằng Điều 6bis chỉ áp dụng đối với nhãn hiệu hàng hóa, nghĩa là không bao gồm nhãn hiệu dịch vụ.

2. Hiệp định TRIPs

Hiệp định về các khía cạnh có liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (hay còn gọi là Hiệp định TRIPs) là kết quả của vòng đàm phán Uruguay liên quan đến Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT) vào năm 1994. Nó có hiệu lực từ ngày 1/1/1995 cùng với sự ra đời của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hiệp định TRIPs mang tính chất một thỏa ước quốc tế đa phương mà ở đó WTO đặt ra tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ mà các quốc gia có nghĩa vụ phải tuân thủ để làm điều kiện tiên quyết được WTO chấp nhận tư cách thành viên[iv]

Nhãn hiệu nổi tiếng  được đề cập tại Điều 16 của Hiệp định TRIPs – các quyền được cấp, cụ thể:

1. Chủ sở hữu một nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký phải có độc quyền ngăn cấm những người không được phép của mình sử dụng trong hoạt động thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hoá hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với những hàng hoá hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng như vậy có nguy cơ gây nhầm lẫn. Việc sử dụng cùng một dấu hiệu cho cùng một loại hàng hoá  hoặc dịch vụ phải bị coi là có nguy cơ gây nhầm lẫn. Các quyền nêu trên sẽ không làm tổn hại đến bất kỳ quyền nào tồn tại trước, cũng không cản trở các Thành viên cấp các quyền trên cơ sở sử dụng.
2. Điều 6^bis Công ước Paris (1967) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, đối với các dịch vụ. Để xác định một nhãn hiệu hàng hoá có nổi tiếng hay không, phải xem xét danh tiếng của nhãn hiệu hàng hoá đó trong bộ phận công chúng có liên quan, kể cả danh tiếng tại nước Thành viên tương ứng đạt được nhờ hoạt động quảng cáo  nhãn hiệu hàng hoá đó.
3. Điều 6^bis Công ước Paris (1967) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, đối với những hàng hoá hoặc dịch vụ không tương tự với những hàng hoá hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo một nhãn hiệu hàng hoá, với điều kiện là việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đó cho những hàng hoá hoặc dịch vụ nói trên có khả năng làm người ta hiểu rằng có sự liên quan giữa những hàng hoá hoặc dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký và với điều kiện là lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký có nguy cơ bị việc sử dụng nói trên gây tổn hại.

Quy định nêu trên của Hiệp định TRIPs có thể được hiểu như sau:

1. Hiệp định TRIPs bổ sung khiếm khuyết nhãn hiệu dịch vụ ở Điều 6bis Công ước Paris bằng cách bổ sung nghĩa vụ các thành viên là phải bảo hộ thêm đối với nhãn hiệu dịch vụ
2. Khi quyết định NH có nổi tiếng hay không, nước thành viên phải tính đến sự biết đến nhãn hiệu đó bởi bộ phận công chúng có liên quan, bao gồm cả sự biết đến nhãn hiệu ở nước thành viên liên quan mà có được nhờ quảng bá nhãn hiệu
3. Bằng cách bổ sung Điều 6bis Công ước Paris phải được áp dụng đối với cả hàng hóa/dịch vụ mà không tương tự với hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu đã đăng ký với điều kiện (i) việc sử dụng nhãn hiệu đó có thể chỉ ra mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ đó với chủ nhãn hiệu đã đăng ký, và (i) lợi ích của chủ nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị tổn hại bởi việc sử dụng đó.

Như vậy, xem xét toàn diện Điều 16 Hiệp định TRIPs thì nghĩa vụ bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  bởi các nước thành viên có thể được biểu thị như sau:

1. Nhãn hiệu trùng + hàng hóa/dịch vụ trùng = giả định là có khả năng gây nhầm lẫn (TRIPs 16.1)
2. Nhãn hiệu trùng/tương tự + hàng hóa/dịch vụ trùng/tương tự + đã đăng ký hoặc không đăng ký = bị cấm nếu có khả năng gây nhầm lẫn (gồm cả bản dịch, bản sao, bắt chước) [Điều 6bis và TRIPs(1) & (2)]
3. Nhãn hiệu trùng/tương tự + hàng hóa/dịch vụ không trùng/không tương tự + đã đăng ký = bị cấm nếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện (i) chỉ dẫn mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ với chủ NH đã đăng ký và (ii) lợi ích của chủ nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị tổn hại bởi việc sử dụng đó [Điều 6bis và TRIPs 16(3)]

Như vậy nghĩa vụ (a) là đương nhiên đang tồn tại ở luật nhãn hiệu các nước và chỉ liên quan đến nhãn hiệu thông thường trong khi đó nghĩa vụ (b) và (c) chỉ áp dụng đối với bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng .

3. Khuyến nghị của WIPO năm 1999

Bất kể sự tồn tại của Điều 6bis Công ước Paris và Điều 16 Hiệp định TRIPs, bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  ở nhiều nước xuất hiện xu hướng không đảm bảo tính thống nhất của luật quốc gia trong việc thi hành nghĩa vụ bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng . Mặt khác, việc áp dụng trực tiếp quy định về bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  theo Điều 6bis Công ước  Paris hoặc Điều 16(2)&(3)TRIPs vẫn còn gây nhiều tranh cãi ở các nước thành viên, hoặc dẫn đến các kết quả xử lý khác nhau do còn nhiều bất đồng, hoặc thậm chí còn bị chỉ trích là bảo hộ quá nhiều cho các công ty lớn, thậm chí một số ý kiến cho rằng bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  đã thoát khỏi quá xa 2 nguyên tắc trung tâm của luật nhãn hiệu: giới hạn quyền theo lãnh thổ và khả năng gây nhầm lẫn.

Trong bối cảnh đó, WIPO đã thành lập một Ủy Ban Chuyên Gia về Nhãn hiệu nổi tiếng   (Committee of Experts on Well-known Trademarks) với mục đích đánh giá, xem xét các tiêu chuẩn được đặt ra để xác định Nhãn hiệu nổi tiếng  và những giải pháp nhằm thực thi và bảo hộ một cách hiệu quả Nhãn hiệu nổi tiếng  trên toàn thế giới. Tháng 09/1999, Đại Hội đồng của Liên minh Công ước Paris và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đã ban hành một Bản khuyến nghị chung bao gồm 6 điều khoản nhằm mục đích làm rõ và bổ sung những quy định pháp luật hiện hành về bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  theo Công ước Paris và Hiệp định TRIPs.

Khuyến nghị của WIPO có một số đặc điểm đáng lưu ý sau:

1. Không có định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  là gì trong Khuyến nghị của WIPO
2. 6 điều khoản kèm theo chú giải bởi Văn phòng quốc tế WIPO, trong đó quy định về 6 yếu tố được khuyến nghị trước khi quyết định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không nổi tiếng ở một nước thành viên, làm rõ thuộc tính “bộ phận công chúng có liên quan”, phạm vi bảo hộ, vấn đề bad faith, xác định nhãn hiệu xung đột, giải quyết xung đột tên thương mại, cách xử lý đối với tên miền
3. Khuyến nghị quy định rằng 3 yếu tố sau không được yêu cầu làm điều kiện công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng :

1. nhãn hiệu đã được sử dụng hoặc đã được đăng ký hoặc đơn đăng ký đã được nộp ở nước thành viên có liên quan
2. nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng, hoặc đã được đăng ký hoặc đơn đăng ký đã được nộp ở nước thành viên mà khác với nước thành viên có liên quan
3. nhãn hiệu được biết tới rộng rãi bởi quảng đại công chúng (public at large)
4. Khuyến nghị WIPO không có giá trị ràng buộc[v] nước thành viên phải áp dụng hoặc đưa vào luật quốc gia áp dụng mà chỉ có ý nghĩa khuyến nghị thành viên sử dụng toàn bộ hoặc một phần để công nhận và bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng ; cách quy định linh hoạt, không áp đặt giúp các thành viên có thể vận dụng linh hoạt trong luật quốc gia của mình

4. 6 yếu tố cần phải xem xét trước khi quyết định liệu một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không ở một nước thành viên:

1. Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan
2. Thời gian, quy mô và khu vực địa lý sử dụng nhãn hiệu
3. Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá và giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
4. Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký trong chừng mực mà chúng phản ánh việc sử dụng hoặc công nhận nhãn hiệu
5. Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền
6. Giá trị gắn liền với nhãn hiệu

5. Nguyên tắc đánh giá 6 yếu tố

1. Cần phải tính đến mọi tình huống mà căn cứ vào đó có thể suy ra một NH có nổi tiếng hay không nổi tiếng
2. 6 yếu tố được khuyến nghị chỉ mang tính chất gợi ý, nghĩa là nước thành viên còn có thể quy định các yếu tố khác nhưng theo nguyên tắc chung là phải xem xét thận trọng mọi thông tin/bằng chứng được cung cấp bởi chủ Nhãn hiệu nổi tiếng , và không yếu tố nào trong số 6 yếu tố trên mang ý nghĩa là điều kiện kiện tiên quyết dẫn tới quyết định NH là nổi tiếng
3. Tùy từng ngữ cảnh cụ thể cuả vụ việc, có thể sẽ phải xem xét tất cả 6 yếu tố; trường hợp khác thì chỉ cần xem xét một hoặc vài yếu tố trong đó.

6. Bộ phận công chúng có liên quan (relevant sector of the public) có thể tồn tại dưới 3 dạng nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn ở 3 dạng này:

1. người tiêu dùng thực tế/tiềm năng của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
2. Người có liên quan đến kênh phân phối hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
3. Nhóm chủ thể kinh doanh có liên quan đến hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
4. Nước thành viên có thể quyết định NH là nổi tiếng nếu nó được biết tới rộng rãi bởi  ít nhất một bộ phận công chúng có liên quan
5. Nước thành viên cũng có thể quyết định nhãn hiệu là nổi tiếng ngay cả khi nó được biết tới (không rộng rãi) bởi một bộ phận công chúng có liên quan, hoặc thậm chí ngay cả khi nó không được biết tới rộng rãi hoặc không được biết tới bởi bất kỳ bộ phận công chúng có liên quan nào, và trong trường hợp này nước thành viên đó có thể yêu cầu nhãn hiệu đó phải được công nhận là nổi tiếng ở một hoặc một vài lãnh thổ khác. Đây là tình huống nhãn hiệu nổi tiếng ở ngoài lãnh thổ nước thành viên nơi có tranh chấp liên quan đến Nhãn hiệu nổi tiếng .

7. Phạm vi bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng

1. Nước thành viên có nghĩa vụ bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  chống lại việc đăng ký hoặc sử dụng (a) nhãn hiệu xung đột, (b) tên thương mại, và (c) tên miền internet ít nhất tính từ thời điểm nhãn hiệu trở thành nổi tiếng ở nước thành viên đó. Quy định này không áp dụng để giải quyết xung đột giữa Nhãn hiệu nổi tiếng  và chỉ dẫn địa lý mặc dù nước thành viên có thể tự do quy định phạm vi bảo hộ rộng hơn
2. Ý đồ xấu (bad faith) có thể được coi là một trong số các yếu tố đánh giá hành vi xâm phạm Nhãn hiệu nổi tiếng  vì các vụ việc Nhãn hiệu nổi tiếng  thường hay liên quan đến yếu tố bad faith

8. Nhãn hiệu xung đột
   1. Một nhãn hiệu bị xem là xung đột với Nhãn hiệu nổi tiếng  nếu nó, hoặc phần cơ bản của nó, là bản sao, bản bắt chước, bản dịch, bản phiên âm, có khả năng gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu nổi tiếng , nếu nhãn hiệu đó, hoặc phần cơ bản của nó, được sử dụng hoặc được nộp đơn đăng ký hoặc được đăng ký cho hàng hóa/dịch vụ mà trùng hoặc tương tự với hàng hóa/dịch vụ mang Nhãn hiệu nổi tiếng

(ii)        Với cùng dữ kiện trên bất kể hàng hóa/dịch vụ không trùng/không tương tự nhưng với điều kiện một trong ba điều kiện sau được đáp ứng:

(a)  việc sử dụng nhãn hiệu chỉ ra mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ được sử dụng/nộp đơn/đăng ký và chủ sở hữu Nhãn hiệu nổi tiếng , và có khả năng gây tổn hại lợi ích của chủ Nhãn hiệu nổi tiếng ; hoặc

(b) việc sử dụng có khả năng gây tổn hại hoặc làm lu mờ (dilution) theo cách không lành mạnh đặc tính phân biệt của Nhãn hiệu nổi tiếng ; hoặc

(c) việc sử dụng đó lợi dụng đặc tính phân biệt của Nhãn hiệu nổi tiếng

3. Nước thành viên không có nghĩa vụ phải bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng  trong cả 2 trường hợp có khả năng gây nhầm lẫn hoặc khả năng làm tổn hại lợi ích của chủ Nhãn hiệu nổi tiếng  nếu Nhãn hiệu nổi tiếng  đó được quyết định là nổi tiếng ở nước thành viên đó sau ngày mà nhãn hiệu xung đột được sử dụng/nộp đơn, trừ khi có căn cứ chứng minh người nộp đơn nhãn hiệu xung đột có ý đồ xấu.

4. Định nghĩa và xác định bản chất của Nhãn hiệu nổi tiếng

Khuôn khổ pháp luật quốc tế từ Công ước Paris, TRIPs cho đến Khuyến nghị của WIPO năm 1999 đều không định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  là gì. Hiện nay rất ít nước trên thế giới định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  trong luật quốc gia. Trung Quốc cũng không định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  trong luật mà chỉ định nghĩa ở văn bản hướng dẫn. Chẳng hạn như Lệnh số 5 hướng dẫn Luật NH năm 2001 của Trung Quốc định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  là nhãn hiệu mà được biết tới rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan và sở hữu mức độ danh tiếng tương đối cao ở Trung Quốc. Đến khi ban hành Luật NH năm 2013, trong Lệnh số 66 hướng dẫn thi hành đạo luật này yếu tố “danh tiếng” trong định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  đã bị lược bỏ, theo đó Nhãn hiệu nổi tiếng  là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan tại Trung Quốc. Ấn Độ định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  khá dài tại tiểu đoạn (zg) Điều 2 Luật NH năm 1999    “Nhãn hiệu nổi tiếng , liên quan đến bất kỳ hàng hóa/dịch vụ, có nghĩa là nhãn hiệu mà đã trở thành bộ phận cơ bản của công chúng sử dụng hàng hóa hoặc tiếp nhận dịch vụ đến mức mà việc sử dụng nhãn hiệu đó liên quan đến hàng hóa/dịch vụ khác sẽ có thể được thực hiện với ý nghĩa chỉ ra mối liên hệ trong quá trình kinh doanh và cung ứng dịch vụ giữa hàng hóa/dịch vụ đó và người đang sử dụng nhãn hiệu được nhắc đến đầu tiên ở trên”

Việt Nam định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng  tại khoản 20 điều 4 Luật SHTT 2005, cụ thể Nhãn hiệu nổi tiếng  nghĩa là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Bản thân thuật ngữ “well-known”, “famous”, “notorious”, “mark with reputation”, “reputed mark”, “renowned mark” được sử dụng không thống nhất nhưng theo điều tra của AIPPI thì thuật ngữ well-known mark được sử dụng phổ biến nhất. “Famous mark” hay được sử dụng bởi  US, Japan, Hungary, Egypt, Korea, Mexico, Turkey trong khi Canada thì sử dụng cả famous và well-known mà hầu như không phân định sự khác biệt. “Mark with reputation”, “reputed mark” hay được dùng bởi các nước thành viên EU, “notorious” được sử dụng ở Switzerland, Germany[vi]. Tuy nhiên, tựu trung lại các thuật ngữ trên về cơ bản đều cùng có nội hàm mô tả trạng thái được nhiều người biết tới với hàm ý tích cực nhờ danh tiếng/uy tín (“well-known” có nghĩa là: widely or generally known, “famous”: known about by many people, notorious: famous or well known, typically for some bad quality or deed)[vii]

Xét theo mức độ biết đến bởi công chúng, chúng tôi cho rằng về cơ bản có thể phân thành 3 loại nhãn hiệu: (a) nhãn hiệu thông thường, (b) nhãn hiệu trung gian đứng giữa Nhãn hiệu nổi tiếng  và nhãn hiệu thông thường, và (c) nhãn hiệu nổi tiếng. Loại (b)[viii] được Việt Nam gọi là nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi (widely used and recognized mark) theo quy định tại điểm g khoản 2 điều 74 Luật SHTT. Loại (b) không phải là Nhãn hiệu nổi tiếng  nhưng có quyền ưu tiên tốt hơn so với loại (a) ở chỗ nó cho phép chủ nhãn hiệu đã sử dụng trước dù không nộp đơn đăng ký có thể phản đối đơn đăng ký hoặc hủy bỏ đăng ký đã được cấp với điều kiện nhãn hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi (Việt Nam) hoặc có tầm ảnh hưởng nhất định (China)

Nhãn hiệu nổi tiếng  – loại (c) – là dạng đặc biệt vì luôn tồn tại cùng lúc 3 thuộc tính khách quan (i) nhận biết được bởi công chúng với tư cách là một nguồn gốc thương mại, (ii) phạm vi biết đến ở mức độ cao, và (iii) danh tiếng gắn liền với sản phẩm/dịch vụ. Sự có mặt của cùng lúc 3 thuộc tính trên làm cho nó vượt ra ngoài thuộc tính của nhãn hiệu thông thường là chức năng phân biệt nguồn gốc thương mại (thường mang đặc tính tĩnh) phát triển thành đặc tính động. Sự có mặt của đặc tính động làm cho một nhãn hiệu có thể nổi tiếng ở thị trường này nhưng lại không đủ nổi tiếng ở thị trường khác, hoặc Nhãn hiệu nổi tiếng  có thể trở thành nhãn hiệu thông thường khi đặc tính (b) và (c) bị suy giảm hoặc biến mất, hoặc ngược lại. Như vậy, bản chất của Nhãn hiệu nổi tiếng  thực chất không phải là một loại nhãn hiệu đặc biệt mà chỉ là một tình trạng hoặc trạng thái nổi tiếng gắn liền với một thời điểm cụ thể cho một loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể.

(CÒN TIẾP)

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có năng lực và kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, xác lập quyền, đại diện pháp lý tham gia xử lý hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở cả Việt Nam và nước ngoài. Trong trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

[i] Đây là bài tham luận (được trích từ Bản báo cáo nghiên cứu dày 190 trang đã công bố ngày 28/11/2017 tại thuộc “Dự án bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” do Bộ Khoa học Công Nghệ và INTA tài trợ được thực hiện bởi 2 tác giả Luật sư Lê Quang Vinh và Tiến sĩ Phan Ngọc Tâm). Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners cũng đã trực tiếp trình bày theo lời mời của Cục SHTT tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật sở hữu trí tuệ tại trụ sở của Cục SHTT tổ chức ngày 22 và 23/12/2016.

[ii] Một trong các ví dụ có thể kể ra gồm: nhãn hiệu Bellagio/đơn 4-2009-25326 xin đăng ký cho xe máy và phụ tùng xe máy ở nhóm 12 bị từ chối theo điều 74.2(e) Luật SHTT vì Cục SHTT cho rằng nó tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng Piaggio theo đăng ký quốc tế số 336048; hoặc nhãn hiệu MORI LEE/đơn số 4-2010-20207 xin đăng ký cho dịch vụ mua bán áo cưới, váy cưới và cho thuê váy cưới thuộc nhóm 35 & 45 bị từ chối theo điều 74.2(g) Luật SHTT vì Cục SHTT cho rằng nó tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu LEE được người tiêu dùng biết đến rộng rãi của The H.D. Lee Company

[iii] Lần đầu tiên ở khuôn khổ pháp luật quốc tế, Nhãn hiệu nổi tiếng  được đưa vào lần sửa đổi Công ước Paris năm 1925 xuất phát từ kết quả của Hội nghị sửa đổi tại Hague, Hà Lan năm 1925. Sau đó nó được sửa đổi tại Hội nghị ở Luân Đôn năm 1934 và Lisbon năm 1958. Xem Professor G. H. C. BODENHAUSEN, Director of BIRPI (nay là WIPO), Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, trang 89.

[iv] Xem thêm https://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement

[v] Khuyến nghị của WIPO năm 1999 sẽ có giá trị ràng buộc các nước thành viên (trong đó có Việt Nam) của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP. Tên tiếng Anh của nó là Trans-Pacific Partnership Agreement. TPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (đã được ký kết ngày 04/02/2016 tại New Zealand nhưng vẫn phải được quốc hội hoặc nghị viện của ít nhất 6 nước thành viên chiếm 85% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối phê chuẩn thì mới có hiệu lực) có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết rất cao gồm 12 nước thành viên Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. Xem thêm http://www.trungtamwto.vn/tpp/chinh-thuc-ky-ket-hiep-dinh-doi-tac-xuyen-thai-binh-duong-tpp-0

[vi] Xem Summary Report for Question 234 by AIPPI

[vii] Xem Collins Dictionary hoặc truy cập https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/famous

[viii] Chúng tôi cho rằng Điều 32 Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013 đề cập đến nhãn hiệu có ảnh hưởng nhất định (mark with substantial influence) có cùng bản chất pháp lý với nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trong Luật SHTT Việt Nam