ĐỀ XUẤT KHUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÔNG NHẬN VÀ THỰC THI QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM (PHẦN 2)

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Tiến sĩ Phan Ngọc Tâm – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

5. Đánh giá chế định bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng theo Luật SHTT

5.1 Bàn về định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng

Cụm từ “trên toàn lãnh thổ Việt Nam” trong định nghĩa “nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam” có ý nghĩa tương đương với phạm vi được công chúng đại chúng biết tới (public at large) và dường như trái với “bộ phận công chúng có liên quan” (relevant sector of public) theo TRIPs và Khuyến nghị WIPO năm 1999. Cụm từ này cũng bị xem là mâu thuẫn với Điều 75.1 Luật SHTT chỉ yêu cầu đối với bộ phận công chúng liên quan khi chứng minh yếu tố “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo”

Thuật ngữ “tiêu chí” ở điều 75 nên được thay bằng “yếu tố” vì tiêu chí vốn có nghĩa là nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn theo đó một thứ gì đó được quyết định, dễ dẫn đến hiểu lầm rằng cả 8 yếu tố của Điều 75 phải được thỏa mãn. Hơn nữa, chúng tôi thiết nghĩ 8 yếu tố nên được xem xét giản lược bớt vì chúng bị xem là gánh nặng đối với chủ Nhãn hiệu nổi tiếng , khác với 6 yếu tố của Khuyến nghị WIPO năm 1999. Mặt khác, cách diễn đạt có thể gây hiểu nhầm trong quá trình thu thập chứng cứ và đánh giá quyết định Nhãn hiệu nổi tiếng . Ví dụ: số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thường được hiểu là yêu cầu một con số cụ thể số lượng người tiêu dùng biết đến

5.2 Bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng trong thủ tục xác lập quyền theo điểm i khoản 2 Điều 74

Quy định hiện tại “nhãn hiệu xin đăng ký sẽ phải bị từ chối nếu nó chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đã đăng ký, dùng cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự, hoặc dùng cho hàng hóa/dịch vụ không tương tự với điều kiện việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của Nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của Nhãn hiệu nổi tiếng ” chỉ thuần túy liên quan đến Nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký mà không bao gồm Nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký ở Việt Nam. Do vậy xem ra Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, cụ thể là chưa bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký. Ngoài ra, thiếu vắng nguyên tắc xác định thời điểm nhãn hiệu có trước bắt đầu nổi tiếng[ix] dẫn đến sai lầm cấp bảo hộ quá rộng và không đúng bản chất khách quan. Hơn nữa, hiện nay đang diễn ra tình trạng phổ biến là thẩm định viên tự quyết định hoặc ”tự phong” nhãn hiệu có trước là nổi tiếng để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu, cũng như họ có khuynh hướng đánh đồng phạm vi bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng là như nhau.

Bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng trong thực thi quyền theo điểm d khoản 1 Điều 129

Quy định hiện hành “một hành vi bị xem là xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu nổi tiếng nếu hành vi đó liên quan đến việc sử dụng (trong thương mại) dấu hiệu trùng hoặc tương tự với Nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm cả dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ Nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa/dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa/dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ mang Nhãn hiệu nổi tiếng với điều kiện việc sử dụng này hoặc gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó và chủ sở hữu Nhãn hiệu nổi tiếng ” không đề cập đến bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký, không xác định phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký, không đăng ký cũng như không giới hạn phạm vi bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách quy định thời điểm xác định tình trạng bắt đầu nổi tiếng

Chúng tôi cũng cho rằng quy định hiện hành nêu trên rất tiếc đã không đặt ra quy tắc phân định ranh giới giữa nhãn hiệu bị nghi ngờ xâm phạm sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ nào không tương tự hoặc không liên quan mà có thể bị xem là xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu nổi tiếng và những hàng hóa/dịch vụ nào thì không bị coi là xâm phạm quyền. Hậu quả “gây ấn tượng sai lệch” bị xem là chưa đủ để kết luận hành vi xâm phạm Nhãn hiệu nổi tiếng trong trường hợp nhãn hiệu bị nghi ngờ xâm phạm sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ không trùng/không tương tự. Bắt buộc phải có thêm yếu tố “lợi ích của chủ Nhãn hiệu nổi tiếng có thể bị thiệt hại do hành vi sử dụng đó”

6. Đề xuất sửa đổi chế định bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng

Điều 4.20 nên được sửa lại thành:

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có danh tiếng và được biết đến rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan tại Việt Nam

Nên loại bỏ điểm (i) khoản 2 ra khỏi điều 74 và gộp nội dung điều này kèm theo sửa đổi thích hợp với điểm d) khoản 1 điều 129 để giải quyết được: (a) chấm dứt tình trạng “tự phong” Nhãn hiệu nổi tiếng làm căn cứ từ chối các nhãn hiệu xin đăng ký, (b) bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng thông qua cả xác lập quyền và xử lý hành vi xâm phạm quyền, (c) đặt ra nguyên tắc về điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và sự khác nhau giữa Nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký và Nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký ở Việt Nam.

Bổ sung thêm Điều 75a trên cơ sở gộp điều 74.2(i) và điều 129.1(d)

Điều 75a. Nguyên tắc bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng

1. Nếu bất kỳ quyền đối với nhãn hiệu được biết tới rộng rãi bởi công chúng liên quan tại Việt Nam bị xâm phạm thì chủ nhãn hiệu đó có thể thực hiện các quy định có liên quan của luật này để yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu được cho là nổi tiếng đó.

2. Việc xem xét công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được tiến hành trên cơ sở có yêu cầu của các bên liên quan và dựa trên thông tin, tài liệu và chứng cứ của mỗi vụ việc.

3. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà có đơn yêu cầu của một trong các bên liên quan yêu cầu công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 75a của Luật này thì Cục SHTT có thể, tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó, xem xét công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu trong vụ việc là nổi tiếng

4. Trong quá trình xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hoặc các tranh chấp khác liên quan đến nhãn hiệu, các bên liên quan, phù hợp với quy định của Điều 75a, có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 200 Luật này công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu trong vụ việc là nổi tiếng.

5. Trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự hoặc hành chính liên quan đến nhãn hiệu, các bên liên quan có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền, tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó, xem xét công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu trong vụ việc là nổi tiếng

6. Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của Nhãn hiệu nổi tiếng của bên thứ ba mà Nhãn hiệu nổi tiếng này chưa được đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng trùng hoặc tương tự, và với điều kiện có thể gây nhầm lẫn cho công chúng và gây thiệt hại đến lợi ích của chủ Nhãn hiệu nổi tiếng thì dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó trong thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu nổi tiếng .

7.Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của Nhãn hiệu nổi tiếng của bên thứ ba mà Nhãn hiệu nổi tiếng này đã đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng không trùng hoặc không tương tự, và với điều kiện có thể gây ấn tượng sai lệch cho công chúng và làm tổn hại đến lợi ích của chủ Nhãn hiệu nổi tiếng thì dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó trong thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu nổi tiếng

Điều 75 nên được sửa lại như sau:

Điều 75 – Các yếu tố phải xem xét trước khi công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng

Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan
Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký
Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền
Giá trị gắn liền với nhãn hiệu

Cơ chế phối hợp bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng giữa các cơ quan thực thi bao gồm cả tòa án có thể được xây dựng thành một điều luật mới, trong đó chúng tôi đề xuất như sau:

Khái niệm công chúng có liên quan:

Người tiêu dùng có liên quan đến đến một chủng loại hàng hóa/dịch vụ nhất định mang nhãn hiệu,
nhà sản xuất hoặc ung ứng hàng hóa/dịch vụ đó,
người bán và những người khác có tham gia hoặc có liên quan đến kênh phân phối hàng hóa/dich vụ đó.

Nguyên tắc xem xét quyết định công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng

Toà án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Cục SHTT là một trong các cơ quan có thẩm quyền quyết định Nhãn hiệu nổi tiếng
Không cơ quan nào được coi bất kỳ yếu tố nào mang tính tiên quyết, không được từ chối công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng chỉ vì lý do người nộp yêu cầu công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng không đáp ứng toàn bộ 5 yếu tố.
Quyết định công nhận hay không công nhận Nhãn hiệu nổi tiếng là điều kiện tiên quyết để quyết định giải quyết đơn phản đối, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực, khởi kiện vụ án dân sự hoặc xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu mà có tuyên bố là Nhãn hiệu nổi tiếng
Bên có liên quan còn lại trong vụ việc phải được trao cơ hội phản đối bằng chứng hoặc tuyên bố cuả bên kia rằng nhãn hiệu của bên kia là nổi tiếng.

(3) Trường hợp chủ đơn không đồng ý với thông báo/quyết định từ chối của Cục SHTT mà đã khiếu nại trên cơ sở Nhãn hiệu nổi tiếng thì:

Nộp đơn phản đối dựa trên căn cứ yêu cầu công nhận nhãn hiệu của mình là nổi tiếng cùng với nghĩa vụ chứng minh theo điều 75 sửa đổi
nộp đơn hủy bỏ hiệu lực nếu nhãn hiệu có trước được đăng ký chưa quá 5 năm, trừ trường hợp có động cơ bad faith
nộp đơn yêu cầu không công nhận nhãn hiệu có trước không đăng ký là nổi tiếng

(4) Tòa án không được tự động công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng ngay cả trong trường hợp một bên đồng ý với tuyên bố của bên kia rằng nhãn hiệu của bên kia là nổi tiếng. Các trường hợp được thụ lý bởi tòa:

Nguyên đơn khởi kiện bị đơn về hành vi xâm phạm theo Điều 75a
Bên liên quan khởi kiện vụ án hành chính chống lại quyết định công nhận/không công nhận của cơ quan thực thi
Nguyên đơn khởi kiện hành vi xâm phạm nhãn hiệu nhưng bị đơn có yêu cầu phản tố tuyên bố nhãn hiệu của nguyên đơn là bản sao, bản bắt chước hoặc là bản dịch của nhãn hiệu có trước của nó mà không đăng ký hoặc có đăng ký ở Việt Nam nhưng được xem là Nhãn hiệu nổi tiếng thì tòa án sẽ phải xem xét quyết định nhãn hiệu có trước này có phải là Nhãn hiệu nổi tiếng hay không
Nguyên đơn khởi kiện bị đơn trên cơ sở tên doanh nghiệp của bị đơn trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu nổi tiếng của nó

(5) Trước khi nguyên đơn khởi kiện cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà nhãn hiệu này đã được công nhận là nổi tiếng bởi một trong các cơ quan thực thi mà bị đơn không phản đối nhãn hiệu này là nổi tiếng thì tòa án sẽ xác nhận nhãn hiệu đó là nổi tiếng. Trường hợp bị đơn phản đối thì nguyên đơn có nghĩa vụ tiếp tục phải chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng

(6) Về trường hợp nhãn hiệu bị cho là xâm phạm trong vụ việc này mà đã được coi là nổi tiếng theo một quyết định hành chính hoặc bản án của tòa án trong một vụ việc khác thì cơ quan thực thi có thể quyết định công nhận NH trong vụ việc này là nổi tiếng nếu:

Vụ việc sau có tính chất tương tự với vụ việc trước
Bên kia không phản đối hoặc phản đối không có căn cứ

(7) Trường hợp Nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký và việc sử dụng hoặc đăng ký nhãn hiệu này trong vụ tranh chấp gắn liền với hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự như quy định tại Điều 75a.6 Luật SHTT, cơ quan thực thi đã thụ lý, có thể kết luận rằng sẽ được coi là đủ gây ra nhầm lẫn cho bộ phận công chúng có liên quan về nguồn gốc thương mại của Nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu trong vụ tranh chấp nếu có đủ căn cứ để tin rằng nhãn hiệu trong vụ tranh chấp và Nhãn hiệu nổi tiếng có mối liên hệ với nhau theo cách đặc biệt thông qua sự liên tưởng về mối quan hệ công ty mẹ-con, công ty liên kết hoặc quan hệ li-xăng

(8) Trường hợp Nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký và việc sử dụng hoặc đăng ký nhãn hiệu trong vụ tranh chấp gắn liền với hàng hóa/dịch vụ không trùng hoặc không tương tự như quy định tại Điều 75a.6 Luật SHTT, cơ quan thực thi đã thụ lý, có thể kết luận rằng sẽ được coi là đủ gây ấn tượng sai lệch cho bộ phận công chúng có liên quan nếu có đủ căn cứ để tin rằng nhãn hiệu trong vụ tranh chấp và Nhãn hiệu nổi tiếng được liên tưởng với nhau ở một mức độ đáng kể, qua đó làm yếu đi đặc tính phân biệt và làm lu mờ uy tín kinh doanh của Nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường, hoặc lợi dụng uy tín của Nhãn hiệu nổi tiếng

(9) Trường hợp một bên trong thủ tục phản đối, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực, yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hoặc khởi kiện yêu cầu ngăn cấm bên kia sử dụng nhãn hiệu hoặc tên doanh nghiệp trùng hoặc tương tự với Nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký của bên có yêu cầu đó liên quan đến sản phẩm không trùng hoặc không tương tự thì cơ quan đã thụ lý vụ tranh chấp sẽ quyết định, tùy theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở xem xét toàn diện các yếu tố sau:

Mức độ của đặc tính phân biệt của Nhãn hiệu nổi tiếng
Mức độ mà Nhãn hiệu nổi tiếng được biết tới rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc tên doanh nghiệp trong vụ kiện;
Mức độ của mối liên hệ giữa hàng hóa mang Nhãn hiệu nổi tiếng và hàng hóa mang nhãn hiệu hoặc tên doanh nghiệp trong vụ kiện
Ý định của bị đơn liên quan đến việc sử dụng Nhãn hiệu nổi tiếng hoặc sử dụng Nhãn hiệu nổi tiếng làm tên doanh nghiệp
Bất kỳ yếu tố có liên quan nào khác.

(10) Hướng dẫn yêu cầu cung cấp bằng chứng chứng minh Nhãn hiệu nổi tiếng . Tài liệu bằng chứng dưới đây có thể được xem xét là bằng chứng chứng minh Nhãn hiệu nổi tiếng phù hợp với Điều 75a Luật SHTT:

Bằng chứng chứng minh mức độ biết đến và công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng liên quan
Tài liệu chứng minh quá trình sử dụng nhãn hiệu, trong đó bao gồm thông tin bằng chứng thể hiện lịch sử ra đời, phạm vi sử dụng và khu vực địa lý đã đăng ký. Đối với nhãn hiệu chưa đăng ký thuộc đối tượng yêu cầu xem xét công nhận là nổi tiếng thì tài liệu chứng minh quá trình sử dụng phải thể hiện được ít nhất 5 năm. Đối với nhãn hiệu đã đăng ký các tài liệu chứng minh này không được ít hơn 3 năm
Bằng chứng chứng minh quá trình, mức độ và phạm vi địa lý của bất kỳ hoạt động quảng cáo, quảng bá nhãn hiệu, trong đó đặc biệt bao gồm thông tin bằng chứng thể hiện các hoạt động bán hàng và quảng bá nhãn hiệu gồm cả chi phí để tiến hành công việc đó, phạm vi địa lý, dạng thức tiến hành quảng cáo và tần suất quảng cáo có liên quan đến nhãn hiệu
Bằng chứng khác chứng tỏ nhãn hiệu đã được công nhận là nổi tiếng ở bất kỳ đâu trên thế giới (nếu có)
Tài liệu bằng chứng khác để từ đó có thể suy luận được nhãn hiệu yêu cầu xem xét là Nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm nhưng không giới hạn ở doanh thu/doanh số, thị phần, lợi nhuận, thuế đã trả.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có năng lực và kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, xác lập quyền, đại diện pháp lý tham gia xử lý hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Trong trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

[ix] Thời điểm nhãn hiệu bắt đầu nổi tiếng có thể tìm thấy trong vụ Apple Inc. kiện Cơ quan khiếu nại và giải quyết tranh chấp nhãn hiệu (TRAB) – Bộ Công thương, Trung Quốc liên quan đến nhãn hiệu Iphone. Ngày 31/03/2016 Tòa cấp cao Bắc Kinh đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Apple Inc. chống lại quyết định của TRAB về việc giữ nguyên kết luận từ chối bảo hộ của Cơ quan nhãn hiệu Trung Quốc (CTMO) đối với nhãn hiệu IPHONE ở nhóm 18 của Xington Tiandi Technologies (Beijing) Ltd. Phán quyết lập luận rằng:

Không đủ bằng chứng để chứng minh rằng nhãn hiệu có trước IPHONE của Apple đã giành được tình trạng nổi tiếng trước ngày nộp đơn nhãn hiệu Iphone của Xington, cụ thể là 29/9/2007. Hầu hết các bằng chứng được viện dẫn bởi Apple chứng minh cho quá trình sử dụng đều sau ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của Xington. Apple bắt đầu giới thiệu sản phẩm IPHONE của nó tháng 6/2007 nhưng đã không bắt đầu bán điện thoại Iphone cho đến trước tháng 10/2009
Tòa cũng cho rằng không có căn cứ chứng minh rằng việc đăng ký nhãn hiệu IPHONE ở nhóm 18 của Xington là trái với quy định của Điều 10.1.8 Luật nhãn hiệu 2013 (dấu hiệu xin đăng ký gây băng hoại đạo đức xã hội và tập quán lành mạnh hoặc có tác động tiêu cực)

Xem thêm tại http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/china/a-closer-look-at-the-iphone-and-face-book-trademark-cases-in-china.