Hướng dẫn Đăng ký Nhãn hiệu/Thương hiệu tại Hoa Kỳ

Nhãn hiệu/Thương hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khác với pháp luật Việt Nam nơi mà chỉ bảo hộ cho các dấu hiệu nhìn thấy như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó có kèm theo màu sắc, luật pháp Hoa Kỳ còn có thể chấp thuận bảo hộ thêm cho các dấu hiệu không nhìn thấy hay còn gọi là nhãn hiệu phi truyền thống chẳng hạn như nhãn hiệu mùi vị, âm thanh. 

Cơ quan chịu trách nhiệm nhận đơn, xét nghiệm và bảo hộ Nhãn hiệu được nộp tại Hoa Kỳ là Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (viết tắt là “USPTO”)

2. PHƯƠNG THỨC BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Quý Công ty có thể lựa chọn một trong 2 phương thức nộp đơn sau đây để yêu cầu bảo hộ Nhãn hiệu của mình tại Hoa Kỳ:

a.    Nộp đơn trực tiếp vào Hoa Kỳ thông qua một công ty luật của Hoa Kỳ (hay còn gọi là “Đăng ký quốc gia”); hoặc

b.    Nộp đơn gián tiếp vào Hoa Kỳ thông qua Hệ thống Madrid gồm trên 90 nước thành viên trong đó có Hoa Kỳ (hay còn gọi là “Đăng ký quốc tế”)

3. KINH NGHIỆM TRÁNH BỊ TỪ CHỐI BẢO HỘ 

Gần giống như Luật SHTT của Việt Nam, Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ quy định Nhãn hiệu được bảo hộ phải đáp ứng 2 điều kiện:

a.     Có chức năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ cùng loại mà được sản xuất/cung ứng bởi các chủ thể khác nhau; và

b.    Không tương tự tới mức nhẫm lẫn với nhãn hiệu của người khác mà đã được đăng ký hoặc được nộp đơn hoặc được sử dụng trước ngày nộp đơn Nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. 

Ví dụ: Nhãn hiệu T.MARKEY cho sản phẩm giày ở nhóm 25 và nhãn hiệu TEE MARQEE dùng cho sản phẩm áo sơ-mi ở nhóm 25 sẽ bị coi là gây nhầm lẫn với nhau.

Khuyến nghị:  Quý Công ty nên nghiên cứu kỹ và tra cứu khả năng đăng ký của Nhãn hiệu trước khi nộp đơn để tránh nguy cơ bị từ chối bởi USPTO.

4. KHÍA CẠNH ĐẶC BIỆT LƯU Ý TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN

Quý Công ty bắt buộc phải cung cấp thông tin cho USPTO về việc lựa chọn một Căn Cứ Nộp Đơn trong số các Căn Cứ Nộp Đơn dưới đây:

4.1  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), nghĩa là nhãn hiệu được xác định là đã sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ nộp đơn này thì Quý Công ty phải cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên nhãn hiệu đó gắn liền với sản phẩm đăng ký tại lãnh thổ Hoa Kỳ;

4.2  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), nghĩa là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nó chưa được sử dụng tại Hoa Kỳ. Nếu sử dụng căn cứ nộp đơn này thì USPTO sẽ chỉ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu sau khi USPTO ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) và sau khi Chủ đơn nộp Tuyên bố bắt đầu sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; hoặc

4.3  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(d), nghĩa là Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép người nộp đơn dựa vào đơn xin đăng ký chính nhãn hiệu này nộp ở nước ngoài (chưa được bảo hộ) để nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu lựa chọn căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ đình chỉ việc xét nghiệm đơn ở Hoa Kỳ và chỉ cấp văn bằng bảo hộ sau khi người nộp đơn cung cấp bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.

4.4  Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(e) của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ được hiểu là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nhãn hiệu này đã được cấp đăng ký ở Việt Nam. Điểm đặc biệt của căn cứ nộp đơn này là USPTO chỉ cấp đăng ký cho nhãn hiệu này (mà không yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng) khi và chỉ khi Quý Công ty cung cấp bản dịch và bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam.

4.5 Trong trường hợp nhãn hiệu dự định được nộp dưới dạng đăng ký quốc tế thì đơn đăng ký nhãn hiệu này đều phải sử dụng chung một căn cứ nộp đơn duy nhất là theo Điều §66(a), hay còn gọi là dựa theo đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Căn cứ nộp đơn theo điều §66(a) được đánh giá là có lợi nhất đối với chủ nhãn hiệu ở chỗ nhãn hiệu nộp ở Hoa Kỳ sẽ được cấp đăng ký (giả định không tìm thấy căn cứ từ chối do xung đột với quyền của nhãn hiệu có trước) mà USPTO không yêu cầu Quý Công ty phải cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hoặc bản sao và bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

 5. SƠ LƯỢC VỀ TRÌNH TỰ XÉT NGHIỆM

Nếu không có trở ngại nào phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, thông thường chỉ mất khoảng   từ 7-9 tháng để nhận được Đăng ký nhãn hiệu do USPTO cấp. Theo Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, ví dụ một nhãn hiệu được nộp theoĐiều §44(d) và (e) sẽ được xét nghiệm như sau:

5.1   Trong vòng 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn, Nhãn hiệu sẽ được xét nghiệm cả về hình thức và nội dung bởi USPTO để kết luận liệu nhãn hiệu này có tuân thủ quy định về hình thức (phân loại hàng hóa/dịch vụ, tư cách người nộp đơn, Cơ sở nộp đơn,…) và về nội dung (có khả năng tự phân biệt không, có gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác không);

5.2  Nếu không có từ chối nào được đưa ra bởi USPTO, Nhãn hiệu sẽ được chấp thuận Công bố trên Công báo trong vòng 3 tuần kể từ khi USPTO gửi thông báo Công bố đơn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Công bố, bất kỳ người thứ 3 nào cũng có quyền nộp đơn phản đối đối với Nhãn hiệu đã công bố;

5.3  Nếu không có đơn phản đối nào được nộp trong thời hạn quy định, trong vòng 3 tháng tính từ khi hết thời hạn phản đối và với điều kiện có bằng chứng chứng tỏ người nộp đơn đã cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục SHTT Việt Nam, USPTO sẽ cấp đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn. Cuối của bản Hướng dẫn này là mẫu một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp bởi USPTO.     

6. MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CẦN ĐẶC BIỆT LƯU Ý SAU KHI ĐƯỢC CẤP ĐĂNG KÝ

Để đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu sau khi đăng ký, pháp luật Hoa Kỳ quy định rất chặt chẽ về nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký, Quý Công ty cần đặc biệt lưu ý các quy định sau: 

6.1  Ngoại trừ trường hợp nhãn hiệu được nộp theo Điều §1(a), trong vòng 1 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 5 kể từ ngày được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO, chủ nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 5 theo điều §8 hoặc điều §71 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ;

 6.2 Đối với các trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều §1(a), §1(b), §44(d) hoặc §44(e), trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 9 và nộp yêu cầu Gia hạn hiệu lực (hay còn gọi là Tuyên bố kép theo điều §8 và điều §9 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ).

 6.3 Đối với trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều §66(a) và đã nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 5 như đề cập tại điểm 6.1 trên đây, trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 9 trong khi đơn yêu cầu Gia hạn hiệu lực đối với đăng ký Mỹ phải được thực hiện bằng cách nộp đơn gia hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế (trong đó bao gồm Hoa Kỳ) cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) có trụ sở ở Thụy Sĩ.  

7. TÀI LIỆU YÊU CẦU ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 

• Mẫu nhãn hiệu dự định bảo hộ gửi qua email dưới dạng PDF hoặc JPG

• Giấy ủy quyền, 1 bản, không cần công chứng/chứng thực chữ ký

• Hàng hoá/Dịch vụ gắn liền với nhãn hiệu dự định đăng ký.

• Lựa chọn một trong các Căn cứ nộp đơn nêu ở mục 4 nêu trên.
  

8. CHI PHÍ DỰ KIẾN

Trong trường hợp đơn đăng ký không bị từ chối bởi USPTO hoặc không bị phản đối bởi bên thứ 3, chi phí tối thiếu trọn gói được áp dụng đối với việc đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là 810USD đã gồm cả VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nộp bằng chứng sử dụng