Hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam

Vài nét về tiến trình hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam

Thủ tục hủy hiệu lực đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Luật SHTT 2005 sửa đổi năm 2009, theo đó, bên thứ ba bất kỳ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền huỷ bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu.

Theo Luật SHTT, bên thứ ba bất kỳ có thể nộp công văn đề nghị hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu trên căn cứ hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu Điều 96 hoặc chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu quy định tại Điều 95 Luật SHTT. Các đơn đề nghị hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực sẽ được Phòng xử lý khiếu nại và thực thi thuộc Cục SHTT thụ lý và xử lý các vụ việc.

Hậu quả pháp lý của hành vi có thể là đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực ngay tại thời điểm Quyết định hủy hoặc chấm dứt có hiệu lực.

Quyền đề nghị hủy hoặc chấm dứt hiệu lực

Điều 95.4 và 96.3 Luật SHTT quy định cá nhân hoặc tổ chức đều có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, có nghĩa là bên thứ ba bất kỳ đều có quyền đề nghị hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực văn bằng nhãn hiệu mà không cần chứng minh họ có quyền lợi liên quan tới đối tượng bị hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực hay không.

Căn cứ pháp lý hủy hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực

Theo Điều 95 Luật SHTT, văn bằng nhãn hiệu bảo hộ tại Việt Nam và đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam bị hủy hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu trong các trường hợp sau:

a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

đ) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

e) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

Căn cứ Hủy bỏ/ Chấm dứt hiệu lực Nhãn hiệu

Có 2 căn cứ được sử dụng để hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu được Cục SHTT chấp nhận theo Điều 96.1 Luật SHTT là:

a. Người nộp đơn không có quyền đăng ký và cũng không được chuyển nhượng quyền đăng ký nhãn hiệu; hoặc

b. Nhãn hiệu bị hủy bỏ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng;

Theo Điều 96.1 nêu trên, cụm từ “quyền đăng ký” được hiểu là các đối tượng quy định tại Điều 87 Luật SHTT gồm:

a. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

b. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

c. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

d. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

e. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Theo Điều 6 septies Công ước Paris liên quan đến việc hành vi nộp đơn có dụng ý xấu, Điều 87 Luật SHTT cũng quy định nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Theo Điều 96.1 (b), hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu có thể bị xem xét lại khi có đủ căn cứ chứng minh rằng nhãn hiệu đã được cấp là nhãn hiệu có thể bị từ chối tuyệt đối hoặc tương đối tại thời điểm cấp bằng.

Các căn cứ từ chối tuyệt đối theo Điều 96.1 (b) bao gồm:

a. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

b. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

c. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

d. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

e. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Căn cứ từ chối tương đối theo Điều 96.1(b) bao gồm:

a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

đ) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thời hiệu hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực

Thời hiệu đề nghị hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu là 5 năm kể từ ngày cấp bằng, trừ trường hợp đăng ký nhãn hiệu cấp trên cơ sở không trung thực của người nộp đơn.

Điều đáng lưu ý là Luật SHTT 2005 có hiệu lực từ 01/07/2006, vì vậy các căn cứ hủy hiệu lực nhãn hiệu theo luật này sẽ không áp dụng cho các đăng ký bị hủy hiệu lực trước 1/7/2006

Đặc điểm của các dạng hành vi sử dụng nhãn hiệu liên tục

Nhãn hiệu không sử dụng liên tục trong vòng 05 năm:

Trường hợp nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ bị Cục SHTT từ chối do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước, nếu xét thấy nhãn hiệu có trước có khả năng không sử dụng một phần hoặc toàn bộ danh mục sản phẩm/dịch vụ trên thị trường Việt Nam. Chủ đơn nhãn hiệu bị từ chối có thể tiến hành điều tra thị trường và sử dụng báo cáo này làm căn cứ nộp một đề nghị chấm dứt một phần hoặc toàn bộ cho nhãn hiệu nộp trước nếu không sử dụng 5 năm liên tục để vượt qua trở ngại từ chối thông thường. Theo một báo cáo không chính thức là không dưới 50% tổng số nhãn hiệu đã đăng ký được sử dụng trong thương mại thực tế trong vòng 5 năm;

Gánh nặng chứng minh không sử dụng, theo báo cáo điều tra thị trường về không sử dụng, điều kiện tiên quyết cho bên đề nghị chấm dứt hiệu lực tại thời điểm nộp đơn có thể trong vòng 10 ngày, là 1 báo cáo độc lập của Bộ Công thương;

Để tranh khả năng mất quyền độc quyền, trong thời gian thụ lý, cơ quan đăng ký chủ động liên lạc với các bên bị hủy để tiến hành thương lượng, nếu bên bị hủy chấp thuận cho bên kia đăng ký và sử dụng nhãn hiệu bằng Thư chấp thuận, ngược lại, bên nộp đề nghị hủy sẽ đồng ý rút đơn. Lưu ý rằng, thư chấp thuận bằng văn bản được làm bởi chủ sở hữu nhãn hiệu có trước dùng để từ chối bảo hộ nhãn hiệu thực tế được chấp nhận để khắc phục từ chối.

Tên thương mại/nhãn hiệu sử dụng rộng rãi trước thời điểm nộp đơn

Tên thương mại được bảo hộ tự động tại Việt Nam, không cần đăng ký, bên thứ ba bất kỳ có thể đề nghị hủy bỏ hiệu lực nếu nhãn hiệu bị hủy trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại đang được sử dụng hiên tại và chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm/dịch vụ;

Một trường hợp ngoại lệ được coi là không áp dụng nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên đối với một số nhãn hiệu đó là Luật SHTT Việt Nam cho phép bên thứ ba bất kỳ tiến hành hủy bỏ hiệu lực trên cơ sở sử dụng trước nhãn hiệu không đăng ký trong một số trường hợp nhất định không dựa trên nguyên tắc quyền ưu tiên. Cụ thể là nhãn hiệu không đăng ký chứng minh được rằng nó đã sử dụng rộng rãi và được nhiều người biết đến trước ngày nhãn hiệu bị hủy nộp đơn.

Dụng ý xấu

Mặc dù không có định nghĩa hoặc quy định về việc nộp đơn hoặc đăng ký trên cơ sở dụng ý xấu nhưng ở Việt Nam, các hành vi như “đăng ký không trung thực” hoặc “người đăng ký mà không có quyền đăng ký” quy định tại Điều 96.1 và 96.3 thực tế áp dụng cho xác lập quyền nhãn hiệu. Trong trường hợp này, đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở dụng ý xấu được tuyên bố từ đầu;

Những yếu tố quan trọng xác định dụng ý xấu thường được Cục SHTT chấp thuận là các bằng chứng “người nộp đơn hoàn toàn biết chủ nhãn hiệu thực sự” cũng như “có mối quan hệ” giữa người nộp đơn và chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu thể hiện bằng việc đầu tư, giấy phép hoặc hợp đồng…