Tòa án Chung thẩm:

Trong vụ việc số T-404/13, Tòa án chung thẩm (GC) đã ra phán quyết về khả năng đăng ký của nhãn hiệu chữ "SUBSCRIBE". Sau nhiều sửa đổi cho đơn đăng ký ban đầu, Công ty Bảo hiểm NIIT Technologies đã tìm cách đăng ký dấu hiệu này dưới hình thức nhãn hiệu CTM đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau trong nhóm 9, 16 và 42.

Dấu hiệu "SUBSCRIBE" đã được đăng ký thành công cho một số hàng hoá và dịch vụ như “phần cứng máy tính; máy in; bút; bài báo giấy cũng như dịch vụ thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học và công nghiệp”. Các xét nghiệm viên và Hội đồng phúc thẩm (BoA) đều lần lượt từ chối các nhóm còn lại của đơn, vì cho rằng nhãn hiệu không có khả năng phân biệt đối với các hàng hoá sau và dịch vụ (sản phẩm dịch vụ gây tranh cãi) sau:

phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu và phục hồi hệ thống; chương trình máy tính; điện tử và máy tính trò chơi (Nhóm 9);

chương trình máy tính; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn vận hành; sách, xuất bản phẩm; tạp chí; giảng dạy và giảng dạy vật chất; các ấn phẩm ’(Nhóm 16);

các dịch vụ liên quan đến thiết kế máy tính và lập trình; kỹ thuật máy tính; bảo trì, cho thuê và cập nhật phần mềm máy tính và các chương trình; dịch vụ tư vấn máy tính; dịch vụ thông tin liên quan đến máy vi tính; hệ thống máy tính phân tích và phục hồi dữ liệu máy tính (Nhóm 42)

Cơ quan nhãn hiệu cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký để được hưởng sự độc quyền đối với một thuật ngữ tiếng Anh là ’SUBSCRIBE’ cho dịch vụ thanh toán tiền để nhận về các hàng hóa hoặc dịch vụ. Vì vậy, người tiêu dùng có thể hiểu nhãn hiệu giống như một lời mời để đăng ký các sản phẩm và tất cả đều có thể được mua lại bằng cách đăng ký.

Trong đơn khiếu nại, người nộp đơn cho rằng BoA đã sai lầm khi cho rằng dấu hiệu không có đặc điểm nào có thể phân biệt. Đó là việc mua bán các sản phẩm nhóm 9 không phải theo thông lệ chung là phải đăng ký. Vì vậy, công chúng có liên quan sẽ không liên tưởng bất kỳ ý nghĩa mô tả nào của thuật ngữ ’SUBSCRIBE’ liên quan đến các sản phẩm này với. Đối với các sản phẩm tranh chấp thuộc nhóm 16 và 42, người nộp đơn tuyên bố rằng các sản phẩm thường xuyên được mua qua một hệ thống đăng ký. Công chúng có liên quan sẽ thấy phương pháp phân phối này như là một điều tất yếu và do đó không nhận thức được nhãn hiệu mô tả các sản phẩm. Kết quả là, các dấu hiệu có thể được dùng như là một khẩu hiệu chỉ nguồn gốc thương mại của tất cả các sản phẩm gây tranh cãi. Theo người nộp đơn, phán quyết của BoA đã vi phạm nguyên tắc bình đẳng và trái với Điều. 56 của TFEU.

GC bác bỏ đơn kháng cáo toàn bộ. Thứ nhất, Tòa án xác nhận phát hiện của BoA về việc nhãn hiệu thiếu tính phân biệt đối với các sản phẩm tranh chấp Điều. 7 (1) (b) CTMR. Tất cả các sản phẩm này có thể được mua bằng cách sử dụng một thuê bao. Vì vậy, khi đối mặt với những dấu hiệu "SUBSCRIBE" trong kết nối với các sản phẩm tranh chấp, công chúng có liên quan dễ hiểu nhãn hiệu ám chỉ khả năng có thể có được các sản phẩm bằng cách đăng ký. Tòa án cho rằng lập luận của người nộp đơn là việc “mua sản phẩm thông qua đăng ký không phải là hành vi phổ biến” để đăng ký các sản phẩm tranh chấp chỉ là điểm thứ yếu. Quan trọng là phải cân nhắc, nghi ngờ về khả năng mô tả của nhãn hiệu có thể trở thành yếu tố liên quan nếu việc phản đối đã được đưa ra trên cơ sở của Điều. 7 (1) (c) CTMR.

Liên quan đến dấu hiệu mô tả chất lượng trong câu khẩu hiệu, Tòa án đề cập đến các tiêu chí đặt ra trong "Vorsprung durch Technik" (xem vụ việc C-398/08 P, báo cáo ở đây). Trong trường hợp này, CJEU thấy rằng ngay cả một khẩu hiệu quảng cáo cũng có thể chỉ ra nguồn gốc thương mại của hàng hóa. Đây có thể là một vấn đề, đặc biệt nếu câu khẩu hiệu sở hữu một thành ngữ độc đáo nào đó mà có thể khiến người tiêu dùng phải yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, GC phát hiện ra rằng các yêu cầu này không được đáp ứng trong trường hợp hiện tại. Người nộp đơn không cho thấy những cách khác mà trong đó người tiêu dùng trung bình sẽ giải thích luôn thuật ngữ ’SUBSCRIBE’.

Thứ hai, BoA đã không vi phạm các nguyên tắc bình đẳng. Tòa án khẳng định rằng OHIM phải tuân thủ nguyên tắc này và có tính đến việc các quyết định phải được áp dụng tương tự với các đơn nhãn hiệu. Tuy nhiên, điều này không cho phép người nộp đơn để được hưởng lợi từ một hành động có thể là trái pháp luật vì lợi ích của người khác. Mỗi quyết định phải được dựa trên các tình tiết của vụ án tại thời điểm xét xử và trước đó đã không trao quyền đăng ký đối với nhãn hiệu được đăng ký (cho một vị trí tương tự như trường hợp tại vụ TA € ’291/12 và T-539/11, báo cáo ở đây).

Thứ ba, quyết định của BoA không cấu thành một vi phạm nào theo Điều 56 của TFEU, vì từ chối đăng ký nhãn hiệu không làm sai lệch các điều kiện cạnh tranh, cản trở sự di chuyển tự do hàng hóa và dịch vụ. Nhãn hiệu hàng hoá chiếm một phần quan trọng trong hệ thống các cạnh tranh lành mạnh. Khả năng đăng ký nhãn hiệu tuy có thể bị giới hạn vì những lý do liên quan đến lợi ích công cộng. Theo đó, Điều. 7 (1) (b) CTMR theo đuổi các lợi ích chung của việc bảo đảm nguồn gốc của sản phẩm hay dịch vụ được ghi nhận cho người tiêu dùng, mà không có bất kỳ khả năng gây nhầm lẫn.

Lập luận của Tòa án khi đánh giá tính phân biệt của nhãn hiệu là thính giác và tính thuyết phục. Điều. 7 (1) (b) CTMR ngăn chặn việc đăng ký một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng sẽ hoàn toàn cảm nhận như là một lời mời để mua hàng (hoặc trong trường hợp hiện tại, để đăng ký) các sản phẩm trong đơn đăng ký. Theo logic của GC, hoàn toàn là hợp lý khi giả định rằng người tiêu dùng trung bình ít có khả năng hiểu được những dấu hiệu "SUBSCRIBE" như là một dấu hiệu cho thấy nguồn gốc thương mại, nếu dấu hiệu được sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng trung bình dự kiến để có thể đăng ký.

Tuy nhiên, kết quả tổng thể là không hoàn toàn thỏa đáng. Sẽ là khó khăn cho những người hành nghề khi dự đoán khả năng dấu hiệu ’SUBSCRIBE’ có thể được đăng ký như một nhãn hiệu. Ví dụ như, rất khó để tìm ra lý do tại sao các dấu hiệu nêu trên lại được đăng ký thành công cho "dịch vụ thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học và công nghiệp”, trong khi nó không được coi là có khả năng phân biệt cho"dịch vụ thông tin liên quan đến máy tính”. Do sự giống nhau của các dịch vụ này, người ta có thể lập luận rằng các đơn đăng ký nhãn hiệu nên đã được ứng xử như nhau trong cả hai trường hợp.

(Bài viết đăng trên website http://www.marques.org/, ngôn ngữ: Tiếng Anh)

Nguồn: http://www.marques.org/class46/default.asp