Tòa Chung thẩm: Dụng ý xấu và cuộc chiến nhãn hiệu “Salini” ở Italy

Trong vụ việc T321/10, SA PAR. Srl đã đăng ký nhãn hiệu cộng đồng (CTM) “GRUPPO SALINI” cho các dịch vụ thuộc nhóm 36, 37 và 42. Salini Costructtori SpA khiếu nại việc đăng ký không hợp pháp trên căn cứ theo điều 52.1(b) và điều 53.1(b) của Quy định về nhãn hiệu cộng đồng (CTMR – Quy định 207/2009 của EC), cùng với điều 8.1(b) cũng như điều 53.1(c) kết hợp với điều 8.4(c) của Quy định về nhãn hiệu cộng đồng (CTMR – Quy định 207/2009 của EC), trên cơ sở nhãn hiệu “SALINI” đã được sử dụng ở Italy cho dịch vụ “kinh doanh bất động sản; xây dựng công trình; sửa chữa; dịch vụ lắp đặt và thiết lập”.

Phòng Hủy hiệu lực đã từ chối yêu cầu hủy bỏ đăng ký vì cho rằng việc sử dụng dấu hiệu trong phạm vi hoạt động thương mại chỉ có ý nghĩa ở phạm vi địa phương và không đủ để chứng minh trên cơ sở các bằng chứng của việc sử dụng đã được nộp. Hơn nữa, người nộp chấm dứt hiệu lực không chứng minh được dụng ý xấu của người nộp đơn.

Hội đồng Khiếu nại đầu tiên đã hủy quyết định trên. Thứ nhất, văn phòng này cho rằng do bản chất của dịch vụ chứa những công việc liên quan đến kỹ thuật, khách hàng liên quan đang làm việc cho công trình hoặc các gói xây dựng tư nhân trong khuôn khổ của hồ sơ dự thầu đấu thầu. Do đó, các tài liệu đã nộp cho thấy việc sử dụng tên “SALINI” đủ minh chứng sự nổi tiếng của nhãn hiệu tại Italy, theo ý nghĩa điều 6 của Công ước Paris, phần về các dịch vụ.

Thứ hai, có nguy cơ về sự nhầm lẫn các dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau giữa dấu hiệu “SALINI” có trước kết hợp với từ “COSTRUTTORI” và nhãn hiệu cộng đồng (CTM) đang tranh chấp, vì các thành tố “GRUPPO” và “COSTRUTTORI” (nghĩa là nhà thầu và nhà xây dựng) có tính mô tả cho các dịch vụ liên quan.

Thứ ba, Hội đồng Phúc thẩm nhận thấy rằng có dụng ý xấu khi đơn đăng ký của nhãn hiệu Cộng đồng (CTM) có thể gây thiệt hại cho bên thứ ba vì hành động đáng chê trách về mặt đạo đức hoặc trong thương mại, cụ thể trong trường hợp này:

1)   Người nộp đơn đã sở hữu một phần vốn đáng kể của công ty GRUPPO SALINI và đã từng giữ những vị trí  Giám đốc nằm trong Ban Giám đốc công ty;

2)   Người nộp đơn không thể bỏ qua việc sử dụng dấu hiệu “SALINI” – đã và đang phát triển thành một trong  những công ty nổi tiếng nhất trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng tại Italy;

3)    Chủ thể tranh chấp đều từng là cổ đông của cả hai công ty, thể hiện ý định sử dụng không hợp lệ nhãn hiệu tranh  chấp này.

Tòa Chung thẩm tán thành quyết định liên quan đến dụng ý xấu của bên nộp đơn (SA PAR. Srl) và bác bỏ kháng cáo.

(Bài viết đăng trên website http://www.marques.org, ngôn ngữ: Tiếng Anh)
Nguồn: https://www.marques.org/class46/Default.asp?XID=BHA3309