Theo Điều 2(1) Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 2015 có hiệu lực từ 1/4/2016, nhãn hiệu có nghĩa rất rộng, cụ thể có thể là bất kỳ ký tự, hình ảnh, dấu hiệu hoặc hình ba chiều hoặc màu sắc hoặc bất kỳ sự kết hợp nào giữa chúng và nhãn hiệu âm thanh. Tuy nhiên, Điều 4(1)(x) quy định cấm đăng ký nhãn hiệu nào, bất kể định nghĩa trên, mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng (well-known among consumers) của người khác khi chỉ dẫn hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người đó, nếu nhãn hiệu này được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ đó hoặc hàng hóa/dịch vụ tương tự[2].

Nhãn hiệu xin đăng ký theo Điều 4(1)(xi) cũng phải bị cấm đăng ký nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của người khác mà đã được nộp đơn trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký, nếu nhãn hiệu này được chỉ định cho hàng hóa hoặc cho dịch vụ có liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký.

Như vậy thoạt đầu tưởng chừng như hai quy định trên có vẻ giống nhau nhưng thực chất chúng có tính chất pháp lý hoàn toàn khác nhau, cụ thể theo Điều 4(1)(xi) thì nhãn hiệu xin đăng ký chỉ bị từ chối đăng ký nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước đã đăng ký cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa/dịch vụ được chỉ định trong nhãn hiệu xin đăng ký. Nói cách khác, quy định này khẳng định nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first to file) được khẳng định trong quy định này, cụ thể nó xác quyết rằng ngày nộp đơn sớm hơn của nhãn hiệu có trước là điều kiện tiên quyết để từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký. Điều 4(1)(x) có ý nghĩa pháp lý khác hẳn ở chỗ nhãn hiệu có trước đó không yêu cầu phải đã đăng ký ở Nhật Bản nhưng nó phải được coi là nổi tiếng đối với người tiêu dùng.

Suy ra theo nghĩa rộng hơn quy định tại Điều 4(1)(x) có mục đích để JPO từ chối việc nộp đơn trái phép nhãn hiệu trùng hoặc tương tự hoặc hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu trái phép đó nếu hàng hóa/dịch vụ được chỉ định trong đơn đăng ký hoặc đăng ký của nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng mà được sử dụng bởi chủ nhãn hiệu thật. Như vậy quy định này không đặt ra yêu cầu nhãn hiệu nổi tiếng phải đăng ký, hay nói cách khác điều này có nghĩa là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ bằng cách ngăn cấm hoặc hủy bỏ đăng ký của bên khác ngay cả khi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập bằng văn bằng bảo hộ ở Nhật Bản[3]. Ngoại trừ áp dụng quy định này đối với hành vi sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng mà được cụ thể hóa trong UCPA, chúng tôi cho rằng quy định này tuân thủ nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Điều 6bis Công ước Paris mà quy định rằng nước thành viên phải từ chối, hủy bỏ và cấm sử dụng nhãn hiệu cấu thành bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch (kể cả phần cơ bản của nhãn hiệu đó) mà có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc phần cơ bản của nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng cho hàng hóa trùng hoặc tương tự.

Yếu tố “nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng” trong Điều 4(1)(x) được làm rõ trong hướng dẫn xét nghiệm nhãn hiệu của JPO, cụ thể những nhãn hiệu này không chỉ bao gồm nhãn hiệu mà được biết rộng rãi bởi người tiêu dùng cuối cùng mà còn bao gồm cả nhãn hiệu mà được biết rộng rãi bởi thương nhân trong lĩnh vực đó, và cũng không chỉ bao gồm nhãn hiệu được biết tới trên khắp Nhật Bản mà còn bao gồm cả nhãn hiệu chỉ được biết tới rộng rãi bởi một khu vực nhất định.

Nhãn hiệu nổi tiếng còn được Nhật Bản bảo vệ trong trường hợp bên khác đăng ký với mục đích không lành mạnh bao gồm cả nhãn hiệu nổi tiếng chỉ nổi tiếng ở nước ngoài chứ không nổi tiếng ở Nhật Bản, cụ thể Điều 4(1)(xix) quy định cấm đăng ký nhãn hiệu nào, mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản hoặc ở nước ngoài khi nó chỉ dẫn hàng hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của người khác, với điều kiện nhãn hiệu này được sử dụng với mục đích không lành mạnh (như dành lợi ích bất chính, có dụng ý gây thiệt hại cho người khác, hoặc các mục đích không lành mạnh khác).

Cần lưu ý thêm rằng Điều 4(1)(x) và Điều 4(1)(xi) dù không đề cập trực tiếp tới yếu tố “gây nhầm lẫn” vốn thường thấy trong các quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ở nhiều nước nhưng xét về bản chất thuộc tính “gây nhầm lẫn” – một trong những thuộc tính cốt lõi của luật nhãn hiệu – đã được ngụ ý thông qua yếu tố khách quan gồm đặc điểm trùng hoặc tương tự của các nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng.

Nhãn hiệu nổi tiếng còn được bảo hộ ở cấp độ cao hơn so với các Điều 4(1)(x) và Điều 4(1)(xi) nêu trên khi Điều 4(1)(xv) quy định cấm đăng ký nhãn hiệu mà có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của người khác (không bao gồm trường hợp được quy định tại từ điểm (x) đến (xiv) của điều này). Theo hướng dẫn xét nghiệm nhãn hiệu của JPO thì khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của người khác không chỉ bao gồm trường hợp người tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ có thể bị nhầm về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ liên quan mà đã nhận biết nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác mà còn phải bao gồm cả tình huống người tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ có thể bị nhầm về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ có liên quan mà đã nhận biết nhầm lẫn rằng nó có mối liên hệ với hoạt động kinh doanh của một người mà có mối quan hệ về tổ chức hoặc kinh tế[4].

Cũng theo JPO thì để đánh giá khả năng một nhãn hiệu “có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của người khác” thì cần phải xem xét đánh giá toàn diện 5 yếu tố sau:

(a) Nhãn hiệu của người khác được biết đến như thế nào (tức là mức độ hoặc tính chất phổ biến của quảng cáo, quảng bá)?

(b) Liệu nhãn hiệu của người khác có phải nhãn hiệu được tự tạo ra hay không?

(c) Liệu nhãn hiệu của người khác có phải là nhãn hiệu chủ (house mark) không?

(d) Liệu có khả năng kinh doanh đa ngành không?

(e) Liệu có bất kỳ mối quan hệ nào giữa hàng hóa, dịch vụ hoặc giữa hàng hóa và dịch vụ hay không?

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng yếu tố (a) phải được hiểu nó không nhất thiết yêu cầu nhãn hiệu thuộc đối tượng xem xét là nổi tiếng phải nổi tiếng ở khắp Nhật Bản. Trường hợp một nhãn hiệu có một phần của nó chỉ dẫn đến nhãn hiệu nổi tiếng của người khác thì xét nghiệm viên có thể xử lý bằng cách sau:

1. Nhãn hiệu được đánh giá tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký của người khác và được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa/dịch vụ chỉ định gắn liền với nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký đó thì phải áp dụng Điều 4(1)(xi);
2. Nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ, dù được thừa nhận rằng nó không tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác và hàng hóa/dịch vụ không tương tự với nhau thì về nguyên tắc sẽ rơi vào phạm vi áp dụng của điều này (Điều 4(1)(xv);
3. Nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác nhưng không gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ và hàng hóa/dịch vụ không tương tự với nhau, nếu được sử dụng với mục đích không lành mạnh, thì thuộc phạm vi áp dụng của Điều 4(1)(xix).

Như vậy có thể thấy rằng Điều 4(1)(xv) có phạm vi rộng hơn Điều 4(1)(xi) và rất giống với tinh thần của Điều 16(3) Hiệp định TRIPs quy định rằng nước thành viên có nghĩa vụ phải bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ngay cả khi hàng hóa/dịch vụ không tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký với điều kiện việc sử dụng nhãn hiệu đó có thể chỉ ra mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ đó với chủ nhãn hiệu đã đăng ký, và lợi ích của chủ nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị tổn hại bởi việc sử dụng đó.

Vậy ngày nộp đơn hoặc bắt đầu sử dụng bởi một người, người mà đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác mặc dù hàng hóa/dịch vụ không tương tự với nhau có ý nghĩa pháp lý như thế nào tính đến ngày mà chủ nhãn hiệu nổi tiếng phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu trước JPO? Vấn đề này tuy không được quy định trong Điều 6bis Công ước Paris cũng như Hiệp định TRIPs nhưng nó được đề cập trong Khuyến nghị của WIPO năm 1999 mang tính chất xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng. Khuyến nghị của WIPO năm 1999 quy định rằng nước thành viên có nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại việc đăng ký hoặc sử dụng (a) nhãn hiệu xung đột, (b) tên thương mại, và (c) tên miền internet ít nhất tính từ thời điểm nhãn hiệu trở thành nổi tiếng ở nước thành viên đó. Quy định này không áp dụng để giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu nổi tiếng và chỉ dẫn địa lý mặc dù nước TV có thể tự do quy định phạm vi bảo hộ rộng hơn.

Về vấn đề xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, Nhật Bản có quan điểm tương tự khi quy định tại Điều 4(3) rằng các khoản (x), (xv) và (xix) của Điều 4 không áp dụng đối với nhãn hiệu mà thuộc đối tượng điều chỉnh của các khoản này nhưng lại không rơi vào các khoản này vào thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, EU, Canada, Trung Quốc, Thailand. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.