Một số đề xuất sửa đổi bổ sung

liên quan đến hoàn thiện chế định nhãn hiệu trong Luật SHTT[1]

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

vinh@bross.vn

(Bài viết này đã được đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam số 10/2017. Xem đường link: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2017&no=19 )

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực chất là bảo hộ quyền độc quyền khai thác và sử dụng các tài sản trí tuệ cho các các cá nhân hoặc tổ chức đã tạo ra các quyền sở hữu trí tuệ đó, để thông qua đó hướng tới mục tiêu khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội nhưng lại phải đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng[2].

Cân bằng lợi ích giữa chủ thể quyền với các chủ thể khác trong xã hội rõ ràng là một trong những mục tiêu lớn nhất của pháp luật sở hữu trí tuệ mà chính mục tiêu này nếu được đảm bảo vận hành đúng đắn trong quá xác lập và thực thi quyền thì pháp luật sở hữu trí tuệ còn có thể giúp hiện thực hóa mục tiêu của pháp luật cạnh tranh là cổ súy cho tự do cạnh tranh lành mạnh, cùng đem lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng.

Để có thể tiếp tục hoàn thiện tốt hơn mục tiêu vĩ mô trên, chúng tôi xin được trình bày một vài bình luận và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật SHTT liên quan đến nhãn hiệu.

1. Bổ sung quy định chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu đã đăng ký nhưng bị xem là mất chức năng nhãn hiệu

Luật SHTT hiện hành không có quy định cho phép bên thứ ba chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu mà đã đăng ký[3] nhưng bị xem là đã mất chức năng chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ trên thương trường. Tại thời điểm cấp bảo hộ một dấu hiệu xin đăng ký có thể thỏa mãn chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại – điều kiện cần và đủ để được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu - nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như chủ sở hữu không kịp thời ngăn chặn hiện tượng nhãn hiệu đó trở thành tên thông thường (generic name) của hàng hóa/dịch vụ trong một khoảng thời gian đủ dài, dẫn đến nhãn hiệu đó mất tính chất phân biệt hàng hóa/dịch vụ cùng loại mà hệ quả là nhãn hiệu đó không còn khả năng đóng vai trò là chỉ dẫn nguồn gốc nữa. Aspirin, Escalator, Linoleum, Cellophane, Inox,… vốn đều là các nhãn hiệu được bảo hộ nhưng đã bị xem là mất chức năng nhãn hiệu ở một hoặc vài lãnh thổ.

Theo điều 5.6(2) Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực trong năm 2018, một trong các bên tham gia Hiệp định phải quy định rằng nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực, sau ngày mà nó đã được đăng ký do kết quả của việc làm hoặc không làm bởi chủ sở hữu, dẫn đến nhãn hiệu đó trở thành tên gọi thông thường trong thương mại gắn liền với sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó đã được đăng ký[4]. Căn cứ chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu theo EVFTA có nguồn gốc từ Quy chế của Hội đồng Châu Âu số 207/2009 ngày 26/02/2009, trong đó quy định rằng quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu cộng đồng phải bị tuyên bố chấm dứt trên cơ sở nộp yêu cầu cho cơ quan nhãn hiệu hoặc trên cơ sở phản tố trong thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền[5].

Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ hay còn gọi là Lanham Act cũng có quy định tương tự về vấn đề trên, cụ thể nó quy định rằng vào bất kỳ thời điểm nào nếu một nhãn hiệu đã đăng ký trở thành tên gọi thông thường cho hàng hóa/dịch vụ hoặc một phần của hàng hóa/dịch vụ mà đã đăng ký đều có thể bị chấm dứt hiệu lực bởi bất kỳ người nào mà tin rằng anh ta có thể bị thiệt hại do sự tồn tại của đăng ký nhãn hiệu đó[6]. Tuy nhiên, trạng thái trở thành tên gọi chung được Hoa Kỳ làm rõ hơn so với EU, cụ thể nó quy định rằng nếu nhãn hiệu đăng ký trở thành tên gọi chung cho một số hàng hóa/dịch vụ mà nó đã đăng ký thì đơn chấm dứt chỉ có thể yêu cầu cho hàng hóa/dịch vụ đó. Mặt khác, một nhãn hiệu đã đăng ký sẽ không thể bị xem là tên gọi chung của hàng hóa/dịch vụ chỉ vì lý do nó được dùng làm tên hoặc để nhận diện một sản phẩm/dịch vụ duy nhất. Ý nghĩa của nhãn hiệu đăng ký được đánh giá bởi công chúng có liên quan hơn là bởi động cơ của người mua hàng phải được coi là phép thử nghiệm để xác định liệu nhãn hiệu đăng ký đã trở nên generic hay không.

Như vậy, một mặt để tuân thủ các cam kết quốc tê đặc biệt là EVFTA nêu trên và mặt khác góp phần đảm bảo một môi trường pháp lý minh bạch và công bằng liên quan đến nhãn hiệu, phù hợp với chuẩn mực chung của thế giới, quy định về chấm dứt hiệu lực đối với các nhãn hiệu đã đăng ký nhưng bị xem là generic nên được bổ sung thành điểm h thuộc khoản 1 Điều 95 Luật SHTT, cụ thể:

“…Nhãn hiệu đăng ký đã trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa/dịch vụ.”

2. Hạn chế tình trạng không sử dụng nhãn hiệu và chống hiện tượng đầu cơ nhãn hiệu bằng cách sửa đổi khái niệm “sử dụng” thành “sử dụng thực sự”

Theo dữ liệu đăng ký nhãn hiệu quốc gia và đăng ký quốc tế qua hệ thống Madird chỉ định hoặc mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam thì tính trung bình hàng năm Việt Nam xử lý khoảng 40,000 đơn nhãn hiệu trong đó đơn Madrid thường chỉ chiếm khoảng 20%. Số lượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp trên cơ sở nộp dưới dạng đăng ký quốc gia được tích lũy tính đến thời điểm tháng 5/2017 là khoảng trên 280,000 và số lượng đăng ký quốc tế còn hiệu lực chỉ định hoặc mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam là 108,327[7]. Theo một số báo cáo thì số lượng đơn nhãn hiệu tăng khoảng 10% hoặc cao hơn 10% so với năm trước liền kề. Hiện nay cũng không có thống kê nào xác định chính xác bao nhiêu % số lượng nhãn hiệu đăng ký được đưa vào sử dụng trên thương trường.

Theo quan điểm của chúng tôi, số lượng các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc phạm vi hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu không được sử dụng là không hề nhỏ vì một số lý do chẳng hạn như số lượng văn bằng bảo hộ được cấp đã lên tới con số gần 300,000, các văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thường được nộp dưới dạng đơn có nhiều nhóm và nhiều sản phẩm, số lượng doanh nghiệp Việt Nam phá sản hoặc giải thể khá cao[8]. Mục đích của pháp luật nhãn hiệu là để chủ sở hữu đưa sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu vào sử dụng trong thương mại chứ pháp luật nhãn hiệu không phải là công cụ để đầu cơ nhãn hiệu và càng không phải là chỉ để ghi nhận sự bảo hộ các nhãn hiệu đó trong đăng bạ quốc gia khi mà người tiêu dùng không bao giờ nhìn thấy chúng. Hiển nhiên thấy rằng biện pháp chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu không được đưa vào sử dụng trong 5 năm liên tục là một biện pháp đúng đắn ở chỗ một mặt giúp loại bỏ các nhãn hiệu không được sử dụng để cho phép các doanh nghiệp mới chuẩn bị gia nhập thị trường và mặt khác buộc các chủ sở hữu nhãn hiệu phải đưa nhãn hiệu vào sử dụng trong thương mại. Tuy nhiên, hiện tượng lẩn tránh quy định này bằng sử dụng giả cách[9] đang ngày càng trở nên phổ biến, ví dụ như chủ nhãn hiệu có thể chỉ cần đăng một vài mẩu quảng cáo nhỏ trên một số tờ báo cũng có thể chống lại thành công yêu cầu chấm dứt hiệu lực trong khi trên thực tế nhãn hiệu này không được thực sự sử dụng trong thương mại.

Để loại bỏ các nhãn hiệu không sử dụng, điểm d khoản 1 Điều 95 Luật SHTT quy định văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Tuy vậy, vấn đề mấu chốt ở đây chính là khái niệm sử dụng nhãn hiệu theo quy định tại khoản 5 điều 124 Luật SHTT[10] vốn không mang ý nghĩa bắt buộc việc sử dụng nhãn hiệu phải là sử dụng thực sự (genuine use hoặc bona fide use) và điều luật này cũng không quy định liệu có được xem như là sử dụng hay không sử dụng nhãn hiệu nếu sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu trên thương trường khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Về vấn đề này, pháp luật các nước quy định rõ ràng hơn, chẳng hạn như pháp luật nhãn hiệu Cộng đồng chung Châu Âu quy định nếu trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu không đem nhãn hiệu cộng đồng vào sử dụng thực sự (genuine use) ở Cộng đồng chung Châu Âu cho hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký, hoặc việc sử dụng này đã bị đình chỉ trong khoảng thời gian liên tục 5 năm thì nhãn hiệu cộng đồng đó phải bị chấm dứt hiệu lực, trừ khi có lý do chính đáng biện hộ cho việc không sử dụng. Sử dụng nhãn hiệu cộng đồng ở hình thức khác về chi tiết mà không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu ở trạng thái đã đăng ký cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu[11]

Từ các phân tích trên, chúng tôi đề xuất bổ sung và làm rõ quy định liên quan đến sử dụng nhãn hiệu trong Luật SHTT hiện hành, cụ thể có thể bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 95 hoặc thêm khoản 8 Điều 124. Việc bổ sung khoản 8 điều 124 theo chúng tôi được xem là hợp lý hơn, theo đó quy định như sau:

“Sử dụng nhãn hiệu theo khoản 5 điều này được hiểu là sử dụng một cách thực sự trong thương mại liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký. Trong trường hợp nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại chỉ khác về chi tiết mà không dẫn đến làm thay đổi đặc tính phân biệt so với nhãn hiệu đăng ký được thể hiện trong văn bằng bảo hộ thì việc sử dụng này cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu.”

3. Bổ sung nguyên tắc chung về giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với bản quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác có trước

Xung đột giữa các đối tượng sở hữu trí tuệ trong quá trình xác lập và thực thi quyền độc quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ là hiện tượng xuất hiện khá phổ biến trên thế giới. Hiểu một cách đơn giản hiện tượng xung đột giữa các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện khi cùng một đối tượng sở hữu trí tuệ có thể cùng lúc thỏa mãn tiêu chuẩn bảo hộ của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Ví dụ 1: logo của hãng xe BMW vừa được coi là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ theo luật bản quyền tác giả nhưng vừa đáp ứng đặc tính chỉ dẫn nguồn gốc để được coi là nhãn hiệu. Ví dụ 2: trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là hình ảnh bao bì của một sản phẩm cũng có thể đồng thời thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ để được coi là nhãn hiệu hoặc thậm chí bao bì sản phẩm đó cũng có thể đủ tiêu chuẩn bảo hộ dưới dạng bản quyền tác giả (tác phẩm mỹ thuật ứng dụng). Như vậy, theo ví dụ 1 thì quyền tác giả đối với logo BMW xung đột với quyền nhãn hiệu BMW và trong ví dụ 2 xung đột xuất hiện liên quan đến 3 đối tượng gồm kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và quyền tác giả.

Nếu tất cả các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ xung đột nêu trên thuộc cùng một chủ sở hữu thì về cơ bản không có vấn đề gì xảy ra, trừ vấn đề chồng lấn quyền (overlapping) vốn đang gây đau đầu cho giới khoa học pháp lý ở nhiều nước vì người ta cho rằng mục tiêu giới hạn thời hạn bảo hộ của luật (chẳng hạn như pháp luật kiểu dáng công nghiệp của Việt Nam chỉ cho phép một KDCN được bảo hộ tối đa 15 năm, hết thời hạn đó lẽ ra nó phải trở thành tài sản chung của xã hội thì nó lại tiếp tục được bảo hộ bằng luật nhãn hiệu hoặc/và luật bản quyền khiến cho đối tượng đó vô hình chung trở thành quá dài hoặc gần như mãi mãi) sẽ bị vô hiệu hóa.

Tuy vậy, câu chuyện pháp lý sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều nếu các đối tượng sở hữu trí tuệ nêu trên được nộp đơn hoặc đăng ký bởi các chủ thể khác nhau. Sự tồn tại của hiện tượng này ắt sẽ dẫn đến các tranh chấp pháp lý phức tạp, kéo dài thậm chí có thể làm vô hiệu cả mục tiêu chung của pháp luật cũng như cả bộ máy thực thi quyền sở hữu trí tuệ[12]. Để có thể giải quyết được xung đột pháp lý này, luật pháp các nước đều nỗ lực xây dựng nguyên tắc pháp lý linh hoạt để giải quyết xung đột với nhãn hiệu để vừa đảm bảo quá trình xét nghiệm không bị diễn ra quá dài vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu các quyền có trước bằng cách cho phép họ được phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu nếu có bằng chứng chứng minh rằng đối tượng được cấp bảo hộ xâm phạm quyền có trước vốn đã tồn tại dưới dạng quyền sở hữu trí tuệ khác như bản quyền tác giả hay kiểu dáng công nghiệp.

Nhìn sang Cộng đồng chung Châu Âu, theo Quy chế của Hội đồng Châu Âu số 207/2009, nguyên tắc giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả quy định rằng một nhãn hiệu cộng đồng cũng sẽ phải bị tuyên bố vô hiệu trên cơ sở có yêu cầu của bên thứ ba hoặc trên cơ sở phản tố thuộc thủ tục xử lý hành vi xâm phạm nếu việc sử dụng nhãn hiệu này phải bị cấm do xung đột với quyền có trước như bản quyền tác giả hoặc kiểu dáng công nghiệp[13].

Tương tự như EU nhưng khái quát hơn, Trung Quốc cũng đưa nguyên tắc chung giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với các quyền có trước, chẳng hạn như Luật nhãn hiệu Trung Quốc quy định cấm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu xâm phạm quyền có trước của người khác[14]. Nguyên tắc giải quyết xung đột được thiết kế khái quát ở Trung Quốc theo chúng tôi là rất phù hợp vì nguyên tắc này được hiểu là các quyền có trước phải được tôn trọng và không thể bị xâm phạm và mặt khác cách quy định khái quát này cho phép dẫn chiếu đến nhiều loại quyền có trước như tên thương mại, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý.

Luật SHTT của Việt Nam có xây dựng quy tắc giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với các quyền sở hữu trí tuệ khác như tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và kiểu dáng công nghiệp[15] nhưng lại thiếu vắng việc giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với bản quyền tác giả - vấn đề mà thường rất hay xảy ra trên thực tiễn. Ở cấp độ văn bản dưới luật, nguyên tắc giải quyết xung đột với các quyền có trước được tìm thấy ở Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 (Nghị định 103 sửa đổi) quy định về nguyên tắc tôn trọng quyền có trước, theo đó quy định rằng quyền sở hữu công nghiệp có thể bị huỷ bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước. Vấn đề xung đột giữa nhãn hiệu và bản quyền tác giả được quy định ở Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi, theo đó một nhãn hiệu hình hoặc chứa dấu hiệu hình mà trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình ảnh của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó, phải bị từ chối bảo hộ[16].

Với những phân tích trên, chúng tôi đề xuất nên đưa nguyên tắc chung về giải quyết xung đột với các quyền có trước trong đó bao gồm cả nhãn hiệu, chẳng hạn như nguyên tắc này có thể đưa vào Điều 6 hoặc Điều 7 Luật SHTT. Trường hợp được đưa vào Điều 7 (có lẽ hợp lý hơn), khoản 4 có thể được bổ sung như sau:

Quyền sở hữu trí tuệ có thể bị huỷ bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước.

4. Xác lập rõ ràng hơn các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền nhãn hiệu

Hiệp định về các khía cạnh có liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) cho phép các nước thành viên quy định trong luật quốc gia của mình các nguyên tắc giới hạn quyền độc quyền sở hữu trí tuệ. Điều 17 TRIPs quy định rằng các thành viên có thể quy định những ngoại lệ hạn chế đối với các quyền được cấp liên quan đến một nhãn hiệu hàng hoá, chẳng hạn như việc sử dụng với mục đích lành mạnh những thuật ngữ mô tả, với điều kiện là những ngoại lệ đó có chú ý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá và của những bên thứ ba. Việt Nam đã nội luật hóa quy định của TRIPs vào Điều 125 Luật SHTT, cụ thể liên quan đến nhãn hiệu theo khoản 2 của điều luật này, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây:

b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài;

g) Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó;

h) Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Tuy nhiên, các ngoại lệ này xem ra chưa thực sự phù hợp và đầy đủ nhằm giải quyết tranh chấp giữa quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đăng ký với nhãn hiệu không đăng ký nhưng đã được sử dụng trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu đã đăng ký. Nói cách khác, câu hỏi pháp lý đặt ra là liệu nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với nhãn hiệu có luôn nên và cần thiết phải là nguyên tắc tuyệt đối hay không?.

Vụ tranh chấp “cái cốc đỏ”[17] xảy ra năm 2006 giữa Société des Produits Nestlé S.A. (“Nestlé”) và Gold Roast Viet Nam Co., Ltd (“Gold Roast”) có thể được xem là một ví dụ. Vụ việc này khởi nguyên từ yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hình cái cốc đỏ (có bề mặt màu đỏ và không có bất kỳ dấu hiệu chữ nào trên nó) gắn liền với sản phẩm cà phê ở nhóm 30 thông qua đăng ký quốc tế số 824804 chỉ định Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Lúc đầu Cục SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu này vì cho rằng nó hoàn toàn không có chức năng nhãn hiệu, nhưng sau đó Cục SHTT đã rút từ chối dựa trên cơ sở chủ nhãn hiệu khiếu nại và nộp bằng chứng chứng minh nhãn hiệu này có khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng.

Phát hiện thấy Gold Roast sử dụng một chiếc cốc đỏ in trên bao bì sản phẩm cà phê tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ của mình, Nestlé đã nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ của mình lên Thanh tra Bộ KHCN dựa trên văn bản cho ý kiến chuyên môn của Cục SHTT tháng 10/2006. Thanh tra Bộ KHCN chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở KHCN tỉnh Bình Dương nơi đặt trụ sở của Gold Roast thụ lý giải quyết. Ngày 6/3/2008, Thanh tra Sở KHCN tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 653/QĐ-XPHC xử phạt Gold Coast 100.000.000đ vì đã có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chiếc cốc đỏ của Nestlé đồng thời buộc Goald Roast loại bỏ yếu tố vi phạm.

Trên cơ sở yêu cầu cho ý kiến giám định, đối lập với ý kiến của Cục SHTT, Viện Nghiên cứu sở hữu trí tuệ thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho rằng ý kiến chuyên môn của Cục SHTT là không đúng bản chất khách quan vì (a) nhãn hiệu hình cái cốc của Gold Roast khác biệt về hình thức thể hiện so với nhãn hiệu hình cái cốc của Nestlé được sử dụng trên bao bì, (b) Gold Roast đã sử dụng bao bì chứa hình cái cốc một cách rộng rãi ở Việt Nam trong suốt thời gian dài và liên tục từ năm 1996 cho đến năm 2004 – thời điểm mà Nestlé mới được chấp nhận bảo hộ sau khi nộp đơn khiếu nại kèm theo bằng chứng sử dụng chống lại từ chối bảo hộ của Cục SHTT

Việt Nam là quốc gia theo hệ thống dân luật, theo đó trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là nguyên tắc cơ bản mang tính quyết định đối với việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp dựa trên ngày ưu tiên sớm nhất (ngày nộp đơn sớm nhất). Tuy nhiên, nguyên tắc này trên thực tế không phải là nguyên tắc tuyệt đối nếu nhìn rộng ra các đối tượng sở hữu công nghiệp khác như sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, xem ra có vẻ như Luật SHTT còn phân biệt đối xử giữa sáng chế, kiểu dáng công nghiệp với nhãn hiệu. Cụ thể, Luật SHTT giới hạn phạm vi áp dụng của nguyên tắc nộp đơn đầu tiên khi thừa nhận quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là hợp pháp và hành vi sử dụng của người có quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp[18].

Tuy nhiên, khác với việc Việt Nam chưa thừa nhận ngoại lệ không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu có sau đã được nộp đơn/đăng ký trong khi nhãn hiệu có trước không đăng ký nhưng lại được sử dụng trước, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên bị phủ nhận trong trường hợp nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên[19]. Nói cách khác, dưới góc độc xác lập quyền nhãn hiệu, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên không phải là tuyệt đối.

Vì các lẽ trên, chúng tôi thấy rằng nên luật hóa ngoại lệ không xâm phạm quyền độc quyền nhãn hiệu đã đăng ký nếu nhãn hiệu không đăng ký đã được sử dụng trước nếu nhãn hiệu không đăng ký đã sử dụng trước này đáp ứng một số điều kiện tương tự như quy định của điều 74(2)(g). Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu ba chiều đã được đăng ký bởi bên thứ ba trong một số trường hợp cũng nên được xem là ngoại lệ không xâm phạm quyền nếu nhãn hiệu ba chiều đã đăng ký về cơ bản có bản chất là hình dáng của sản phẩm hoặc mang tính chức năng. Theo đó, chúng tôi đề xuất bổ sung ngoại lệ không xâm phạm quyền nhãn hiệu, chẳng hạn như thêm khoản (i) vào Điều 125 Luật SHTT:

Sử dụng nhãn hiệu mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký gắn liền với hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự với điều kiện việc sử dụng nhãn hiệu đó được thừa nhận là rộng rãi trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của nhãn hiệu đã đăng ký. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký có quyền yêu cầu bên sử dụng nhãn hiệu kia phải giữ nguyên phạm vi sử dụng như ban đầu và phải bổ sung thêm các chỉ dẫn phụ khác vào nhãn hiệu của mình nhằm mục đích tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có năng lực và kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, xác lập quyền, đại diện pháp lý tham gia xử lý hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Trong trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.